CE-11001-03-24-000-2015-00148-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / FORMA TRIDIMENSIONAL USUAL – Chupeta en la clase 30 / REQUISITO DE DISTINTIVIDAD – No se cumple y resulta irregistrable el signo consistente en la forma invertida de una fresa. Chupeta La Sala considera que la forma tridimensional registrada es usual en el mercado para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no difiere significativamente de lo que acostumbra un consumidor promedio a encontrar para esos productos en el mercado, en particular chupetas (dulces), toda vez que la presentación de los productos de la citada clase y los empresarios del sector acudirían para indicarles a los consumidores que su producto es precisamente una chupeta, porque no contiene aptitud diferenciadora frente a otros tipos de caramelo para chupar con palo que fabrican y comercializan los competidores, para poder cumplir su función básica de generar la relación con un origen empresarial. Así comparada la forma tridimensional registrada con las formas de otras chupetas, no presenta diferencias sustanciales, por lo que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, la misma no ha dejado de ser usual, toda vez que no presenta una peculiaridad que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial, por lo que no cumple con la función que tiene la marca como es identificar el origen de los productos, garantía de calidad, función publicitaria y fomento a la competencia. Por lo tanto, para la Sala, la forma tridimensional registrada no posee suficiente distintividad, no solo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto no tiene capacidad

de distinguir el producto que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas del mercado. En suma, utilizar la forma invertida de una fresa para presentar el producto, sin que existan elementos adicionales, genera que la forma tridimensional registrada sea usual de dicha clase de productos y, como consecuencia, el producto podría derivar de cualquier productor de confitería, lo cual hace evidente la falta de requisito de distintividad. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida, se configuraron los presupuestos fácticos previstos en las causales de irregistrabilidad de que trata los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada cancelar el registro marcario núm. 514539 correspondiente a la marca tridimensional para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero interesado en el resultado del proceso; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTICULO 135 LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00148-00

Actor: COLOMBINA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad absoluta Tema: Signo Tridimensional - Forma de chupeta usual en el mercado para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombina S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Colombina S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, adecuada a la acción de nulidad absoluta establecida en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, mediante providencia proferida el 7 de septiembre de 20156, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014, “Por la cual se resuelve un 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 1 2 Cfr. Folios 45 a 60 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 4 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 6 Cfr. Folios 92 a 95 recurso de apelación”7, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de una marca TRIDIMENSIONAL, que identifica productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Comestibles Aldor S.A., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones8: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 48654 de fecha 12 de agosto de 2014, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 11177-850, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por COMESTIBLES ALDOR S.A. y se concedió a su nombre el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) en la clase 30 internacional.

2. Que como consecuencia de lo anterior: Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos declarar la falta de distintividad del signo solicitado a registro. Se declare fundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. contra la solicitud de la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) en la clase 30 internacional. Se anule el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) en la clase 30 internacional a nombre de COMESTIBLES ALDOR

S.A.

3. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la

Propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 7 Mediante Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Colombina S.A, y negó la solicitud de registro de la marca Tridimensional solicitada por Comestibles Aldor S.A. 8 Cfr. Folio 46 4.1. Comestibles Aldor S.A., el 23 de diciembre de 2011, solicitó el registro de un

signo como marca TRIDIMENSIONAL9, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 15 de junio de 2012 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 646, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000, por carecer de distintividad, al ser una forma usual y descriptiva de los productos que pretendía identificar. 4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012 y, en su lugar, declarar infundada la oposición y conceder el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 13410 y los literales b) y c) del artículo 13511 de la Decisión 486. 9 Según modelo que obra en la certificación expedida el 25 de febrero de 2015, por la Secretaria Adhoc de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cfr. Folio 71 10 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. 11 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate […]”. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación de la siguiente forma: 6.1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la vulneración del artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto “[…] la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza es irregistrable como marca y por lo tanto nula en virtud de que (i) carece de distintividad y (ii) consiste en una forma usual y común de los productos respectivos [….]”12.

Primer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 6.2. Sostuvo que “[…] la finalidad de la marca es crear vínculos marca-producto / producto-origen empresarial. En el caso en cuestión teniendo en cuenta la carencia de distintividad intrínseca de la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) lo anterior no se cumple toda vez que el consumidor no podrá asociar la marca ni a un producto en particular como tampoco a un origen empresarial específico; el registro de marca cuya nulidad se solicita puede ser usada por cualquier empresario siendo tal forma inapropiable por sí misma y por tanto susceptible de ser usada por el ramo de productores de chupetas y susceptible de diferentes usos para productos de la clase 30 internacional. Para que una marca produzca los anteriores vínculos es necesario que la misma cuente con elementos mínimamente distintivos y de fantasía que generen la posibilidad de que en el público consumidor la relacione con el producto y origen empresarial específicos […]”13.

Segundo cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 6.3. Señaló que “[…] el signo solicitado no reúne el mínimo de distintividad o fantasía

para generar un vínculo con el producto, debido a su simpleza y por ser constituido por elementos que no serán percibidos por el público como elementos de fantasía o derivados del ingenio humano como distintivos del tipo de producto frente a otros similares, que les permitan generar las asociaciones señaladas en el punto anterior […]”14. 12 Cfr. Folio 49 13 Cfr. Folios 49 y 50 14 Cfr. Folio 51

Tercer cargo: Violación del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 6.4. Agregó que “[…] la figura de la punta en forma de fresa es una forma que se ha vuelto muy común y usual para muchísimos productos comestibles, entre ellos las chupetas, así como de otras formas de frutas, provenientes de diferentes orígenes empresariales. Es un símbolo usual y común que despierta y llama la atención de los consumidores, particularmente de los niños, quienes lo asocian con un producto agradable y sabroso, con un sabor a fruta, particularmente a fresa. Es decir, se ha convertido en un símbolo general que no puede por lo tanto ser apropiado de manera exclusiva por un solo empresario, privando a los demás competidores de utilizar dicho signo no sólo respecto de chupetas sino respecto de productos alimenticios, confites o de otra calidad […]”15. 6.5. Precisó que, en oportunidad anterior, la parte demandada al estudiar una solicitud de una marca tridimensional de una chupeta en forma de fresa y de otra en forma de naranja, ambas para la clase 30 internacional, manifestó que “[…] si una figura de CHUPETA en su configuración externa consiste en la forma usual de las

chupetas (caramelo con palito que sirve de mango para poder chuparlo), no podrá acceder al registro como marca TRIDIMENSIONAL aun cuando posea otros elementos (por ejemplo caritas, grabados, diseños y figuras), pues la distintividad debe predicarse de la forma de la chupeta en sí misma analizada en sus 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad […]”16 (Subrayado del texto). Contestación de la demanda

7. La parte demandada17, contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 7.1. Afirmó, frente a la supuesta vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, que “[…] el signo concedido, cumple a cabalidad los tres requisitos exigidos en este artículo […]”19, toda vez que “[…] la marca TRIDIMENSIONAL es perceptible por los sentidos en la medida que está compuesta por elementos visuales y táctiles […] la 15 Cfr. Folio 51 16 Cfr. Folio 58 17 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 89 a 92 18 Cfr. Folios 88 a 99 19 Cfr. Folio 111 representación gráfica del signo es evidente a simple vista […] el signo concedido goza de la distintividad […]”20. 7.2. Señaló que “[…] la marca TRIDIMENSIONAL está compuesta por elementos que caracterizan el signo, los cuales son forma, relieve, textura y composición en general, que sin ser una exigencia estética u otorgar un resultado industrial, la identifican y le permiten al consumidor distinguir el producto de otros en el mercado, impidiendo con

esto cualquier confusión […]”21. 7.3. Agregó que “[…] los elementos característicos del signo impiden en forma clara que se presente confusión con productos de la misma clase dentro del mercado, ya que la forma predominante de las chupetas es redonda y la marca TRIDIMENSIONAL concedida es un semicírculo en su parte inferior, seguido de una franja y terminado en una pirámide de punta redonda que simula la presencia de media fresa invertida, por tanto no se genera una situación de confusión al momento de optar por el producto […]”22. Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 7.4. Afirmó, en relación con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, que “[…] la marca goza de distintividad pues contiene características que la hacen diferenciable, permitiéndole al consumidor valorar y seleccionar el producto y su origen empresarial, sin que se presente riesgo alguno de confusión o asociación […]”23. 7.5. Manifestó que “[…] la presencia de la punta piramidal redondeada que simula media fresa invertida, no le resta distintividad a la marca como lo expresa el demandante en su escrito, por el contrario, le otorga características de las que no gozan las demás chupetas dentro del mercado, tal y como se puede verificar en las pruebas aportadas por el apoderado de la sociedad demandante respecto a las búsquedas de google, pues de las imágenes que reposan en el expediente, ninguna de ellas es igual o similar a la marca TRIDIMENSIONAL concedida, constatando con esto que la marca si es distinguible dentro del mercado […]”24. Respecto del cargo de violación del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486

20 Cfr. Folios 111 y 112 21 Cfr. Folio 112 22 Cfr. Folios 112 y 113 23 Cfr. Folio 114 24 Ibídem. 7.6. Adujo, respecto de la supuesta violación del artículo 135 literal c) de la Decisión 486, que “[…] se equivoca el demandante al afirmar que la marca TRIDIMENSIONAL consiste en la forma usual de las chupetas de la clase 30, pues claramente la forma común de las chupetas es netamente redonda, y no en la forma protegida por la Entidad […]”25. 7.7. Finalmente, manifestó que “[…] respecto a las resoluciones enunciadas por el demandante según las cuales se prueba que la marca es irregistrable por consistir en la forma usual de los productos de la clase a la cual pertenecen, queremos poner de presente a su Despacho que las marcas que fueron negadas en esos casos correspondían en una reproducción al idéntico de dos frutas […] Es claro que dichas solicitudes carecían de aportes que dieran distintividad o que permitieran diferenciarlas de otras que se encuentran en el mercado, pues reproducían al idéntico los productos que pretendía identificar (chupeta de fresa y chupeta de naranja), y su concesión llevaría a otorgar derechos de exclusividad sobre la forma de una fruta, lo cual no está permitido por la legislación […]”26.

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 3 de mayo de 201827, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la

interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019,28 en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes. […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 25 Cfr. Folio 115 26 Cfr. Folios 115 y 116 27 Cfr. Folio 179 28 Cfr. Folios 193 a 202

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de septiembre de 201929, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda30, llevó a cabo la audiencia, el 23 de septiembre de 201931, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de

oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada; y la interpretación prejudicial. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 29 Cfr. Folios 223 y 224 30 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 31 Cfr. Folios 81 a 90

13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos.

15. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019; vii) el marco normativo relativo al registro de marcas tridimensionales; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8.32 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8033 de 12 de marzo de 201934, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 32 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 33 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no

asignados a otras secciones. […]”. 34 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

19. El acto administrativo acusado35 es el siguiente: 19.1.Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 201436, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012. En la resolución se indicó: “[…] El signo solicitado pretende distinguir los siguientes productos ‘café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo’, comprendidos en la clase 30 Internacional.

Como se puede observar, el signo solicitado a registro parte de la figura representativa de una fresa invertida, para conformar una chupeta. El Tribunal Andino de Justicia ha sostenido en su jurisprudencia que “la forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie”. (Proceso 04-IP-98).

Así mismo, el tratadista Areán Lalín sostiene que “es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que está permitido, al contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica (…) Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición”. La representación tridimensional descrita y objeto de análisis, se aparta de la forma típica o usual empleada para la presentación de los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado, en tanto no otorga, de manera directa, un atractivo o valor sustancial al producto. En el presente asunto, se evidencia la incorporación de trazos ornamentales sobre una forma representativa de un caramelo o chupeta de caramelo, haciendo que ésta se asemeje a una fresa. Este 35 Se procede a transcribir los apartes más relevantes del acto administrativo acusado sin perjuicio de las citas que se hagan en cada uno de los cargos presentados 36 Cfr. Folios 36 a 42 tipo de trazos no están llamados a satisfacer una exigencia estética requerida por el consumidor del producto, o generan un resultado industrial, como si lo hace la disposición del dulce o caramelo sobre un soporte para su consumo, forma esta respecto de la cual no es posible conferir exclusividad alguna. Otro tanto ocurre con las frutas,

en este caso la fresa, forma que por ser impuesta por la naturaleza no es apropiable, salvo si su representación presenta particulares variaciones, como en el presente caso. Como quiera que los trazos y formas que hacen parte del conjunto no cumplen una determinada funcionalidad, resultan arbitrarios o ‘no necesarios’ y por ende, permiten al consumidor identificar e individualizar el producto, sin que lo anterior signifique la exclusiva apropiación por parte del solicitante del concepto de una chupeta en forma de fresa; ésta recaerá sobre la particular forma dada a dicho elemento. En virtud de lo anterior, el signo solicitado se encuentra provisto de aptitud diferenciadora en relación con los diferentes tipos de chupetas que se encuentran en el mercado y permite su asociación con un origen empresarial, razón por la que se accederá a su registro en tanto no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no sin antes señalar que su protección se dará en consideración al conjunto y no en relación con los elementos aisladamente considerados. En mérito de lo expuesto, RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 65089 del 30 de octubre de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición presentada por la

sociedad Colombina S.A.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder el registro de: La marca : tridimensional

37

Para : ‘Café, té, cacao, azúcar,

distinguir arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas 37 Imagen tomada de consulta realizada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cfr. https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637275515700819097 y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo’, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

Titular : Comestibles Aldor S.A.

Domicilio : Cali, Valle Del Cauca –

Colombia

Dirección : Calle 15 No. 29-69

Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución […]” (Destacado fuera del texto).

El problema jurídico

20. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial,

le corresponde determinar:

21. Si la Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de una marca TRIDIMENSIONAL a Comestibles Aldor S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales,

pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera del artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

22. En este s