CE-11001-03-24-000-2015-00243-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA – Presupuestos. Literal F del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 / SIGNO FIGURATIVO – Para poder ser registrado como marca se requiere que sea susceptible de representación gráfica, sea perceptible y consista en la forma de los productos, sus envases o envolturas / MARCA FIGURATIVA O GRÁFICA Y MARCA TRIDIMENSIONAL – Diferencias / MARCA TRIDIMENSIONAL – Aplicación del Literal f del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 / CATEGORÍA DE MARCAS GRÁFICAS – Puramente gráfica y figurativa / MARCA FIGURATIVA - Aplicación del Literal b del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 / SIGNO GRÁFICO FIGURATIVO – Lo es el que comporta un concepto de suela / MARCA FIGURATIVA – No le es aplicable el literal f del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 [L]a Sala observa, atendiendo a los argumentos de las partes y del tercero con interés directo en el resultado del proceso y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias presuntamente infringidas, que para que prospere el cargo de violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, es necesario que se acrediten los siguientes presupuestos: i) que el signo figurativo sea susceptible de representación gráfica, sea perceptible y consista en la forma de los productos, sus envases o envolturas; y ii) que el signo figurativo no esté incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de la Decisión 486.

Que el signo figurativo sea susceptible de representación gráfica, sea perceptible y consista en la forma de los productos, sus envases o envolturas […] De conformidad con lo expuesto supra, esta Sala encuentra, por un lado, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina separa los conceptos de marca figurativa o gráfica y la marca tridimensional; y, por el otro, que el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 que se refiere a la forma de los productos sus envases o envolturas, corresponde a las marcas tridimensionales y no a las figurativas. Esta Sala observa que el literal b) del artículo 134 de la Decisión 486 establece específicamente una disposición referente a las marcas figurativas o gráficas, pues este incluye “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”. Frente a este literal el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] El artículo 134 literal b) de la Decisión 486 permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como marcas las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas […]”. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que dentro de la categoría de marcas gráficas “[…] se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca

gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización[…]” Ahora bien, la Sala considera que el signo solicitado como marca consiste en un signo gráfico figurativo –en tanto comporta un concepto de suela– y no corresponde a un signo tridimensional, por cuanto el signo se plasma en un plano bidimensional y no permite la idea de volumen. Asimismo, la Sala encuentra que, en el formato de solicitud de registro del signo como marca, la parte demandante señaló en la casilla del tipo de signo que la solicitud correspondía a una solicitud de marca figurativa. En este orden de ideas, la Sala considera que la parte demandada con la expedición de los actos administrativos acusados no vulneró la norma mencionada supra, porque el signo solicitado no corresponde a la forma de los productos, envases o envolturas; y, en ese sentido, el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, invocado por la parte demandante, no resulta aplicable al caso sub examine, en la medida en que aplica únicamente a signos de tipo tridimensional y no figurativo. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA – Presupuestos. Literal F del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 / SIGNO FIGURATIVO – Para poder ser registrado como marca se requiere que cumpla con el requisito de distintividad / REGISTRO DE SIGNO FIGURATIVO – No procede el que comporta un concepto de suela en la Clase 25 por carecer de distintividad intrínseca Atendiendo a que: i) la parte demandante en sus argumentos indicó que el signo

solicitado si cumplía con el requisito de distintividad; y ii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció sobre dicho supuesto en la Interpretación Prejudicial, la Sala procede a analizar este requisito. […]Ahora bien, esta Sala observa que esta Sección ya se ha pronunciado frente a la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 86, pronunciamiento en el que manifestó que “[…] en materia de marcas como la que ocupa la atención del presente fallo, no se limita a la existencia de trazos que emulen una tableta y un color azul, sino que debe entenderse con la aptitud intrínseca de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado un producto o servicio, haciendo posible que el consumidor los seleccione […]”. Esta Sala considera que el signo figurativo solicitado no es intrínsecamente distintivo, toda vez que éste pretende distinguir zapatos, botas y sandalias, productos que tienen suelas que generalmente comportan varios tipos de figuras geométricas. El signo figurativo solicitado, no obstante tener particularidades tales como los 14 círculos en la punta y el talón, ciertamente generará en la mente del consumidor una idea genérica de una suela de zapato y no le brindará información sobre el origen empresarial del producto, ya que las particularidades adicionales del signo –las cuales fueron ampliamente reiteradas por la parte demandante a lo largo de trámite administrativo y del presente proceso– no le brindan carácter distintivo. Los elementos que se resaltan en el signo solicitado no son lo suficientemente contundentes para concluir que el signo generaría una identidad única y lo haría diferente de las formas usuales de

los zapatos. Es importante resaltar que, tal como lo señaló el tercero con interés directo en el resultado del proceso, uno de los propósitos de política pública del derecho marcario es la reducción de costos de búsqueda de los consumidores y claramente un consumidor que haya tenido una buena experiencia con el producto de la parte demandante no podría identificar y seleccionar el producto por el signo FIGURATIVO solicitado, pues este generaría en su mente la imagen de una suela de zapato cualquiera. En este orden de ideas, la Sala considera que las particularidades resaltadas por la parte demandante en el escrito de demanda no son lo suficientemente arbitrarias y relevantes como para poder brindarle al signo el carácter distintivo requerido, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera de 2 de agosto de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2004-00013-01, C.P.

Hernando Sánchez Sánchez (e); de 25 de enero de 2019, Radicación 11001-0324-000-2012-00309-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Corte Constitucional, sentencia C-197/99, Expediente D-2172, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 42 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 80 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 –

ARTÍCULO 149 NUMERAL 8 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 INCISO FINAL / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134

LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / ACUERDO 080 DE 2019 – ARTÍCULO 13

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00243-00

Actor: K-SWISS INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: Diferencias marca figurativa y marca tridimensional. Causales absolutas de irregistrabilidad. Distintividad intrínseca y extrínseca.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por K-Swiss Inc., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núm. 62291 de 25 de octubre de 2013 y 73280 de 4 de diciembre de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES

La demanda 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

1. K-Swiss Inc., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” 6, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 73280 de 4 de diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 62291 de 25 de octubre de 2013, que se adjunta como ANEXO 3, mediante la cual la SIC – Dirección de Signos Distintivos– decidió negar la solicitud de registro de la

marca (figurativa) consistente en un patrón especial con un contorno en forma de suela de zapato, para identificar ‘ZAPATOS, BOTAS Y SANDALIAS’, productos comprendidos dentro de la Clase 25 de la 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 50 3 Cfr. Folios 94 a 119 4 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 6 Esta resolución declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y negó el registro como marca del signo figurativo para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Cfr. Folio 96. Clasificación Internacional de Niza; solicitud radicada bajo el expediente No.

13-119554. 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 73280 de 4 de octubre [sic] de 2014, que se adjunta como ANEXO 4 mediante la cual la SIC – Delegatura para la Propiedad Industrial– decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 62291 de 25 de octubre de 2013, confirmando en su integridad la negación de la marca (figurativa) consistente en un patrón especial con un contorno en forma de suela de zapato, tramitada bajo el expediente No. 13-119554, agotando así la vía gubernativa. 2.3. Que como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho, y dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo, proferir una resolución en la que se conceda el registro de la marca (figurativa) para identificar ‘ZAPATOS, BOTAS y SANDALIAS’, productos comprendidos dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud radicada bajo el expediente 13-119554 […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 15 de mayo de 20138, el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 17 de junio de 2013 en la Gaceta de

Propiedad Industrial núm. 669, la cual fue objeto de oposición por parte de Stanton S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en los literales b), d) y e) del artículo 135 de la Decisión 486. 8 Según consta en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, Expediente núm. 13-119554 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo FIGURATIVO para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 73280 de 4 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina9, en adelante Decisión 486, y los artículos 42 y 80 de la Ley 1437.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Primer cargo: Violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 6.1 Señaló que “[…] el signo es susceptible de representación gráfica y es distintivo para poderse registrar como marca, toda vez que no configura, contrario a lo que menciona la SIC, una forma usual de la suela de zapatos, sino que es un patrón muy específico cuyo contorno es una forma de suela de zapato que le imprime distintividad necesaria para poder establecer un origen empresarial y diferenciarlo de otros patrones cuyos contornos están en forma de suela de zapatos […]”10. 9 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 10 Cfr. Folio 98. 6.2. Manifestó que “[…] la sic en las Resoluciones aquí recurridas se equivoca al considerar simplemente que la marca aquí solicitada corresponde a la forma usual de una suela de zapato y, en tal sentido, afirmar que por esa sola situación la misma carece de distintividad siendo un signo descriptivo respecto de los productos reivindicados de la Clase 25 […]”11. 6.3. Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] la marca figurativa solicitada no corresponde exclusivamente a la forma usual de una suela de zapato. Por el contrario, la particularidad de la estructura figurativa que compone el signo solicitado como marca consiste en un patrón específico cuyo contorno es una forma de suela de zapato, con características gráficas particulares y con detalles

tales como […] 7 círculos en el empeine y 7 en el talón junto con una serie de ranuras de diferentes trazados geométricos específicos que acompañan la grafía interna de la marca […], los cuales no constituyen, en su conjunto e integridad, en elementos exclusivamente descriptivos de formas de productos tales como ‘zapatos, botas y sandalias’ […]”12. 6.4. Adujo que “[…] según el literal f) del artículo 134 anteriormente citado, la forma de los productos es registrable, mientras cumplan los presupuestos del mismo artículo 134 de la Decisión 486, es decir, que sean distintivas y susceptibles de representación gráfica. En ese sentido, no tiene cabida considerar que todo registro de una marca figurativa que involucre la forma de un producto, por ejemplo el contorno de una suela de zapato, para identificar productos tales como ‘zapatos, botas y sandalias’ es, per se, no distintiva inherentemente. En el presente caso, el patrón específico incorporado dentro del contorno de una forma de suela de zapatos no es exclusivamente descriptivo, genérico o usual, dado que el mismo patrón es lo que permite la distintividad de la marca […]13. (Subrayado en el original) 6.5. Reiteró que los méritos distintivos del signo pretendido como marca son “[…] 7 círculos en el empeine y 7 en el talón junto con una serie de ranuras de diferentes trazados geométricos específicos que acompañan la grafía interna de la marca figurativa […]”14. 11 Cfr. Folio 99 12 Ibídem 13 Cfr. Folio 101 14 Cfr. Folio 101 6.6. Concluyó, frente a los argumentos de la parte demandada y del tercero con

interés directo en el resultado del proceso durante el procedimiento administrativo, que “[…] es absolutamente falso, no solo porque el literal f) del artículo 134 establece la posibilidad de registrar formas de productos, mientras sean distintivas, sino porque para denegar una marca por ser intrínsecamente descriptiva o genérica o usual, se debe demostrar que dicha marca es EXCLUSIVAMENTE descriptiva o genérica o usual, lo cual no hace la SIC […]”15. (Destacado y subrayado en el original) Segundo cargo: Violación del artículo 42 de la Ley 1437 6.7. Sostuvo que “[…] la violación se configura por la falta de valoración de las pruebas aportadas para resolver todas las peticiones elevadas tanto en la contestación a la oposición como en el Recurso de Apelación presentado dentro del expediente núm. 13-119554, al sustentar y motivar los actos administrativos impugnados, lo que directamente repercute en la errada interpretación y aplicación de los supuestos que impone la norma previamente mencionada […]”16. 6.8. Manifestó, luego de citar dos expedientes de marcas figurativas, que “[…] el capital informativo recordado le permite a la Honorable Sala Considerar, interpretativamente, que la aplicación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 al caso en concreto fue errónea, pues observamos que no tiene cabida considerar que todo registro de una marca figurativa que involucre la forma de una suela de zapato para identificar productos tales como ‘Zapatos, botas y sandalias’ es, per se, no distintiva inherentemente […]”17. 6.9. Agregó que “[…] la SIC omitió en las Resoluciones impugnadas, responder la

petición expresa de trato igualitario como sujetos de administración [sic]. Esto es, no conceder la marca solicitada porque hay casos similares en los que se conceden, si no concederla teniendo en cuenta argumentos y motivaciones que estén en línea con sus anteriores pronunciamientos […]”18. 15 Cfr. Folio 103 16 Ibídem 17 Cfr. Folio 107 18 Cfr. Folio 110 6.10. Adujo que “[…] omite la SIC, en nuestro sentir de manera arbitraria, pronunciarse sobre casos resueltos por ella, con supuestos de hecho similares, amparándose bajo la autonomía administrativa y la función de tomar decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto, prescindiendo del análisis hecho en los casos mencionados por considerarlos ‘posiblemente no análogos’, pero sin argumentar el por qué de su apreciación […]”19. 6.11. Por último, concluyó que “[…] la inclusión particular de 14 círculos ubicados dentro de la estructura figurativa de la siguiente forma: 7 círculos en el empeine y 7 en el talón junto con una serie de ranuras de diferentes trazados geométricos específicos que acompañan la grafía interna de la marca figurativa aquí pretendida, no impide que, otros competidores resulten perjudicados con ocasión del entorpecimiento de la competencia generado por la limitación del rango de alternativas adecuadas de diseños para identificar los mismo productos de la Clase 25. […] la obtención de derechos marcarios sobre el signo figurativo aquí reivindicado no impide que los demás competidores dupliquen el uso básico

de la forma de las suelas de un zapato, inclusive con diseños en sus suelas, para efectos de crear diseños alternativos que, siendo visualmente perceptibles, sirvan para identificar el origen empresarial de sus productos en clase 25 […]”20.

Tercer cargo: Violación del artículo 80 de la Ley 1437 6.12. Manifestó que “[…] la violación se configura por la falta de motivación en la Resolución que resuelve el Recurso de Apelación así como de los argumentos que deben sustentar los actos administrativos impugnados, lo que directamente repercute en la errada interpretación y aplicación de los supuestos que impone la norma previamente mencionada […]”21. (Subrayado en el original) 6.13. Señaló que la parte demandada “[…] omitió argumentar su decisión de negar la marca (Figurativa) en Clase 25 solicitada, por considerarla poco distintiva, sustentándolo sobre la base de que en su sentir, la figura de la marca solicitada corresponde a una suela usual de cualquier zapato […]”22. (Subrayado en el original) 19 Ibídem. 20 Cfr. Folio 111 21 Cfr. Folio 112 22 Ibídem 6.14. Indicó que “[…] la simple utilización de un contorno en forma de suela de zapato para efectos de integrarla como parte de un todo dentro de una configuración distintiva en particular no genera, inmediatamente, una reducción de aquellas formas usuales y de libre disposición utilizadas para identificar o evocar el origen comercial de productos tales como ‘Zapatos, botas y sandalias’ comprendidos en la Clase 25 […]”23. 6.15. Sostuvo que el hecho de que el signo “[…] se encuentre conformada por

el contorno en forma y/o figura de una suela de zapato, con varias características y patrones especiales, como lo son las anteriormente anotadas, no la hace por sí misma una forma exclusivamente descriptiva de los productos reivindicados de la Clase 25, toda vez que de un estudio general y de un análisis en conjunto del signo aquí solicitado, se puede observar que el mismo adquiere una caracterización especial que le otorga la distintividad requerida para ser registrable, sin que pueda afirmarse que mi representada tendrá con el registro la exclusividad sobre el contorno en forma de suela de zapato, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo solicitado en su integridad y no sobre cada uno de sus elementos considerados de forma aislada […]”24. 6.16. Indicó que “[…] la SIC se limita a negar que la marca (Figurativa) en Clase 25 tenga la distintividad suficiente para ser registrada, sin explicar el fundamente de esta negación dando pruebas que lo sustenten […] observamos con preocupación que la SIC haya proferido las Resoluciones aquí impugnadas motivándolas aparentemente con el argumento de que el signo coincide con la forma usual de un zapato, pero sin bases que soporten dicha afirmación, trasladando inmediatamente la carga de la prueba a mi representada como solicitante, y quebrantando nuevamente el principio de igualdad que inspira nuestro ordenamiento jurídico. Así, la SIC debió aportar elementos probatorios que sustentaran una supuesta falta de distintividad, como por ejemplo muestras de patrones para identificar zapatos que permitieran establecer que el patrón particular de la marca es ‘usual’ o ‘común’. Esto no lo hizo la SIC, faltando al

requisito básico de motivación (argumentada) y basando sus decisiones aquí impugnadas en meras conjeturas sin fundamento legal […]”25. (Subrayado en el original) 23 Ibídem 24 Cfr. Folio 113 25 Cfr. Folio 114 Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada26 contestó la demanda27 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 7.1. Sostuvo que la solicitud de registro marcario “[…] corresponde a una marca figurativa, tal y como se indicó en el formulario de solicitud de registro que obra en el expediente a folio 3, mas no corresponde a una marca tridimensional en los términos del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, cuya violación por parte de esta entidad alega el accionante […]”28. 7.2. Señaló que “[…] incluso si en el presente caso se tratara de la solicitud de registro de una marca tridimensional, la misma no sería registrable, pues tal y como se explicó claramente en las resoluciones demandadas, el signo cuyo registro fue denegado carece de la distintividad requerida por la norma comunitaria andina […]”29. (Subrayado en el original) 7.3. Adujo que “[…] la falta de distintividad del signo solicitado a registro se encuentra erigida como una causal absoluta de irregistrabilidad de la marca, de acuerdo al literal b) del artículo 135 de la Decisión 286 de 2000 […]”30. 7.4. Manifestó que “[…] la marca solicitada se compone exclusivamente de la

figura de una suela de zapato, o de lo que en otra perspectiva podría verse como la figura de un zapato desde la parte inferior del mismo, la cual pretendía identificar en el mercado productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente ‘zapatos, botas y sandalias’. Es decir, el signo denegado se componía exclusivamente de una parte esencial del producto que pretendía identificar en el mercado –esto es la suela del mismo–, o 26 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 214 a 217 27 Cfr. Folios 199 a 213 28 Cfr. Folio 203 29 Cfr. Folio 204 30 Ibídem. desde el punto de vista de que el signo corresponde a la vista inferior de un zapato, el signo denegado se compone exclusivamente del producto que pretendía distinguir. En otras palabras, puede afirmarse que existe identidad entre el producto a identificar y el signo mismo, lo que provoca que el signo no cuente con la distintividad intrínseca requerida […]”31. (Destacado en el original) 7.5. Enfatizó que “[…] el signo denegado no podía ser objeto de registro, pues el consumidor que se encontrare frente a dicho signo no podría de manera alguna identificar el origen empresarial del producto. La marca denegada podría corresponder a cualquier empresario del gremio de calzado que represente figurativamente los productos que comercializa en el mercado, es decir, el consumidor al encontrarse frente al signo no podría individualizar el origen del producto, pues es el signo se confunde con el producto a distinguir en el mercado, o mejor (dependiendo de como sea percibido el signo) resulta idéntico a una parte

esencial del producto a comercializar en el mercado bajo dicho signo […]”32. (Subrayado en el original) 7.6. Señaló, respecto de características del signo alegadas por la parte demandante, que “[…] el consumidor que se encuentre frente al signo denegado, no se percatará de la posición dentro de la suela de lo que la accionante llama círculos –que en realidad corresponden a puntos–, es decir, no identificará al empresario por el hecho de que 7 círculos se encuentren en el empeine y de que 7 círculos se encuentren en el talón, sumado al hecho de que es común gran variedad de suelas de zapatos cuenten con lo que la demandante denomina ‘círculos’ y ‘ranuras de diferentes trazados geométricos’ […]”33. 7.7. Indicó que un consumidor promedio no especializado no le reputará un origen empresarial específico al signo, por cuanto “[…] los círculos y ranuras con trazados geométricos que la accionante alega como distintivos, corresponden únicamente a una variación común de las formas geométricas que son empleadas normalmente en las suelas de zapatos, por lo que no puede afirmarse que las mismas, o la ubicación dentro de la suela de alguna de ellas, otorguen distintividad al producto de manera que el consumidor identifique el origen del producto, sino 31 Cfr. Folio 206 32 Ibídem 33 Cfr. Folios 206 a 207 que por el contrario aquel o [sic] asociará a la composición corriente de una suela de zapato […]”34. 7.8. Citó un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas, en el que se señala que “[…] ‘la falta de carácter distintivo tampoco puede ser puesta en cuestión porque la Sala de Recurso no proporciona ejemplos concretos de pastillas detergentes utilizadas en el comercio. En efecto, esta conclusión puede fundamentarse legalmente en hechos notorios que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, sin que sea necesario proporcionar ejemplos concretos [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de papillote), T-402/02, Rec. P. II-3849, apartado 58]’ […]”35. (Destacado fuera del texto) 7.9. Argumentó que “[…] no obstante el hecho de que la experiencia en el mercado del consumidor promedio se deduce que los círculos y las formas geométricas corresponden normalmente a composiciones utilizadas en las suelas de los zapatos, no puede dejarse de lado el escrito de