CE-11001-03-24-000-2016-00012-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FRITO MIX para identificar productos de la clase 29 y la marca figurativa cuyo titular es Pepsico, Inc previamente registrada en las clases 29 y 30 / MARCA FIGURATIVA – Concepto / SIGNO MIXTO – Concepto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto FRITO MIX por no tener similitud con la marca figurativa de Pepsico, Inc registrada en las clases 29 y 30 En primer lugar, respecto de la marca FIGURATIVA, la Sala observa que consiste en una esfera amarilla atravesada de manera horizontal por una cinta ondulada de color rojo ubicada de tal forma que simula rodear la esfera dorada por el centro. Adicionalmente, cabe destacar que el conjunto de la marca no evoca un concepto o un significado por sí mismo. En segundo lugar, respecto de la marca mixta FRITO MIX, la Sala observa que el elemento nominativo está conformado por las palabras “FRITO” de color rojo y “MIX” de color azul. Por su parte, el elemento gráfico está conformado por un círculo rojo con iluminaciones blancas, atravesado por el elemento nominativo antes descrito, y todo lo anterior rodeado por un semicírculo de color amarillo ubicado en la parte izquierda del signo, el cual, a su vez, está bordeado en su parte externa por un trazo de color naranja. Cabe señalar que los trazos que conforman el elemento gráfico no evocan un concepto o significado por sí mismo. Ahora bien, observando la marca mixta FRITO MIX en su conjunto, la Sala considera que el elemento predominante del mismo es el

nominativo, por cuanto es el que genera mayor impacto y recordación en el público consumidor y es en las palabras donde se centra la fuerza distintiva de la marca, determinando la impresión general que la marca va a suscitar en la mente del consumidor. Además, este es el elemento que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto que identifica la marca. En contraste con lo anterior, el elemento gráfico es accesorio o segundario en el conjunto marcario, y no le añade un concepto adicional o distinto del que se extrae de la lectura del componente nominativo, por lo que no le otorga distintividad adicional al conjunto marcario. Así las cosas, observando las reglas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de marcas mixtas y marcas figurativas, la Sala concluye que no existe identidad ni semejanza entre las marcas comparadas, como quiera que la distintividad de la marca mixta se encuentra en su elemento nominativo, es decir, en las palabras FRITO MIX, y el distintivo de la marca figurativa está en la imagen misma, la cual no expresa un concepto particular, de manera que no se genera riesgo de confusión o asociación alguno. Resulta pertinente aclarar, además, que aún cuando podría creerse que entre la marca FIGURATIVA y el elemento gráfico de la marca mixta existen ciertas similitudes, particularmente en cuanto a los colores reivindicados, es necesario precisar que la marca mixta en su conjunto presenta elementos adicionales y diferenciales, tales como los trazos del elemento gráfico y los colores adicionales que contiene (naranja y azul), que le otorgan distintividad extrínseca a la marca,

evitando cualquier riesgo de semejanza o identidad con la marca FIGURATIVA de la parte demandante. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta FRITO MIX y la marca FIGURATIVA no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FRITO MIX para identificar productos de la clase 29 y la marca figurativa cuyo titular es Pepsico, Inc previamente registrada en las clases 29 y 30 / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto FRITO MIX por no tener similitud con la marca figurativa de Pepsico, Inc registrada en las clases 29 y 30 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante si lo es la marca figurativa de Pepsico, Inc registrada en las clases 29 y 30 ante las diferencias con el signo cuestionado FRITO MIX [L]a Sala considera que no es procedente estudiar el cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 relacionado con la notoriedad de la marca FIGURATIVA, con registros núms. 186.470 y 186.469, que identifican productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que fue establecida la distintividad de la marca

mixta FRITO MIX y la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca FIGURATIVA, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca FIGURATIVA, que genere un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486. REGISTRO MARCARIO – No se anula respecto del signo mixto FRITO MIX para distinguir productos comprendidos en la clase 29 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza porque no se demostró la mala fe [L]a Sala considera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso no obró de mala fe con la solicitud del registro de la marca mixta FRITO MIX para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que la parte demandante no demostró en el proceso dicha mala fe. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo PROTECCIÓN DEL SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00012-00

Actor: PEPSICO, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Cotejo de marca mixta y marca figurativa. Mala fe en el registro marcario.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Pepsico, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 16619 de 11 de marzo de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Pepsico, Inc., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, para que se declare la nulidad de la resolución núm. 16619 de 11 de marzo de 2014, “Por la cual se concede un registro”,5 expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos.

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 4 y 31 2 Cfr. Folios 93 a 113 3 “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

4. Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial […].

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta FRITO MIX, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es el señor Enrique Duarte Rozo, en adelante, el

tercero con interés directo en el resultado del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones6: “[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 16619 del 11 de marzo de 2014, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta FRITO MIX para identificar “productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación ”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a

nombre Enrique Duarte Rozo.

2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución núm. 16619 del 11 de marzo de 2014, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro número 488.555 expedido para la marca mixta FRITO MIX en la Clase 29 Internacional de Niza.

3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

5. Que se condene en costas a la parte demandada […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones: 5 Esta resolución concedió el registro de la marca mixta FRITO MIX, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Cfr. Folio 94 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 11 de septiembre de 2012, el registro como marca del signo mixto FRITO MIX para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 30 de agosto de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 674, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 16619 del 11 de marzo de 2014, concedió el registro como marca del signo mixto FRITO MIX para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y h) 7 del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que “[…] la Resolución acusada es nula, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio violó directamente, por falta de aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]”9.

7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicio a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus producto o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”. 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 9 Cfr. Folio 101 6.2. Señaló que “[…] en virtud de los registros de marca núm. 186.469 y 186.470, concedidos el 10 de mayo de 1996, PepsiCo, Inc., es titular de derechos exclusivos sobre la marca FIGURATIVA en clases 29 y 30, registros que son previos a la solicitud de registro núm. 12.156.034 para la marca mixta FRITO MIX en clase 29, presentada por el señor Enrique duarte Rozo el 11 de septiembre de 2012 […]”10. 6.3. Sostuvo, en relación con el riesgo de confusión en cuanto a los productos que

identifican cada una de las marcas, que “[…] no debe existir debate sobre el hecho que los signos analizados amparan los mismos e idénticos productos en la clase 29 y productos que resultan competitivos en la clase 30, todos éstos amparados por los derechos exclusivos de PepsiCo, Inc. […]”11. 6.4. Afirmó, sobre la marca figurativa de la que es titular, que “[…] la marca FIGURATIVA es utilizada de forma consistente como principal elemento diferenciador de productos de PepsiCo, Inc., al punto que en diferentes jurisdicciones alrededor del mundo y con independencia del elemento nominativo usado por su afiliada o licenciataria local, es la marca FIGURATIVA el elemento constante y principalmente distintivo que informa al consumidor el único origen empresarial de los productos […]”12. 6.5. Añadió, en este sentido, que “[…] un ejemplo es que los consumidores promedio de pasabocas en jurisdicciones como Colombia, México o los Estados Unidos de América encuentran la marca FIGURATIVA usada en conjunto con marca nominativas como MARGARITA, SABRITAS o LAYS, uso que trasciende cualquier barrera idiomática o cultural para informar al consumidor, a través de la marca FIGURATIVA, que estos productos ostentan un origen empresarial único […]”13. 6.6. Argumento que “[…] el vínculo entre los productos de mi representada y su origen empresarial, más allá de cualquier mercado local y con el alcance multinacional que caracteriza las operaciones de mi representada, se genera a partir del uso de la marca FIGURATIVA. No hay duda que la figura de una esfera dorada con sombreado en el costado derecho, ubicada en la parte de arriba y de

forma preponderante en el empaque y rodeada de una cinta curveada del color rojo, que atraviesa enteramente la esfera amarilla, es el común denominador del 10 Ibidem. 11 Cfr. Folio 102 12 Ibidem. 13 Cfr. Folios 102 a 103 logotipo aplicado por PepsiCo, Inc., y sus compañías aliadas en su línea de productos […]”14. 6.7. Aseveró, sobre la marca mixta FRITO MIX, que esta “[…] imita de manera cercana y claramente confundible los principales elementos de la marca FIGURATIVA de mi representada […] Con base en la combinación de colores rojo y amarillo, el señor Duarte recrea la figura de una esfera y una banda que la circunda […]”15. 6.8. Argumentó que “[…] las marcas cotejadas son similarmente confundibles desde el punto de vista visual (trazado) y el conceptual, como se observa a continuación: […] Las marcas generan la misma impresión de conjunto desde el punto de vista visual toda vez que el elemento de diseño del signo solicitado a registro es prácticamente idéntico a la marca FIGURATIVA registrada con anterioridad. En ambos casos, el diseño se compone de un círculo amarillo intersectado o atravesado por una figura roja. Por lo tanto, ambos utilizan las mismas figuras geométricas – un círculo, rodeado en alguna parte de su circunferencia por otra figura y la misa combinación de colores rojo y amarillo […]”16. 6.9. Agregó que “[…] el elemento nominativo FRITO MIX carece de relevancia frente al análisis comparativo de los signos enfrentados, no solo porque su

inclusión no es suficiente para desdibujar la infracción directa de los derechos de mi representada sobre la marca FIGURATIVA, sino también por ser esa expresión inapropiable y descriptiva en marcas de la Clase 29 […]”17. En este sentido, afirmó que “[…] la presencia del elemento FRITO MIX resulta ciertamente irrelevante e insuficiente para evitar el riesgo de confusión y de asociación existente entre el signo controvertido y la marca FIGURATIVA registrada con anterioridad en nombre de mi representada PepsiCo, Inc. […]”18.

Segundo cargo: nulidad por registro marcario obtenido de mala fe 6.10. Afirmó que “[…] el señor Enrique Duarte Roza, obtuvo el registro solicitado con el propósito de defraudar los acuerdos establecidos con las 14 Cfr. Folio 103 15 Ibidem. 16 Cfr. Folio 105 17 Ibidem. 18 Cfr. Folio 106 sociedades demandantes PepsiCo Alimentos Colombia Ltda., y PepsiCo Inc., en la audiencia de conciliación celebrada el 4 de mayo de 2012 […]”19. 6.11. Explicó que, la conducta de mala fe de la parte demandante se configuró cuando, “[…] de manera contraria a derecho, contraria al principio de buena fe comercial arriba explicado y aún en fraude a un acuerdo conciliatorio que hizo tránsito a cosa juzgada, seis (6) días después de vencido el plazo de agotamiento acordado, el 11 de septiembre de 2012, el señor Duarte Rozo solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FRITO MIX, con

los colores rojo y amarillo, a cuyo uso renunció expresamente en el Acta de Conciliación firmada en Armenia el 4 de mayo de 2012 […]”20. 6.12. Concluyó que “[…] el registro concedido en el acto acusado fue obtenido de mala fe, en la medida que a través del mismo el señor Duarte Rozo defraudó no solo los intereses fundados de mis representadas sino también viola de manera directa y flagrante lo acordado en el acta de conciliación ya mencionada, a conciencia de estar obrando contrario a derecho y a los usos honestos en materia comercial. En consecuencia, el signo FRITO MIX se encuentra incurso en la causal de nulidad por mala fe establecida en el parágrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 […]”21. Contestación de la demanda

7. La parte demandada22, contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1. Sostuvo que “[…] la causal de irregistrabilidad parte de la concurrencia de dos condiciones, de tal forma que si alguna de las dos no se encontrara presente en el caso concreto no se daría una conformación adecuada de la causal siendo así invalida la aplicación de la misma para evitar el registro de la marca haciendo así no solo válido sino necesario el registro de la marca solicitada […]”24. 19 Cfr. Folio 106 20 Cfr. Folio 109 21 Ibidem. 22 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 150 23 Cfr. Folios 142 a 149 24 Cfr. Folio 144

7.2. Explicó que “[…] es claro como el Tribunal establece una regla, cuando el cotejo es entre signos mixtos y figurativos, que debe ser aplicada una vez encontrada la dimensión que más sobresale en la marca, esto es, que en caso de encontrar que la dimensión nominativa tiene más peso no existirá riesgo de confusión en el comercio y deberá permitirse el registro […]”25. 7.3. Afirmó, frente a la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, que “[…] una vez determinados los elementos que deberán estudiarse, a fin de establecer la dimensión principal del conjunto, encontramos que el tamaño de las letras ocupa más del 50% de la marca lo cual le da un papel principal y centra la atención del consumidor en ese punto, sobre el color encontramos que si bien la expresión “frito” utiliza el mismo color de la figura ovoide que lo emparada también es cierto que se encuentra separada de este por el único espacio en blanco de la marca de tal suerte que el color se realza frente al fondo, y por su parte la expresión “MIX” resalta en un azul que no se comparece con ningún otro de los elementos del conjunto y lo dota de una mayor perceptibilidad por parte de consumidor, finalmente, es frente a la ubicación que la marca se encuentra ubicada en el centro del signo lo que llama la atención del usuario más aún cuando el centro de la marca es transparente en contraste con el resto del complejo marcario […]”26. 7.4. Añadió, considerando lo anterior, que “[…] la dimensión más representativa del signo sometido a estudio en sede de su Despacho es la expresión nominativa, de tal forma que al ser comparada frente a un signo de naturaleza exclusivamente

gráfica, sea hace necesario aplicar la norma establecida por el Tribunal y concluir que no existe riesgo de confusión entre los signos cotejados […]”27. 7.5. Señaló que “[…] aun cuando se acogiera la tesis del demandante, según la cual el aspecto más representativo del complejo marcario es la parte gráfica de este, no estaríamos ante una vulneración de lo preceptuado en el artículo 136, pues existen multiplicidad de diferencias que permiten identificar una marca de otra y hacen evidente la inexistencia del riesgo de confusión […]”28. 7.6. Indicó, por último, que “[…] toda vez que tras comparar las marcas no se encuentra que las mismas sean susceptibles de confusión visual por parte del 25 Ibidem. 26 Ibidem. 27 Ibidem. 28 Cfr. Folio 148 usuario se hace inane estudiar la conexidad competitiva, entre ellas pues aun cuando esta existiera es claro que un usuario medio no confundir (sic) las dos marcas […]”29. Respecto del cargo de nulidad por mala fe 7.7. Manifestó, sobre lo afirmado por la parte demandante frente a la mala fe del tercero con interés directo en el resultado del proceso al solicitar el registro de la marca FRITO MIX, que “[…] esto no fue alegado en la actuación administrativa, es de aclarar que según lo manifiesta el demandante, el acuerdo que llegaron, y que a su criterio se pretende vulnerar mediante la solicitud marcaria que dio lugar a la concesión del registro marcario de la marca “FRITO MIX” (mixta), fue celebrado con anterioridad a la solicitud del registro de tal suerte que si consideraba que

había una conducta adelantada con mala fe debió haberlo expuesto en el término que para tal fin consagra la Normatividad Andina […]”30. 7.8. Añadió que “[…] tras observar el extracto del acuerdo conciliatorio que se aduce en el hecho nueve de la demanda se observa que el signo registrado así como el acordado tienen una serie de las mismas características, motivo por el cual no se evidencia mala fe por parte del demandante, idea esta que se ve reforzada por lo disímiles que son los signos […]”31. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso32 contestó la demanda33 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 8.1. Manifestó que “[…] la marca figurativa del demandante y la marca mixta del señor Enrique Duarte no presentan similitudes capaces de generar riesgo de confusión […]”34, comoquiera que “[…] el signo solicitado FRITOMIX sigue

29 Ibidem. 30 Ibidem. 31 Ibidem. 32 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 248 33 Cfr. Folios 154 a 177 34 Cfr. Folio 159 teniendo capacidad para ser distintivo, pues es lo suficientemente especial y no guarda ninguna relación con la marca opositora […]”35. 8.2. Explicó que “[…] la marca de mi poderdante contiene una serie de caracteres y componentes que en su conjunto le aportan un contenido totalmente diferente que la marca FIGURATIVA de mi representada, sin que con esto se genere un riego de confusión en el mercado […]”36.

8.3. Añadió que “[…] los elementos adicionales que incorpora el signo de mi poderdante, tienen la capacidad de generar en la mente del consumidor una distinción absoluta entre las marcas, por lo que no genera riesgo de confusión o asociación como lo menciona el demandante, pues la individualización de las marcas es notoria […]”37. 8.4. Sostuvo que “[…] el logo en forma de círculo es comúnmente utilizado por distintos empresarios para identificar productos de la clase 29 y 30 […]”38. En este sentido, señaló que “[…] en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio existen varios registros que contienen logos con dichas figuras ovaladas y el color rojo y en algunos casos el amarillo, a nombre de titulares totalmente distintos a PEPSICO INC. […]”39. 8.5. Indicó que “[…] el opositor en el presente caso no está facultado para alegar derechos exclusivos sobre la expresión una “figura roja que se encuentra rodeada de un aura amarilla” pues, como ya se demostró es un rasgo de uso común, y por tanto no puede impedir a mi poderdante utilizar dicho elemento figurativo acompañado por la expresión FRITOMIX como todo un conjunto marcario […]”40. 8.6. Afirmó, teniendo en cuenta lo anterior, que “[…] no es de aceptar el PRIMER CARGO impetrado por la parte demandante en el que aduce la falta de aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto las marcas acá cotejadas no presentan ninguna clase de similitud que permitan o den lugar a un supuesto riesgo de confusión en cuanto a los signos y los productos […]”41.

Respecto del cargo de nulidad por mala fe 35 Ibidem. 36 Ibidem. 37 Cfr. Folio 162 38 Ibidem. 39 Cfr. Folio 164 40 Cfr. Folios 166 y 167 41 Cfr. Folio 167 8.7. Sostuvo, con respecto al cargo de nulidad por mala fe del registro, que “[…] mi poderdante no acudió al registro de la marca FRITO MIX (mixta) de mala fe ni defraudando los pactos a los que se llegaron a la Audiencia de Conciliación que tuvo lugar a 4 de mayo de 2012, por cuanto no es cierto que el signo o logo discutido ahora en la Demanda hacia parte de las pretensiones y temas a tratar en dicha conciliación […]”42. 8.8. Explicó que “[…] en dicha audiencia de conciliación, la obligación adquirida por parte de mi poderdante fue enviar un diseño a los apoderados de PEPSICO ALIMENTOS DE COLOMBIA LTDA. Y PEPSICO INC, de la nueva presentación de los productos “MI MEZCLADITO”, “POLLO” Y “LIMÓN”, para que dicha sociedad realizara los comentarios pertinentes. Obligación que se cumplió a cabalidad, quedando aprobadas a partir de 05 de septiembre de 2012 […]”43. 8.9. Precisó que “[…] en ninguna parte del acuerdo conciliatorio ni en la misma solicitud se manifestó que la conciliación giraría entorno al logo que identifica la procedencia empresarial FRITOMIX, como lo pretende hacer parecer la demandante en el Hecho 9 de la demanda […]”44. 8.10. Reiteró que “[…] en ningún momento mi poderdante optó por el registro

de la marca FRITOMIX (Mixta) de manera desleal ni de mala fe como lo presume la demandante, por cuanto los acuerdos suscritos con esta nunca fueron transgredidos y mucho menos se debe entender que fueron incumplidos por mi poderdante al registrar FRITOMIX (Mixta) puesto que esta no hacía parte integral del acuerdo ni de las pretensiones de la solicitud de la Conciliación y a mi poderdante no le recaía obligación alguna sobre dicho signo que bien ya se había puesto en los empaques aprobados por la ahora demandante […]”45. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 25 de octubre de 201646, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 42 Cfr. Folio 169 43 Cfr. Folio 170 44 Cfr. Folio 171 45 Cfr. Folio 172 46 Cfr. Folios 262 y 263

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017,47 en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículos 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de la norma solicitada […]”. Añadió que “[…] De oficio, se interpretarán los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que el tema referido a la notoriedad de un signo, corresponde a uno de los argumentos

planteados por la parte demandante […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 27 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda48, llevo a cabo la audiencia inicial, el 3 de abril de 201949, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesal