CE-11001-03-24-000-2016-00023-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo RENEGADE y la marca nominativa RENEGADE previamente registrada / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Por estar en idioma extranjero / REGLA DE ESPECIALIDAD – Alcance / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto RENEGADE para identificar “automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas”, productos de la Clase 12 por tener identidad con la marca nominativa RENEGADE previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión [U]na vez realizada la comparación del signo y de la marca, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo y la marca bajo examen presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor. […] [A]tendiendo a que: i) conforme con el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos, la sociedad demandante solicitó el registro del signo nominativo denominado RENEGADE para identificar “[…] Automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas […]”, esto es, productos comprendidos en la Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; y que ii) la marca nominativa RENEGADE, previamente registrada en favor de tercero con interés directo en el resultado del proceso, distingue “[…] Vehículos y aparatos de locomoción terrestre, incluyendo

motocicletas, triciclos, cuatriciclos, ATVs diseñados principalmente para uso fuera de carretera, patinetas de motor y partes […]”, esto es productos de la Clase 12 de la misma clasificación, la Sala procede a determinar si en este caso se encuentra probada la conexidad competitiva de los productos amparados. Pues bien, la Sala considera que, en este caso, se configuran los criterios de conexión competitiva de: i) existencia de una relación o vinculación entre productos; y ii) uso conjunto o complementario de productos. […] [L]a Sala considera que entre los productos que amparan el signo y la marca bajo estudio se configura una conexión competitiva si se tiene en cuenta que: i) el signo RENEGADE pretende amparar “automóviles”, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen común a los “vehículos y aparatos de locomoción terrestre” marca RENEGADE, dado que la clase de productos registrados para la marca no excluye a los automóviles; y ii) en el caso concreto es clara la dependencia entre los productos que se pretenden amparar con el signo objeto de la demanda y los productos que ampara la Clase 12 pues, al no existir una diferenciación clara entre la marca y el signo, son confundibles, toda vez que “automóviles” y “vehículos y aparatos de locomoción terrestre”, son conceptos sinónimos. Lo anterior induciría a error a los consumidores y usuarios en tanto causaría una idea errada de asociación entre los productos, creyendo que son producidos y comercializados por una misma empresa. En ese orden, la Sala considera que en el caso bajo estudio se encuentra configurada la conexidad entre los productos que amparan el signo y la

marca objeto de estudio pues se encuentran probados los criterios de conexión en forma clara y en grado suficiente, lo cual podrían afectar los derechos de los consumidores y usuarios.

ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Alcance

[L]os acuerdos de coexistencia marcaria deben reunir una serie de requisitos para que surtan efectos: el primero, de orden fáctico, relacionado con la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; el segundo que se configura en el marco de la autonomía de la voluntad privada de los titulares de los signos o marcas idénticos o similares y que se traduce en la suscripción de un acuerdo entre las partes que permita la coexistencia, licencia de uso o transferencia de los signos o marcas; y, finalmente, unos requisitos de orden público orientados a la protección de los consumidores y usuarios, entre ellos: i) la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adopción en el acuerdo de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios a los consumidores; ii) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y,(iii) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. El cumplimiento de los requisitos anteriores deberá ser valorado por la Autoridad Nacional competente, con especial énfasis en la adopción de medidas específicas que permitan desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso. ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Requisitos / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – No cumple los requisitos el suscrito entre FCA US LLC y Covi Group Limited, y por ello no es procedente la coexistencia del signo RENEGADE y la marca RENEGADE En el presente caso, se pretende el registro de dos signos RENEGADE para amparar productos de la Clase 12, sin embargo, no se probó que en otro de los países que integran la subregión andina, diferente a la República de Colombia, exista otra marca idéntica que pueda coexistir con la que se pretende registrar, pues la coexistencia de que trata el artículo 159 citado supra, regula la comercialización de productos y servicios dentro de la subregión, más no contempla la registrabilidad de signos idénticos o semejantes en un mismo país; al respecto, la normativa citada no puede entenderse como una excepción a las causales de irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes. Sin embargo, se cumple el presupuesto relacionado con la suscripción de un acuerdo entre las partes con el propósito de permitir la coexistencia de los signos: prueba de ello, el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” aportado al proceso. Verificado lo anterior, la Sala considera que el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” por medio del cual la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, adoptaron un acuerdo de coexistencia no cumple los requisitos relacionados con la existencia en la Subregión de registros de marcas

idénticas o similares. La adopción por parte de las partes de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público y la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente La Sala considera que el acuerdo no cumple los requisitos de orden público listados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por el Consejo de Estado, relacionados con la adopción de medidas específicas para evitar la confusión del público y proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios a los consumidores y la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. Aunado a lo anterior en el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” no se incluyeron las medidas necesarias y específicas para evitar riesgos de confusión a los consumidores; en ese orden, no basta, como se hizo en este caso, con asegurar en el contrato y en forma genérica que una de las partes deberá adoptar medidas para minimizar la posibilidad de cualquier riesgo de asociación o confusión por parte de los consumidores sino que, como se expuso, para que el acuerdo de coexistencia surta efectos debe “[…] incluir en él las medidas necesarias para evitar riesgos de confusión a los consumidores […]”; se reitera, medidas necesarias y específicas que no se adoptaron en el acuerdo suscrito. Finalmente, tampoco se encuentra probado que el Acuerdo haya sido inscrito ante la oficina legal competente, en los términos del artículo 159 de la Decisión 486, tantas veces citada. En conclusión, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandada y el tercero con interés en el resultado del proceso no cumple los

requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 y que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado; en consecuencia, no es procedente la coexistencia del signo “RENEGADE” y la marca “RENEGADE” objeto de este proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo ACUERDOS ENTRE TITULARES DE DISTINTAS MARCAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN TERRITORIO NACIONAL - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 159

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00023-00

Actor: FCA US LLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Irregistrabilidad de signos por guardar similitud con una marca registrada con anterioridad y acuerdos entre titulares de distintas marcas para su comercialización.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por FCA US LLC contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 57604 de 26 de septiembre de 2014 y 35747 de 13 de julio de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. FCA US LLC, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, para que se declare: i) la nulidad de la Resolución núm. 57604 de 26 de septiembre de 2014, “Por la cual se niega un registro”5, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; ii) y la Resolución núm. 35747 de 13 de julio de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”6, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo RENEGADE,

para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 2.1. Solicito al Honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

(i) Resolución N° 57604 del 26 septiembre de 2014, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos, con fundamento en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, negó de oficio la solicitud de la marca RENEGADE (nominativa), en la clase 12, por considerarla confundible con la marca previamente registrada y encontrada de oficio RENEGADE (nominativa), en clase 12, Certificado N° 375457, propiedad de la sociedad COVI GROUP LIMITED. 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 69 2 Cfr. Folios 47 a 61 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al

particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Cfr. Folios 4 a 9 6 Cfr. Folios 10 a 17 7 Cfr. Folio 48 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Resolución N° 35747 del 13 de julio de 2015, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 57604 del 26 de septiembre de 2014, en el sentido de negar el registro de la marca RENEGADE (nominativa), en la clase 12. 2.2. Que como consecuencia de la nulidad que se decrete, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de Restablecimiento del Derecho, conceder el registro de la marca RENEGADE (nominativa), para distinguir “automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas", productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de mi representada, la sociedad FCA US

LLC. 2.3. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del Artículo 2o. del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, las resoluciones correspondientes, en las cuales se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código Contencioso Administrativo. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Chrysler Group LLC solicitó, el 27 de febrero de 2014, el registro como marca del signo nominativo RENEGADE para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 10 de marzo de 2014, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 689, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Directora de Signos Distintivos de la parte demandada negó, por medio de la Resolución núm. 57604 del 26 de septiembre de 2014, el registro como marca del signo nominativo RENEGADE para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Chrysler Group LLC interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 57604 de 26 de septiembre de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5. Covi Group Limited, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó, presentó, el 15 de diciembre de 2014, solicitud de renuncia parcial de derechos sobre su marca nominativa RENEGADE, en el sentido de excluir de su cobertura “automóviles de cuatro ruedas diseñados principalmente para uso en carreteras y también fuera de carreteras”, por lo que, la marca quedó registrada para “vehículos y aparatos de locomoción terrestre, incluyendo motocicletas, triciclos, cuatriciclos, ATVs diseñados principalmente para uso fuera de carretera, patinetas de motor y partes”. 4.6. Chrysler Group LLC presentó, el 3 de marzo de 2015, ante la parte demandada, modificación a la solicitud de marca por cambio de razón social del solicitante a la sociedad FCA US LLC. 4.7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 35747 del 13 de julio de 2015, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 57604 de 26 de septiembre de 2014. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 y el artículo 159 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

6.1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto “[...] las marcas en conflicto no son susceptibles de generar riesgo de confusión para el público consumidor, pues los titulares de ambos signos han celebrado un acuerdo de coexistencia en el que se adoptan todas las condiciones necesarias para evitar que los consumidores incurran en confusión respecto de las mercancías o productos, o respecto de su origen empresarial [...]”8. 8 Cfr. Folio 52. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.2. Agregó que “[...] la sociedad Covi Group Limited, titular de la marca previamente registrada, consagró en dicho documento su consentimiento expreso para el registro de la marca RENEGADE en Colombia a favor de mi poderdante. Así mismo, ambas sociedades se comprometieron a abstenerse de realizar actos que pudiesen llegar a generar riesgo de confusión o asociación entre las marcas [...]”9.

Segundo Cargo: Violación del artículo 159 de la Decisión 486 6.3. Sostuvo que se desconoce lo previsto en el artículo 159 de la Decisión 486, en relación con la figura del acuerdo de coexistencia marcaria, toda vez que “[...]

(e)l acuerdo suscrito entre las partes en el presente caso cumple con cada uno de los requisitos [...] y por lo tanto goza de plena eficacia. En efecto, respecto del primer requisito consistente en adoptar las previsiones necesarias para evitar

confusión en el público consumidor respecto de las mercancías o productos y de origen, ese despacho podrá verificar que las partes en efecto acordaron varios compromisos en ese sentido [...]”10. 6.4. Precisó que los compromisos acordados en el contrato de coexistencia marcaria “[...] evidencian que si bien las marcas RENEGADE de las sociedades COVI GROUP LIMITED y FCA US LLC serán utilizadas para designar productos comprendidos en la clase 12, en ningún caso una de las partes aplicará la marca sobre exactamente los mismos productos de la contraparte [...]”11. 6.5. Agregó que “[...] ninguna de las disposiciones del acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes contraria las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia, dando así cumplimiento al segundo requisito para la eficacia de los acuerdos de coexistencia. Por último, junto con el recurso de apelación [...] se aportó copia del acuerdo de coexistencia celebrado entre las partes, y su correspondiente traducción, con lo cual se dio cumplimiento al requisito de inscripción del acuerdo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina nacional competente [...]”12. 6.6. Resaltó que “[...] contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el presente caso, la sociedad COVI GROUP LIMITED sí presentó una limitación de los productos amparados por su marca que, aunada a los demás 9 Cfr. Folio 53. 10 Cfr. Folio 54 11 Cfr. Folio 55 12 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co compromisos incluidos en el acuerdo suscrito entre las partes, permite la coexistencia pacíficamente entre las marcas de cada una de las sociedades y elimina cualquier posible riesgo de confusión [...]”13. 6.7. Explicó que “[...] (l)os productos de la clase 12, en especial los vehículos de locomoción terrestre como lo son los automóviles identificados con la marca FCA US LLC y las motocicletas identificadas con la marca de COVI GROUP LIMITED, son productos de alto valor y de un especial nivel técnico. Al tratarse de un mercado específico y especializado, el carácter del consumidor medio varía sustancialmente [...]”14. 6.8. Por último, indicó que “[...] se trata de un consumidor especializado que emplea un mayor grado de diligencia y cuidado al momento de tomar una decisión de compra [...]”15, y que “[...] los canales de comercialización de este tipo de productos son especializados y siempre cuentan con asesores que informan al consumidor sobre el tipo de vehículo que está adquiriendo, así como su marca y procedencia [...]”16. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada, contestó la demanda17 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del literal a) del artículo 136 y el artículo 159 de la decisión 496. 7.1. Afirmó que “[...] el signo RENEGADE (nominativo), cuyo registro solicitó la sociedad CHRYSLER GROUP LLC., no tenía vocación para ser registrado como marca por encontrarse inmerso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina [...]”18. 13 Cfr. Folio 57. 14 Ibidem. 15 Cfr. Folio 58. 16 Cfr. Folio 59. 17 Cfr. Folios 101 a 117. 18 Cfr. Folio 105. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.2. Comparó las marcas y explicó que en relación con el aspecto fonético que “[...] no se encuentran diferencias claras en la pronunciación de las marcas debido a que son iguales o semejantes [...]”19 y en lo que tiene que ver con el aspecto ortográfico “[...] (s)e da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión [...]”20. 7.3. Sostuvo, en relación con el acuerdo suscrito por las sociedades, que “[...] no se desprende la no confundibilidad entre los signos confrontados, pues si bien el demandante señala en su escrito que la sociedad COVI GROUP LIMITED va limitar los productos que identifica con la marca nominativa RENEGADE, con certificado de registro No. 375457, para así evitar que se presente riesgo de confusión entre los signos confrontados, luego de revisada la solicitud de renuncia de derechos presentada por la referida sociedad, el Superintendente Delegado evidenció que los productos que la marca distingue quedarán así: “Vehículos y aparatos de locomoción terrestre incluyendo motocicletas, triciclos, cuadriciclos,

ATVS diseñados principalmente para uso fuera de la carretera, patinetas de motor y partes”, por lo que resulta claro que no se presenta por parte de la sociedad COVI GROUP LIMITED una limitación de los productos que permita la coexistencia de las marcas sin que haya riesgo de confusión para los consumidores, sino que señala que además de vehículos y aparatos de locomoción terrestre incluirá los demás medios de transporte [...]”21. 7.4. Indicó, en relación con el artículo 159 de la Decisión 486, que “[...] el texto circunscribe el término SUBREGIÓN, al territorio conformado por los países que hacen parte de la Comunidad Andina y no al territorio nacional de uno de ellos [...]”22, con base en lo cual sostuvo que la norma citada “[...] se refiere a la posibilidad de existencia de dos marcas registradas iguales o semejantes en la subregión y no a la posibilidad de dos marcas registradas iguales o semejantes en un mismo país [...]”23 (Subrayado del texto original). 7.5. Consideró que la norma, respecto de la comercialización, que “[...] se encuentra dirigida a la posibilidad de coexistencia marcaria en el mercado subregional, más no a la registrabilidad de signos distintivos semejantes o idénticos bajo un mismo país, pues la administración y decisión sobre la 19 Cfr. Folio 108. 20 Ibidem. 21 Cfr. Folio 112ª. 22 Cfr. Folio 114 23 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrabilidad de los signos distintivos en un país es potestad de la Oficina

Nacional Competente bajo el modelo registral, en tanto se cumplan los requisitos por parte de los solicitantes para la obtención de un título sobre un signo distintivo [...]”24. 7.6. Agregó que “[...] (c)onsiderar siquiera que, los acuerdos de coexistencia pudieran hacer registrables dos marcas idénticas o similares en cabeza de titulares distintos, por causa de una manifestación privada de las partes, sería tanto como limitar la función de las Oficinas Nacionales a una mera inscripción de actos particulares desdibujando tajantemente el sistema marcario registral [...]”25. 7.7. Sostuvo que “[...] el artículo 159 en ningún momento busca configurarse como una excepción a la irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos en un mismo país, sino que se encuentra dirigida a dotar a los empresarios de las herramientas semejantes para que sus bienes y servicios puedan comercializarse en el territorio de la subregión [...]”26. 7.8. Por último, concluyó que “[…] pese al acuerdo de coexistencia presentado por las partes, la concurrencia de la marca RENEGADE, además de tener idéntica ortografía y fonética, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidades de los productos que identifican, crearía un riesgo de confusión para los consumidores, vulnerando el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso27 no contestó la demanda.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 21 de mayo de 201828, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 24 Cfr. Folio 115. 25 Ibidem. 26 Ibidem. 27 La vinculación se realizó mediante el auto admisorio de la demanda de 30 de junio de 2016. 28 Cfr. Folios 12 y 125. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 378-IP-2018 de 29 de marzo de 201929, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] (l)a Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales serán interpretados por ser procedentes […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda30, llevó a cabo la audiencia inicial el 15

de julio de 201931, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada; y la interpretación prejudicial. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que la demanda no incluyó una pretensión de contenido patrimonial no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 29 Cfr. Folios 139 a 151 30 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 31 Cfr. Folios 173 a 188. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencias de pruebas

13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 30 de agosto de 201932, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 30 de agosto de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.

15. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 378-IP-2018 de 29 de marzo de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco jurídico sobre los acuerdos entre titulares de distintas marcas para ser comercializadas en territorio nacional; y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 32 Cfr. Folios 193 y 194. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.