CE-11001-03-24-000-2016-00260-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo FLORDIS y la marca nominativa FLORADIX previamente registrada / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son FLORDIS y FLORADIX / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad en el examen de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo FLORDIS en la clase 5 al no existir identidad o semejanza con la marca nominativa FLORADIX previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica […], la Sala observa que el signo nominativo FLORDIS se compone de una palabra de siete (7) letras, y dos sílabas; mientras que la marca nominativa FLORADIX, se compone de una palabra de ocho (8) letras y tres sílabas. […]Por otro lado, de lo anterior se evidencia que los signos comparados comparten la misma raíz (FLOR) pero tienen terminaciones distintasDIS en FLORDIS, y -ADIX en FLORADIX. Igualmente, comparten dos vocales (O y I) en la primera y en la última vocal respectivamente, pero difieren en que FLORADIX tiene una vocal adicional (A) en la sílaba del medio. En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica comoquiera que están conformadas por un número de letras distinto, sílabas distintas y terminaciones distintas, lo que evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto

de vista ortográfico entre ambas expresiones. Comparación Fonética […] La Sala observa que, si bien los signos confrontados comparten un mismo lexema (FLOR), cada uno tiene una sílaba tónica distinta: para el signo FLORDIS, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba (FLOR), mientras que en la marca FLORADIX, el acento se encuentra en la sílaba del medio (RA). Además, como se indicó en la comparación desde el punto de vista ortográfico, cada signo tiene una terminación distinta, lo que permite que fonéticamente suenen diferente. En efecto la marca FLORADIX termina en “x” que está compuesta por dos fonemas “ks” y la hace diferente de la terminación en “s”. De lo anterior, la Sala considera que entre los signos cotejados no se evidencia una similitud fonética, en la medida en que su pronunciación es distinta al tener terminaciones diferentes y no compartir la sílaba tónica. Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la partícula FLOR dentro del signo FLORDIS, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, significa “[…] brote de muchas plantas, formado por hojas de colores, del que se formará el fruto […]”. Y, por otro lado, la partícula FLORA dentro de la marca FLORADIX, según el Diccionario de la Real Academia Española, hace referencia a “[…] Conjunto de plantas de un país o de una región […]” o “[…] Conjunto de microorganismos adaptados a un medio determinado. Flora intestinal […]”. No obstante lo anterior, aunque las partículas FLOR y FLORA tengan un significado en el idioma castellano, este aspecto resulta

irrelevante para el cotejo comoquiera que los signos en su conjunto no tienen un significado conceptual propio sino que se trata de términos inventados, producto de la imaginación de su autor y, como tal, son considerados como signos de fantasía. […] Así las cosas, para la Sala no es posible comparar ideológicamente las palabras FLORADIX y FLORDIS, por cuanto son de fantasía y no tienen un significado en el idioma español, lo que les otorga un alto grado de distintividad. En consecuencia, no es posible derivar del cotejo entre ambos términos una similitud conceptual que pueda inducir a error o confusión en los consumidores. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a los signos cotejados, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto. De esta forma, una vez realizada la comparación de los signos de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando los signos en su conjunto, la Sala considera que entre la marca nominativa FLORADIX y el signo nominativo solicitado FLORDIS, no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo FLORDIS y la marca nominativa FLORADIX previamente registrada / PARTÍCULA DE USO COMÚN - Lo son FLORA y FLOR en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A

pesar de serlo no se excluyen del análisis FLORA y FLOR / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto La Sala considera, respecto de la marca nominativa FLORADIX, que la partícula FLORA es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. […] Por su parte, respecto del signo nominativo solicitado FLORDIS, la Sala considera que la partícula FLOR es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. […] Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que, si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. Partiendo de lo anterior, la Sala considera que las expresiones FLOR y FLORA, si bien se trata de palabras de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no pueden ser excluidas como quiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre los signos enfrentados. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo FLORDIS y la marca FLORADIX bajo la premisa que, al contener palabras de uso común, tienen un grado de distintividad débil.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO

LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00260-00

Actor: SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Tercero interesado: SALUSHAUS DR. MED. OTTO GREITHER NACHF, GMBH

& CO. KG.

Temas: Cotejo signos nominativos que identifican productos farmacéuticos.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Soho Flordis International PTY Limited contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 88778 de 12 de noviembre de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Soho Flordis International PTY Limited, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18

de enero de 20114, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 88778 de 12 de noviembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”5, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 1 a 3 2 Cfr. Folios 42 a 63 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Esta resolución revocó la Resolución núm. 28361 de 29 de mayo de 2015 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y, en su lugar, negó el registro como marca del signo nominativo

FLORDIS.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo FLORDIS, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones6: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución número 88778 expedida el 12 de noviembre de 2015 por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual revocó la Resolución No. 28361 de 29 de mayo de 2015, declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad SALUSHAUS DR. MED. OTTO NACHF, GMBH & CO. KG., y negó el registro de la marca FLORDIS (Nominativa) en la clase 5ª de la clasificación internacional.

2. Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el otorgamiento y registro de la marca FLORDIS (Nominativa) en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 14 83639, a favor de mi poderdante, la

sociedad SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY LIMITED.

3. Expedir el certificado de registro de la marca FLORDIS (Nominativa), para distinguir única y exclusivamente “productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5ª Internacional a favor de la sociedad SOHO FLORDIS

INTERNATIONAL PTY LIMITED.

4. Que se condene a la parte demandada a pagar costas y gastos del proceso. 6 Cfr. Folio 43

5. Que, finalmente, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 26 de febrero de 2014, el registro como marca del signo nominativo FLORDIS, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 24 de junio de 2014 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 694, la cual fue objeto de oposición por parte de SalusHaus Dr. Med. Otto Greither Nachf. GMBH & CO. KG., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en su marca nominativa FLORADIX que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 28361 de 29 de mayo de 2015, declaró infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y concedió el registro de la marca nominativa FLORDIS para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de

apelación contra la Resolución núm. 28361 de 29 de mayo de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 88778 de 12 de noviembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 28361 de 29 de mayo de 2015 y, en su lugar, negó el registro como marca del signo nominativo FLORDIS para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 1367 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de la violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[…] al hacer el segundo análisis de registrabilidad del signo solicitado FLORDIS, decidió obviar las flagrantes diferencias que hacen parte de los signos en conflicto […]”9. 6.2. Sostuvo que “[…] existe un gran número de marcas concedidas a diferentes titulares, las cuales contienen el aparte o palabra FLOR seguido, al igual que la marca solicitada por mi cliente, de un elemento nominativo adicional. Por lo tanto, nadie puede apoderarse ni pretender exclusividad con relación con el vocablo FLOR, ya que este es utilizado comúnmente. De acuerdo a lo anterior, la

comparación entre las marcas en conflicto no debe hacerse teniendo en cuenta este vocablo, sino que esta debe basarse en los demás elementos que la componen […]”10. 6.3. Adujo que “[…] la solicitud de marca FLORDIS en clase 5 internacional no es un signo similarmente confundible con la marca FLORADIX, ya que por encima de dichas semejanzas existen diferencias de tipo ortográfico, fonético y gráfico que las hacen perfectamente diferenciables […]”11. 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 8 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 9 Cfr. Folio 49 10 Cfr. Folio 50 11 Cfr. Folios 52 y 53 6.4. Explicó que “[…] la terminación y aparte de mayor acento de cada uno de los signos cuenta con elementos y características de carácter ortográficas muy diferentes, pues dicho aparte en la marca solicitada por mi cliente cuenta con 3 letras, en donde la posición de cada una de ellas, como la D-I-S, hace que las marcas sean totalmente diferenciables […]”12. 6.5. Agregó que “[…] la pronunciación y elementos fonéticos en cada una de las marcas es disímil. Por lo tanto, no es cierto entonces, que exista riesgo de

confusión entre las marcas en conflicto ya que al pronunciar la marca registrada y ver la marca solicitada, el público consumidor diferenciará claramente una de la otra, sin que exista riesgo de confusión […]”13. 6.6. Señaló que “[…] dado que los signos tienen sílabas tónicas, totalmente diferenciables, como lo son RA-DIX y DIS y que de su pronunciación y percepción sonora es totalmente diferentes, NO se puede entender, como erróneamente lo plantea la Dirección de signos distintivos, que tienen una misma composición ortográfica y fonética […]”14. 6.7. Indicó que “[…] los signos de fantasía, como el solicitado por mi poderdante, FLORDIS, al carecer de significado especial o de concepto específico, cuentan con suficientes elementos únicos y diferenciadores, que efectivamente le otorgan capacidad distintiva al signo y se debe proceder de tal forma con su registro […]”15. 6.8. Aseguró que “[…] no existe una similitud ideológica, pues entre los signos NO se evoca la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos […]”16. 6.9. Manifestó que “[…] el consumidor de los productos de la marca solicitada, es un consumidor especializado, pues se tratan de productos destinados a un tipo de público interesado de forma única y exclusiva en los mismos, por lo que éste sabe que producto requiere y qué condiciones del mismo necesita […]”17. Contestación de la demanda 12 Cfr. Folio 53 13 Ibidem. 14 Cfr. Folio 55 15 Ibidem. 16 Cfr. Folio 56 17 Cfr. Folio 58

7. La parte demandada18 contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así: Oposición al cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1. Manifestó que “[…] las marcas confrontadas si bien es cierto no tienen la misma longitud, si es cierto que comparten la estructura fonética, advirtiéndose entonces que existe similitud ortográfica […]”20. 7.2. Agregó que “[…] la marca objeto de demanda consiste en la expresión FLORDIS, las semejanzas presentadas entre las marcas en disputa pueden permitir que el consumidor final se confunda con facilidad y que entre ellas evidentemente se presente confusión […]”21. 7.3. Precisó que “[…] desde el punto de vista visual claramente existe tal similitud, ahora bien, con relación a la partícula FLOR es de importancia resaltar que si bien es cierto que las raíces de las marcas son débiles no es menos cierto que el resto del conjunto marcario a diferencia de lo dicho por el demandante si son semejantes, pues como se logra observar lo conjuntos marcarios en lo único que se diferencian es en el uso de la letra “a” en una de ellas […]”22. 7.4. Señaló que “[…] las marcas cotejadas presentan similitud ideológica entre ellas, por lo cual generan riesgo de confusión para el consumidor promedio, quien no lograría diferenciarlas fácilmente dentro del mercado como identificadoras de servicios iguales […]”23. 7.5. Finalmente, sostuvo que contrario a lo indicado por la parte demandante “[…] para que un consumidor sea especializado debe contar con determinado conocimiento en la materia, que para el caso en concreto será un profesional del

área de la salud quien podrá llegar a ser un consumidor especializado, pero no el paciente que fácilmente puede o no ser profesional del área de la salud […]”24. 18 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 158 19 Cfr. Folios 147 a 157 20 Cfr. Folio 153 21 Ibidem 22 Ibidem 23 Cfr. Folio 155 24 Ibidem Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de abril de 2018, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 421-IP-2018 de 3 de diciembre de 201825, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de abril de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, atendiendo a que se encontraba vencido el término de traslado de la demanda,

convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda26, llevó a cabo la audiencia inicial, el 8 de mayo de 201927, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 25 Cfr. Folios 179 a 188 26 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 27 Cfr. Folios 216 a 228 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma, presentada por la parte demandada; y la interpretación prejudicial. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

15. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 421-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º28 de la Ley 1437 sobre competencia del

Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8029 de 12 de marzo de 201930, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

19. El acto administrativo acusado31 es el siguiente: 28 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 29 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 30 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 31 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 19.1. La Resolución núm. 88778 de 12 de noviembre de 201532, mediante la

cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 28361 de 29 de mayo de 2015 y, en su lugar, negó el registro como marca del signo nominativo FLORDIS; en la cual se indicó: “[…] 1.4. Naturaleza de los signos a confrontar 1.4.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado […] El signo solicitado en registro es una marca de naturaleza nominativa conformada por la palabra “FLORDIS” la cual gracias a su composición gramatical inicial, transmite una idea relacionada con flores, tal y como ocurre con varios registros marcarios de la clase 5. Con fundamento en lo anterior, este Despacho concluye que el signo solicitado es una marca nominativa evocativa que identifica unos productos a través de una palabra que posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o una idea sobre el producto. 1.4.2. Naturaleza, descripción y alcance de la marca registrada […] La marca registrada es un signo de naturaleza nominativa conformada por la palabra “FLORADIX” la cual gracias a su composición gramatical inicial, transmite una idea relacionada con flores. Basado en lo anterior, este Despacho concluye que la marca registrada es un signo nominativo evocativo. […] 32 Cfr. Folios 101 a 104

2. EL CASO CONCRETO Al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, encuentra esta Delegatura que las marca analizadas son similarmente confundibles. En efecto, el signo solicitado reproduce la mayor parte de la secuencia gramatical de la marca registrada, conserva la disposición de la mayoría de las letras y utiliza un sonido

consonántico similar al último fonema de su contraparte, lo que conlleva a que sea similar y confundible con la marca FLORADIX en sus aspectos ortográficos y fonéticos. Por otra parte, si bien las raíces “FLOR”, “FLORA” son débiles al ser consideradas de forma independiente y aislada, en este caso, y recordando que el análisis comparativo entre los signos se efectúa de forma conjunta, la confundibilidad entre los signos en estudio radica en que el signo solicitado reproduce la (sic) mayor parte de los componentes ortográficos y fonéticos de la marca registrada, sin limitarse a los componentes débiles. Por otra parte, el Despacho observa que los productos a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca registrada se relacionan dado que ambos cobijan preparaciones farmacéuticas, por lo que su relación es evidente.

3. CONCLUSIÓN Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente revocar la Resolución N° 28361 de 29 de mayo de 2015.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 28361 de 29 de mayo de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición presentada por

SALUS-HAUS DR. MED. OTTO GREITHER NACHF. GMBH & CO.

KG. ARTÍCULO TERCERO. Negar el registro de la nominativa FLORDIS

solicitada por SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY LIMITED para identificar “productos farmacéuticos”, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. (Resaltado fuera del texto) El problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1. Si la Resolución núm. 88778 de 12 de noviembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo nominativo FLORDIS para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 20.2. En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado y la marca nominativa FLORADIX, con registro marcario núm. 386.038 que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se

ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena33, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200034 de la Comisión de la Comunidad Andina35. 33 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequi