CE-11001-03-24-000-2016-00268-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MARCA FIGURATIVA – Contenedor, caja o tolva de una carretilla de color amarillo / MARCA DE COLOR – Representación gráfica / DISTINTIVIDAD - Extrínseca e intrínseca. Característica esencial / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto de la marca figurativa con reivindicación de color amarillo que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[O]bservando las reglas expuestas por la jurisprudencia de la Sección, derivadas de lo establecido en la normatividad andina y lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 pues se constata que la reivindicación del color se encuentra limitada por una forma, un contenedor que evoca la caja de una carretilla. Además, la Sala considera que, si bien la figura que conforma la marca FIGURATIVA cuestionada corresponde a un contenedor, dicha forma no describe directamente una carretilla (caso en el cual sería irregistrable), comoquiera que no incluye otros elementos, además de la tolva, que hacen parte esencial de una carretilla, como la presencia de una rueda, un soporte o punto de apoyo y unos mangos o manubrios, sino que evoca la idea del cajón o tolva de una carretilla que, a su vez, es de color amarillo. En este sentido, el tercero con interés directo en el resultado del proceso no se

está apropiando de la imagen o el concepto de las carretillas de color amarillo, sino de una figura que puede evocar la idea de la caja de una carretilla de color amarillo. El mencionado carácter evocativo de la marca FIGURATIVA compuesta por la figura antes descrita y el color amarillo, le otorga a la marca suficiente capacidad distintiva para identificar productos en el mercado e indicar su origen empresarial y, por consiguiente, resulta registrable. En el mismo sentido, no se evidencia vulneración al artículo 134 de la Decisión 486, comoquiera que el citado artículo permite, en su literal e) el registro de un color delimitado por una forma FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 137

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00268-00

Actor: INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A. – IMSA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA

Tercero: HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A. – HERRAGRO S.A.

Temas: Signo figurativo de color. Capacidad distintiva, causal de nulidad absoluta y derechos que confiere el registro como marca.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Industrias Metálicas Sudamericanas S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Industrias Metálicas Sudamericanas S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, que se adecuó, mediante auto de 28 de marzo de 2019 a la acción de nulidad absoluta, prevista en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 1 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 67 a 83 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá

solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486, que se para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 437 de

13 de enero de 20157, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca FIGURATIVA que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Herramientas Agrícolas S.A. – HERRAGRO S.A, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución número 437 de fecha 13 de enero de 2015, la cual revocó la resolución No. 59190 de 2013 que había negado el registro de la siguiente marca FIGURATIVA: En consecuencia, la resolución No. 437 concedió el registro de la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO, atrás mencionada.

SEGUNDA: Que en virtud de la declaración anterior se cancele el certificado de registro no. 506016. aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Mediante la cual revoca la decisión contenida en la Resolución núm. 591 de 8 de octubre de 2013 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio y, como consecuencia, concedió el registro de una marca figurativa para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Cfr. Folios 68 y 69

TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, para que se sirva de dar aplicación al artículo 309 del CPA.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 18 de enero de 2013, el registro de una marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de julio de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 672, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013, negó el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la

Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013 y conceder el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 1349, el literal h)10 del artículo 135 y el artículo 13711 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 6.1. Indicó que el análisis efectuado por la parte demandada vulneró el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] por cuanto concedió el registro de la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO […]”12 cuando “[…] la causal de irregistrabilidad es clara al señalar que no es registrable un color que NO esté delimitado por una forma determinada […]”13. 6.2. Señaló que “[…] podría pensarse que la marca FIGURATIVA DE COLOR AMARILLO, corresponde a carretas o carretillas. Sin embargo, dado que la delimitación del color no es clara, de hecho, no existen dentro de los trazos solicitados para registro, encontramos que la FIGURATIVA DE COLOR AMARILLO, se encuentra viciada de nulidad […]”14. 6.3. Agregó que “[…] además de la delimitación por una forma, es claro que el color también debe estar determinado por un pantone determinado, dado que, por

ejemplo, tal como ocurre en este caso, la gama de color AMARILLO es demasiado extensa y puede cubrir una diversísima gama de posibilidades […]”15, aunado al 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 10 “[…] h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; […]” 11 “[…] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro […]”. 12 Cfr. Folio 70 13 Cfr. Folio 71 14 Ibidem. 15 Cfr. Folio 72 hecho de que “[…] el AMARILLO es un color primario, y por lo tanto no es viable

su apropiación como marca de color […]”16. 6.4. Afirmó que “[…] en este caso de la marca FIGURATIVA DE COLOR AMARILLO no hay distintividad […]”17.

Segundo cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 6.5. Adujo, además, que la parte demandada vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, en atención a que “[…] la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO, además de reivindicar un color primario, no corresponde a una forma delimitada, susceptible de ser identificada y representada gráficamente, por lo tanto, podemos decir, que no es apta para identificar un producto o servicio dentro del mercado […]”18. 6.6. Resaltó que, en este caso, el signo solicitado “[…] no tiene aptitud distintiva, no es factible que la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO, genere una asociación entre empresario y producto, por lo tanto, no cumple con el requisito de la DISTINTIVIDAD […]”19. 6.7. Indicó que “[…] fue IMSA quien introdujo al mercado la novedad de pintar de colores las carretillas […]”20 y en ese sentido “[…] las demás empresas han seguido esa dinámica […]”21 convirtiéndose en una práctica común. 6.8. Concluyó, teniendo en cuenta lo anterior, que “[…] el registro de la marca FIGURA DE COLOR AMARILLO, se efectuó con la intención de eliminar a los competidores del mercado, apropiándose indebidamente del COLOR PRIMARIO

AMARILLO […]”22.

Tercer cargo: Violación del artículo 137 de la Decisión 486 6.9. Sostuvo que la parte demandada vulneró igualmente el artículo 137 de la

Decisión 486, porque al conceder el registro marcario desconoció que “[…] la 16 Cfr. Folio 75 17 Cfr. Folio 76 18 Ibidem. 19 Cfr. Folio 78 20 Cfr. Folio 80 21 Ibidem. 22 Ibidem. apropiación de la FIGURA DE COLOR AMARILLO, afecta a todos los comerciantes de carretillas, dado que este es uno de los colores característicos de dicho tipo de productos […]”23. Contestación de la demanda

7. La parte demandada24 contestó la demanda25 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 7.1 Sostuvo que no se vulneró el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 y adujo que “[…] el accionante realiza una interpretación errónea de la norma andina con el fin de fundamentar a su favor los argumentos de la supuesta concesión equivocada realizada por mi poderdante […]”26 y agregó que “[…] la sociedad demandante parece confundir los conceptos de marca de color y marca figurativa […]”27. 7.2 Expuso que, en primer lugar, “[…] el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 establece que, como signo, podrá constituir marca “un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”. En segundo lugar, el literal f) del artículo 134 indica que “la forma de los productos, sus envases o envolturas” puede de igual forma constituir una marca. Los literales anteriores del artículo 134 establecen dos clases de marcas diferentes entre sí, a saber, la

marca de color (literal e) y la marca tridimensional (literal f) […]”28 7.3 Manifestó, en relación con el literal e) del artículo 134, que “[…] la norma comunitaria no impone la obligación de que la forma que delimita el color solicitado a registro tenga particularidades específicas o incluso particularidad alguna, como pareciere insinuarlo erróneamente la accionante, ni que el solicitante reivindique de manera alguna, derechos sobre la forma que delimita el color […]”29. 23 Ibidem. 24 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 156 a 159 25 Cfr. Folios 141 a 155 26 Cfr. Folio 145 27 Ibidem. 28 Ibidem. 29 Cfr. Folio 147 7.4 Afirmó que “[…] el signo solicitado evoca el producto ofrecido esto es una carretilla; sin embargo, teniendo en cuenta que, en primer lugar, la imagen no corresponde a la carretilla completa sino solamente a su cajón y que por otro lado, dicha imagen se encuentra delimitada por un color, esto es, amarillo, el cual no guarda ninguna relación respecto de los productos reivindicados por lo que en conjunto, hace que el signo solicitado resulte ser distintivo y no exclusivamente evocativo del producto ofrecido […]”30. 7.5 Sostuvo que no se transgredió el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que “[…] el signo solicitado reivindica la imagen de un cajón de una carretilla, esto es, un carrito pequeño de mano generalmente de una sola rueda con un cajón grande para colocar determinada carga […] Teniendo en cuenta lo anterior, el

signo no carece de distintividad, ni es descriptivo […]”31. Respecto del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 7.6 Adujo que tampoco se vulneró el artículo 137 de la Decisión 486 y explicó que el signo solicitado “[…] al no ser exclusivamente descriptivo, sí evocará una idea al consumidor asociada a los productos consistentes en carretillas y relacionados, pero que resulta lo suficientemente distintivo por su conjunto, imagen en particular y reivindicación del color amarillo, sin que implique una apropiación exclusiva del concepto o la idea de una carretilla, la cual resulta inapropiable respecto de los productos de la clase 12 Internacional, toda vez que se trata de un concepto necesario para los demás competidores del mercado razón por la cual deberán soportar la debilidad marcaria de la figura solicitada […]”32. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso33 contestó la demanda34 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 30 Cfr. Folio 154 31 Ibidem. 32 Cfr. Folio 153 33 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 134 34 Cfr. Folios 130 a 134 8.1. Señaló que “[…] la norma marcaria sabiamente condiciona la aceptación del registro de marcas que consisten en un color, a que esté delimitado por una forma, y prohíbe el registro como marca de un color que no esté determinado por una

forma específica […]”35. 8.2. Explicó que “[…] cuando la norma habla de forma, se refiere a la apariencia externa de algo, y punto. Puede ser forma geométrica o no; puede ser forma conocida o no; puede ser forma regular o irregular. Todo ello es forma. Mal puede entonces aducirse como causal de irregistrabilidad, que para el demandante la figura dentro de la cual está delimitado el color amarillo “no es clara, ni se encuentra específicamente delimitada”, ya que la figura sí es clara y tiene contornos determinados de manera precisa y clara […]”36. 8.3. Indicó, sobre la marca cuestionada, que “[…] es tan clara la forma externa que delimita el color amarillo, que en primera instancia, la Dirección de Signos Distintivos, al estudiar la registrabilidad de la marca solicitada, confundió lo solicitado y negó su registro, creyendo que se solicitada como maraca al figura de una carretilla, y adujo que “La descriptividad en este caso surge de la relación directa que existe entre el gráfico y los productos respecto de los cuales se solicita el registro en efecto el gráfico dirige al consumidor a una carretilla, es decir que la parte gráfica de la marca es la respuesta de qué es lo que hacen evocando al consumidor directamente al producto que distingue”. La Dirección de Signos Distintivos negó su registro al confundir lo solicitado, creyendo que se había solicitado el registro como marca de la figura de la carretilla, lo cual no era correcto. Por ello se presentó el recurso de apelación, el cual fue decidido de manera favorable y concedió el registro de la marca figurativa consistente en el

color amarillo delimitado por la forma de una carretilla […]”37. 8.4. Afirmó que “[…] la marca registrada no consiste en el color amarillo abstractamente considerado, sino en el color amarillo delimitado dentro de una forma especial y precisa que se presentó para su registro, la cual corresponde a la forma de una carretilla. Por ello, es innegable su capacidad distintiva, en el sentido que ese signo distintivo distinguirá e individualizará el producto de mis poderdantes frente a los de la competencia […]”38. 35 Cfr. Folio 131 36 Ibidem. 37 Ibidem. 38 Cfr. Folio 133 Respecto del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 8.5. Adujo que “[…] la intensión de mis poderdantes al registrar su marca figurativa consistente en el color amarillo delimitado por la forma de una carretilla, efectivamente fue el de adquirir exclusividad sobre ella, es decir, que las carretillas en color amarillo se distinguieran y fueran reconocidas como las carretillas de Herragro, pero nunca se hizo de manera desleal o deshonesta como pretende hacerlo ver el demandante. Y es que lo que se busca con un registro marcario es precisamente adquirir exclusividad sobre ese signo distintivo para que nadie más pueda usarlo para distinguir la misma clase de producto o de servicios […]”39. 8.6. Concluyó que “[…] tampoco hubo apropiación indebida del color amarillo pues en primer lugar mis poderdantes no se apropiaron del color amarillo. Adquirieron exclusividad sobre el color amarillo delimitado por la forma de una carretilla, que es muy diferente […]”40. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 2018, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 462-IP-2018 de 1.° de febrero de 201941, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala Consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, el Literal h) del Artículo 135 y el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales proceden en su interpretación por ser pertinentes, limitándose con relación al Artículo 134 a solo interpretar el Literal e) para abordar el tema del registro de un color delimitado por la forma. […]” Añadió, que: “[…] De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 por ser materia controvertida la distintividad del signo […]”, exponiendo a continuación, las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

39 Ibidem. 40 Ibidem. 41 Cfr. Folios 176 a 190

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 19 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, atendiendo a que se encontraba vencido el término de traslado de la demanda,

convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda42, llevó a cabo la audiencia inicial, el 28 de marzo de 201943, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó un recuento de las principales actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 42 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 43 Cfr. Folios 202 a 217 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.

15. Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación.

16. El Ministerio Público rindió el correspondiente concepto, en el que se solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: 16.1. Señaló que “[…] en el caso concreto, se concedió el registro de una figura que en consideración de esta Procuraduría Delegada se relaciona con un cajón o tolva de una carretilla de color amarillo para identificar productos o servicios de la clase 12 de la clasificación internacional, por lo cual no se puede afirmar que el signo cuyo registro se discute no esté delimitado por una forma particular […]”44. 16.2. Precisó, en relación con lo anterior, que “[…] en primer lugar, que la marca registrada es de aquellas consideradas como como descriptiva en relación con los productos que pretende distinguir, y por tanto es una marca débil que conlleva a su coexistencia con otras marcas que contengan elementos que a su vez las hagan distintivas, lo cual significa que deberá coexistir en el mercado con

otras marcas figurativas de carretillas siempre y cuando estas contengan elementos que permitan al consumidor distinguir los productos y los empresarios que los producen, y en segundo lugar, que el color amarillo tampoco se convierte 44 Cfr. Folio 242 en un elemento de propiedad del titular de la marca; si bien es posible registrar un color como marca siempre que se encuentre delimitado por una forma, esto no impide el uso del mismo color delimitado por una forma que tenga distintividad en el conjunto […]”45. 16.3. Indicó, en relación con el cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486, que “[…] la actuación de la mala fe debe ser consecuencia de la intención o de la conciencia previa de violar la ley o el contrato, o para causar un perjuicio a un tercero y además la buena fe se presume y la mala fe debe ser probada por quien la alega […]”46. 16.4. Advirtió, en relación con lo anterior, que “[…] la comunicación enviada al demandante y la aseveración anotada en la contestación de la demanda por parte del tercero interesado en el resultado del proceso indica más que mala fe en el registro de la marca un desconocimiento en los límites de los derechos de propiedad intelectual que otorga el derecho marcario y que se encuentra regulado por el Capítulo III de la Decisión Andina – De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca, los cuales se precisa poner en su conocimiento con el fin de evitar conflictos futuros. La marca pretende distinguir productos o servicios no es el producto o el servicio en sí mismo, el producto puede ser el mismo y por eso la importancia de la marca para poder diferenciarlos […]”47.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 462-IP-2018 de 1.° de febrero de 2019; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre los signos que consistan en un color aisladamente considerado como causal absoluta de irregistrabilidad; ix) el marco normativo sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial; y, x) el análisis del caso concreto. 45 Ibidem. 46 Cfr. Folio 245

47 Ibidem. Competencia de la Sala

18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º48 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8049 de 12 de marzo de 201950, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

20. El acto administrativo acusado51 es el siguiente: 20.1. La Resolución núm. 437 de 13 de enero de 201552, mediante la cual el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013 y, en su lugar, concedió el registro la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó: “[…] En el presente caso, se observa que el signo solicitado reivindica la imagen de un cajón de una carretilla, esto es, un carro pequeño de mano generalmente de una sola rueda con un cajón grande para colocar determinada carga, el cual respecto de los productos reivindicados, esto es, “carretas; carretillas, carretillas de dos ruedas, carretillas de equipaje, de manipulación de materiales y de mercancías; carretillas de transporte; 48 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribuc