CE-11001-03-24-000-2016-00435-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto miPayco y la marca nominativa RAYCO previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MI en la clase 36 / MARCA DE FANTASÍA – Lo son las cotejadas miPayco y RAYCO / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto miPayco para identificar servicios de la Clase 36 al no tener similitud con la marca nominativa RAYCO previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos miPayco de la marca concedida y RAYCO de la marca previamente registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por siete (7) letras; y el segundo compuesto por cinco (5) letras, […]Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión “ayco” la comparten los signos confrontados; sin embargo, la marca miPayco contiene dos consonantes y una vocal al inicio de la palabra que la hace tener mayor distintividad de la marca RAYCO, por lo que la partícula “mip” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. Comparación Fonética […] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que la marca RAYCO inicia con letra R, la cual es una consonante vibrante; es decir, su sonido es fuerte, por lo que tiene mayor

impacto y al compararlo con la marca miPayco la pronunciación de ésta es pasiva y se pueden diferenciar, además, la Sala precisa que al iniciar las marcas con letras tan disímiles, hace que la pronunciación sea diferente, por lo que no sea posible la confusión entre ellas. Comparación Ideológica […]En el caso sub examine, las palabras mi Payco y RAYCO no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario. […] [...] Asimismo, esta Sala ha precisado que cuando los signos tengan expresiones en inglés, se presumen que el significado de éstas no forman parte del conocimiento común, por lo que son considerados como signos de fantasía. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las

marcas, porque la marca concedida miPayco es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca Rayco previamente registrada. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas y, en consecuencia, el cargo no prospera. COTEJO MARCARIO Entre el signo mixto miPayco y la marca nominativa RAYCO previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto miPayco para identificar servicios de la Clase 36 al no tener Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similitud con la marca nominativa RAYCO previamente registrada en la misma clase / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante si lo es la marca nominativa RAYCO ante las diferencias con el signo cuestionado miPayco [L]a Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa RAYCO, con registro núm. 471087, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta miPayco y la no existencia de un

riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca RAYCO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00435-00

Actor: DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Temas: Comparación entre marcas mixta y nominativa. Marca notoriamente

conocida. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Distribuidora Rayco S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declare la nulidad de las resoluciones núms. 85120 de 29 de octubre de 2015 y 10102 de 2 de marzo del 2016. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Distribuidora Rayco S.A.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015, “[…] por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”5, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 10102 de 2 de marzo del 2016, “[…] por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”6, expedida por el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte

demandada cancelar el registro de la marca mixta miPayco, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios 1 Por medio de apoderado. Cfr. folio 2 2 Cfr. Folios 46 a 70. 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 5Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Distribuidora Rayco S.A.S. y concedió el registro de la marca mixta mi PAYCO para distinguir servicios de la Clase 36 de la

Clasificación Internacional de Niza 6 Esta resolución confirmó la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Payco, Paga y Cobra Online S.A.S., en adelante tercero con interes directo en el resultado del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 1.1. Que se decrete la nulidad de las Resoluciones 85120 del 29 de octubre de 2015 y No. 10102 del 2 de marzo de 2016 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca: “mi Payco”, para identificar servicios de la clase 36 internacional, específicamente para “pasarela de pagos en internet y móvil, soluciones de pagos con tarjetas de crédito y débito en internet”. 1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos, que cancele el certificado de registro No. 527454 la marca mi Payco en la clase 36 internacional, así como la inscripción del mismo en el registro de la Propiedad Industrial. 1.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. El Tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 28 de abril de 2015, el registro de la marca mixta miPayco para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 8 de mayo de 2015, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 726, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa RAYCO, que identifica servicios de la misma Clase. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta miPayco al tercero con 7 Cfr. Folio 47. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interés directo en el resultado del proceso para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 10102 de 2 de marzo de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, literal a) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del artículo 134, literal a) del artículo 135 literal de la Decisión 486 6.1. Manifestó que la parte demandada violó los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, porque “[…] el signo miPayco no es lo suficientemente distintivo para ser considerado como marca toda vez que como lo hemos demostrado, la misma es confundiblemente similar a la marca RAYCO registrada previamente por mi representada en Colombia para identificar productos de la misma clase internacional […]”8. 6.2. Señaló que “[…] las evidentes similitudes que existen entre la marca miPayco y la marca RAYCO y especialmente le hecho de que la similitud generar entre dos marcas no depende de los elementos distintivos de las mismas, sino de aquellos que les son semejantes, bien podríamos afirmar que la primera no es más que la derivación o imitación de la segunda, razón por la cual su carácter novedoso desaparece y no puede por ende ser objeto de registro […]”9. 8 Cfr. Folio 67 9 Cfr. Folio 68

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.3. Indicó, de conformidad con lo anterior, que“[…] lo arriba mencionado, nos lleva a considerar que el signo miPayco carece de distintividad y novedad, y por

ende no cumple con su función diferenciadora capaz de distinguir en el mercado los productos que ella identifica de los productos que distingue la marca RAYCO […]”10.

Segundo cargo: violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.4. Explicó que la parte demandada violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] la marca RAYCO de mi representada y la marca miPayco cuya nulidad se solicita, se asemejan de tal forma que es imposible que al coexistir las mismas en el comercio el público consumidor no sea inducido a error o confusión […]”11. 6.5. Sostuvo que “[…] olvidó la Administración analizar que la marca miPayco está conformada por un prefijo que es inapropiable, a saber, la palabra “mi”, la cual es de uso común y no puede ser objeto de monopolio por ninguna persona.

La Administración incurrió en un error ya que al realizar el cotejo debió dejar a un lado las partículas de uso común que son inapropiables y analizar las marcas en su verdadera esencia. En este caso el análisis debía centrarse en las expresiones PAYCO y RAYCO […]”12. 6.6. Explicó que “[…] apreciadas de esta manera las marcas RAYCO y miPayco (mixta) se puede concluir que las mismas presentan las siguientes similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético: Se trata de palabras que comparten 4 letras: AYCO. Por lo tanto, no tiene capacidad suficiente para establecer marcadas diferencias entre los signos, que evite la confusión o riesgo de asociación en los consumidores […]. Es indudable que para el consumidor la

impresión que le despierta la apreciación sucesiva de las marcas es muy similar, de manera que en el mercado éste no dispondrá de los elementos de juicio necesarios para independizar, individualizar y distinguir plenamente los signos en el mercado […] 13. Fonéticamente, en razón a las grandes semejanzas que se presentan al pronunciar los signos en conflicto, es indudable advertir que se 10 Cfr. Folio 68 11 Cfr. Folio 55 12 Cfr. Folios 56 y 57 13 Cfr. Folio 58 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co generan sonidos muy semejantes, hecho que necesariamente generará confusión en el público consumidor en razón de que se trata de marcas cuyo elemento preponderante es el nominativo […]”14. 6.7. Sostuvo que “[…] tratándose de marcas que presentan enormes similitudes a partir de la visión de conjunto que despiertan en la mente de los consumidores y que identifican productos de la misma clase internacional, es claro que el consumidor al momento de adquirir los servicios que se identifiquen con las mismas, no efectuará un análisis detallado de los elementos diferenciadores de las marcas, sino que mantendrá una imagen general de las marcas, induciéndolo a error […]”15. 6.8. Afirmó que “[…] la Administración NO tuvo en cuenta que, tratándose de marcas similares y NO idénticas, es claro que deben existir diferencias entre ellas y que, justamente por ello, la aplicación de este criterio de confundibilidad resulta

aún de mayor trascendencia, pues es claro que si las marcas no son iguales, se debe tener en cuenta son las semejanzas existentes y no sus diferencias […]”16. 6.9. Expuso que “[…] con la naturaleza de los servicios que las marcas en conflicto cubren, es evidente que los criterios establecidos para definir el tema de la conexión competitiva están dados en este caso, pues i) compartes canales de comercialización, ii) comparten similares medios de publicidad, y iii) hay una estrecha relación entre los servicios. Resulta pues incuestionable la conexidad competitiva requerida por la causal de irregistrabilidad invocada […]”17. 6.10. Afirmó que “[…] la marca RAYCO fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como distintiva y notoria ya que se logró demostrar que los ingresos obtenidos, el nivel de comercialización y la cantidad de dinero invertido en la publicidad daban cuenta de la amplia difusión y promoción de la marca, la cual hoy en día sigue siendo ampliamente conocida y goza de una trayectoria y prestigio importante dentro de los servicios que presta […]”18. Contestación de la demanda 14 Cfr. Folio 59 15 Cfr. Folio 60 16 Cfr. Folio 62 17 Cfr. Folio 64 18 Cfr. Folio 65 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7. La parte demandada19 contestó la demanda20 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134, literal a) del artículo 135 de la Decisión 486

7.1. Sostuvo que no se vulneraron los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] el signo concedido goza tanto de la distintividad intrínseca, en la medida en que la marca tiene elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que la identifican y diferencian, como de la distintividad extrínseca, ya que no existe un signo dentro del mercado que sea similar al concedido o que pueda colocar a los consumidores en una situación de confusión al momento de optar por el servicio […]”21. Respecto del cargo de violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 7.2. Afirmó que no vulneró el literal a) del artículo 136 ibídem porque “[…] los signos cotejados presentan diferencias en cuanto a la composición ortográfica de los elementos adicionales de los mismos. Los signos se diferencian en la parte inicial y en la extensión de las expresiones, por lo cual, estas diferencias serán claramente percibidas por el consumidor al momento de encontrarse con los productos en el mercado […]”22. 7.3. Agregó que “[…] es evidente que la pronunciación de los signos es abiertamente diferente, otorgándole al consumidor la posibilidad de diferencias las marcas en el mercado y permitiendo que el signo concedido por la entidad goce de distintividad frente a otros que contengan aspectos similares […]”23. 7.4. Precisó que “[…] los signos son diferentes en su aspecto conceptual, debido a que cada uno lleva al consumidor a pensar en ideas diferentes, a pesar de compartir el vocablo AYCO: miPayco: lleva al consumidor a pensar en la idea de pagos ya que está compuesta por la expresión “pay” la cual en inglés tiene

como significado “pagar”. RAYCO: no lleva al consumidor a pensar en idea alguna debido a que carece de contenido semántico […]”24. 19 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 139 a 142 20 Cfr. Folios 124 a 138 21 Cfr. Folio 131 22 Cfr. Folio 134 23 Cfr. Folios 134 y 135 24 Cfr. Folios 135 y 136 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.5. Sostuvo que “[…] sumado a lo anterior, se hace imperante manifestar que el signo solicitado y concedido por la entidad es de tipo MIXTO, por lo cual se conceden derechos sobre la totalidad del conjunto marcario, y no sobre sus partes (denominativa y gráfica) en forma individual […]”25. 7.6. Por último, en relación con la notoriedad de la marca opositora, manifestó que “[…] en ningún momento se desconoció la calidad de notoria de la marca RAYCO. Sin embargo, no solo se requiere que la marca sea notoria para que se niegue un registro marcario, sino además, que existan similitudes susceptibles de generar confusión para el consumidor, por lo cual declarada la notoriedad del signo se debe proceder a realizar el cotejo marcario […]”26. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 25 de julio de 2018,

suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 639-IP-2018 de 26 de febrero de 201927, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, el Literal a) del Artículo 135 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales solo procede interpretar el Literal a) del Artículo 136 por ser pertinente […]”. Añadió que “[...] No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 por no ser materia de controversia aquello que puede o no constituir una marca […]”. Asimismo, indicó que “[…] de oficio se procederá a interpretar el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, respecto a la prohibición de registrar como marca una designación común […]” y “[…] los 25 Cfr. Folio 136 26 Cfr. Folio 137 27 Cfr. Folios 203 a 224

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos […]”. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de mayo de 201928, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda30, llevo a cabo la audiencia inicial el 20 de mayo de 201931, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y la interpretación prejudicial. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que, por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 28 Cfr. Folios 226 a 227 29 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo […]” 30 Artículo 179 de la Ley 1437. 31 Cfr. Folios 234 a 246 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión.

15. Dentro del término legal, las partes demandante y demandada reiteraron respectivamente los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación

como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

17. Vistos el artículo 149 numeral 8.32 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8033 de 12 de marzo de 201934, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados35 son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 201536, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta miPayco al tercero con interés directo en el resultado del proceso, en la que se indicó: “[…] 2.1. Análisis comparativo de los signos La Dirección con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que de la impresión de conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos comparten cierta semejanza al incluir dentro de sus conjuntos marcarios la

partícula AYCO, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuentan con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación37. Vale la pena resaltar que la sílaba inicial resulta un elemento diferenciador y que en su presentación visual logra resaltarse para distanciarse de la marca aquí opositora. 32 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 33 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 34 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 35 Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 36 Cfr. Folios 9 a 15

37 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución Nº30605, 20 de septiembre de 2002. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así mismo, al ser pronunciador por el consumidor los signos analizados, el sonido que estos producen no resultan similar, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, así como tampoco comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto. 2.2. No necesidad de analizar la relación de productos o servicios Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo o confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hacen que la marca sea registrable.

3. Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo solicitado no es confundible con el signo opositor, razón por la cual se declarará infundada la oposición presentada.

De igual manera, revisada la información que reposa en esta entidad se advierte que no existe impedimento para conceder el registro solicitado. E