CE-11001-0324-000-2009-00426-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre signo nominativo SUITE NIGHT SPRING y la marca nominativa SPRING previamente registrada en la clase 24 / SIGNO COMPUESTO / SIGNOS DE FANTASÍA – Los formados por palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son SUITE y NIGHT y por ello se excluyen del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo nominativo SUITE NIGHT SPRIN en la clase 24 al ser idéntica con la marca SPRING previamente registrada en la misma clase y tener conexión competitiva [L]a marca cuyo registro pretende la sociedad aquí demandante es idéntica desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual a la marca «SPRING», previamente registrada a favor de la sociedad Modanova S.A. Siendo ello así, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ponerse de presente que los signos en conflicto coinciden en los productos que pretenden distinguir, de manera que es evidente su conexión competitiva. En efecto, con el signo solicitado en registro se pretenden amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “tejidos de algodón, cabezales de almohadas, cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, fundas para colchones, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas, edredones (cobertores

rellenos de plumas), fundas de protección para muebles, juegos de cama, revestimientos de materias textiles, sábanas, sacos de dormir (fundas que sustituyen a las tela con dibujo (labrada), toallas de materias textiles, toallitas de tocador (de materias textiles)”. Por su parte, la marca opositora «SPRING» se concedió respecto de los siguientes productos de la misma Clase 24: “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”. Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto existe identidad que genera riesgo de confusión en los consumidores. Por lo anterior, la Sala concluye que no prospera el cargo por desconocimiento de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que el signo cuestionado sí incurre en la causal de irregistrabilidad invocada en los actos acusados. COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre signo nominativo SUITE NIGHT SPRING y la marca nominativa SPRING previamente registrada en la clase 24 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – En el examen para su determinación es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con conexidad competitiva / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo son SUITE y NIGHT en la clase 24 para la fecha de expedición del acto acusado / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son las expresiones SUITE y NIGHT en las marcas de los servicios de la

clase 35, que son conexos competitivamente con los productos de la Clase 24 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son las expresiones SUITE y NIGHT en las clases 24 y 35 por la relación de conexidad de los productos y servicios / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Se excluyen del cotejo marcario /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a jurisprudencia de esta Sección ha precisado que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de ellas. Así entonces, si bien es cierto que la indagación sobre si una expresión es usual o común debe hacerse respecto de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza y/o de unos productos o servicios específicos, atendiendo a los criterios decantados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias de sus interpretaciones prejudiciales, esta Sala ha destacado que en dicho examen es igualmente relevante tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva. Por ende, en la evaluación de si el signo es o no de uso común es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con conexidad competitiva. […] [C]orresponde entonces evaluar si alguna de las expresiones que integran el signo «SUITE NIGHT SPRING» solicitado son de uso común en productos o servicios de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 24, para la cual fue solicitado inicialmente el signo. De ser así, habrá lugar a aplicar la regla que impone excluir dichas expresiones al momento de

efectuar el cotejo marcario. A este respecto resultan igualmente pertinentes los fundamentos de la sentencia de 7 de diciembre de 2017 (demandante: Centur Marcas S.A), en la que, como se dijo, se determinó que las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’ del signo solicitado constituyen elementos de uso común en las marcas de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y justamente se concluyó que tales servicios son conexos competitivamente con los productos de la Clase 24 internacional. […] En esa medida, en aplicación de la regla antes explicada, la Sala tendrá en cuenta que las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’ son de uso común para la Clase 35 y que existe una relación de conexidad competitiva entre los productos de la clase 24 y los servicios de la 35. Por ende, se concluye que en el asunto bajo examen las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’, que son comunes en la clase 35, también lo son para la Clase 24, razón por la que esas palabras serán excluidas del cotejo marcario. COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO – No genera derechos en relación con el registro de una marca / COEXISTENCIA PACÍFICA DE LAS MARCAS – Prueba / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La demandante resaltó que desde hace varios años ha usado de forma pública, regular, continua y ostensible el signo distintivo «SUITE NIGHT SPRING» para distinguir productos en las clases 20 y 24, sin que la sociedad Modanova S.A. haya formulado ninguna reclamación por ese hecho en contra de la accionante. A su juicio, ello demuestra la ausencia de confusión en el consumidor, pone de

presente la coexistencia pacífica en el mercado del signo solicitado con la marca opositora, y representa una autorización tácita de la opositora para que haga uso del signo solicitado. A lo anterior agregó que el signo «SUITE NIGHT SPRING» goza de distintividad adquirida, en virtud de la notoriedad de la marca «SPRING», registrada en las Clases 10, 20 y 37 a favor de Centur Marcas S.A., y en consideración a que la sociedad ha hecho uso público, personal y continuo del signo solicitado gracias a la diversidad de actividades y a la expansión de sus negocios. Para la Sala los anteriores argumentos tampoco están llamados a prosperar, por cuanto, en primer lugar, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la “[…] “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”, ni tiene entidad suficiente para hacer inaplicable el estudio sobre la configuración de las causales de irregistrabilidad. Además, tal como lo precisó esta Sala en sentencia de 11 de mayo de 2020, quien alega la coexistencia pacífica de las marcas cotejadas debe probarla a partir de “elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión

[...]”. Así, el alegato sobre la coexistencia pacífica de los signos debe ser confrontado con los medios de prueba y, para que prospere, debe existir la convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos cotejados. Sin embargo, en el asunto bajo examen, la accionante no aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva o canales de distribución sin que haya presentado el riesgo de confusión, de manera que no se encuentra demostrada la tesis que propuso. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA – No se probó el uso público, personal y continuo del signo SUITE NIGHT SPRING [E]n cuanto a la distintividad adquirida, se debe precisar que dicha figura se deriva del párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. En atención a dicho fenómeno, un signo que en principio no sea distintivo, puede convertirse en registrable teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro le sea concedida. El uso constante, real y efectivo en el mercado del signo debe estar debidamente acreditado, en los términos del artículo 166 de la Decisión 486, conforme al cual se entenderá que una marca se

encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. En el presente asunto, no obstante, la parte actora tampoco allegó prueba alguna que permita acreditar que haya hecho uso público, personal y continuo del signo solicitado en los términos antes mencionados, de suerte que carece de sustento probatorio la alegada distintividad adquirida del mismo, sin que pueda considerarse como demostrativa de tal figura la supuesta notoriedad de un signo diferente, como lo es «SPRING» en las otras clases en que lo tiene registrado la demandante. MARCA – Concepto / SIGNO – Requisitos para su registro CANCELACIÓN DE LA MARCA POR NO USO – Efectos En sus alegatos de conclusión, la accionante puso de presente que, mediante Resolución 41022 de 6 de agosto de 2010, confirmada por las Resoluciones 67782 de 30 de noviembre de 2010 y 24415 de 25 de abril de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca nominativa «SPRING», hasta entonces registrada para identificar productos en la clase 24 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad Modanova S.A. Según la demandante, la referida cancelación desvirtuó el fundamento de la Resolución acusada porque la decisión de negar el registro de la marca «SUITE NIGHT SPRING» únicamente obedeció a que el signo representaba un riesgo de confusión respecto de la marca «SPRING», por lo que no se configura la causal

establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. La Sala advierte que no es de recibo la tesis planteada por la demandante, pues debe tenerse en cuenta que, al momento de la expedición de los actos acusados, el registro de la marca nominativa «SPRING» se encontraba vigente, por lo que constituía un factor a considerar en el análisis de registrabilidad del signo solicitado por la demandante. En efecto, como se explicó, la marca previamente registrada «SPRING», solo fue cancelada hasta el 6 de agosto de 2010, es decir, con posterioridad a la expedición del acto acusado de fecha 24 de febrero de 2009. Por consiguiente, tal como lo ha señalado esta Sala en oportunidades anteriores, la cancelación por no uso de la marca opositora en ninguna forma incidiría en la legalidad de los actos demandado, teniendo en cuenta que dicha cancelación solo tiene efectos hacia el futuro. Así las cosas, el examen sobre los fundamentos de legalidad del acto acusado en el presente asunto debe abordarse en consideración a las circunstancias existentes al momento de la evaluación sobre la procedencia del registro solicitado en el trámite administrativo. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA – Negada respecto del signo SUITE NIGHT SPRING / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Características / DERECHO A LA IGUALDAD – No vulneración [L]a Sala destaca que, tal como lo ha precisado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional Competente al abordar la procedencia de una solicitud de registro

marcario se caracteriza por ser un examen de oficio, integral, motivado y autónomo, “tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con la decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares […]”.En consecuencia, tal como lo ha precisado en esta Sección anteriormente, es claro que el hecho de que la Superintendencia haya concedido el registro de signos que, a juicio de la demandante, son similares a la marca «SPRING» para distinguir productos de la misma clase 24, no implica que la entidad este indefinidamente obligada a conceder las solicitudes de registro de signos iguales o similares, pues el deber de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marca. En esa medida, no se verifica un trato diferenciado injustificado si, luego de realizar el examen en los términos referidos, la Superintendencia arriba a una conclusión diferente a la adoptada respecto de solicitudes previas. En este orden, no prospera el cargo por violación del artículo 13, parcial, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136

ARTÍCULO LITERAL A / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –

ARTÍCULO 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-0324-000-2009-00426-00

Actor: CENTUR MARCAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Registro marca nominativa SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Centur Marcas S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del CCA, contra la Resolución número 07874 de 24 de febrero de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 53277 de 2008, en el sentido de revocar sus artículos primero y tercero, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Modanova S.A. y negar el registro como marca nominativa del signo «SUITE NIGHT SPRING», solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad Centur Marcas S.A., a través de apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del

artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “4.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 07874 del 24 de febrero de 2009, que declara fundada la oposición promovida por la sociedad MODANOVA S.A, y niega el registro de la marca SUITE NIGHT SPRING (nominativa), en la clase 24, en los siguientes términos así: “ARTICULO PRIMERO.- Revocar el artículo primero y tercero de la decisión contenida en la Resolución no. 53277 de 18 de diciembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MODANOVA S.A.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro como marca mixta (sic) del signo SUITE NIGHT SPRING, para distinguir productos comprendidos en la clase 24ª Internacional, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Confirmar en sus demás partes la resolución No. 53277 del 18 de diciembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. 4.2. Que como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se confirme la Resolución 53277 del 18 de diciembre de 2008, que declara infundada la oposición promovida por la sociedad MODANOVA S.A., y concede el registro de la marca comercial SUITE NIGHT SPRING (nominativa), en la clase 24.

4.3. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el art. 2do literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1.957. 4.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”1. 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1 Folios 98 y 99 del expediente. El 10 de julio de 2006 la sociedad Industrias Spring S.A. solicitó el registro de la marca «SUITE NIGHT SPRING» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente núm. 06-66467). El 30 de noviembre de 2006 se publicó dicha solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial número 570. Dentro del término legal, la sociedad Modanova S.A. se opuso al registro de la marca con fundamento en las marcas «SPRING» y «SPRING MAID», registradas para amparar productos de las clases 24 y 23, 24, 25 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. Asimismo, en el referido término la sociedad Industria Americana de Colchones S.A. presentó oposición fundamentada en la marca mixta «AMERICAN NIGHT», registrada a su favor para

distinguir productos de la clase 20 internacional. Mediante contrato de cesión celebrado el 1 de agosto de 2007 la sociedad Industrias Spring S.A. cedió a favor de la sociedad Centur Marcas S.A. los derechos de propiedad industrial derivados de la solicitud del registro como marca del signo «SUITE NIGHT SPRING». La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 53277 de 18 de diciembre de 2008, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca nominativa «SUITE NIGHT SPRING» a favor de la sociedad Industrias Spring S.A., para distinguir “tejidos de algodón, cabezales de almohadas, cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, fundas para colchones, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas edredones (cobertores rellenos de plumas). Fundas de protección para muebles, juegos de cama, revestimientos de materias textiles, toallitas de tocador (de materias textiles)”, comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional. La sociedad Modanova S.A. interpuso recurso de reposición y apelación en contra de la anterior Resolución. El primero de ellos se resolvió a través de la Resolución número 03612 de 29 de enero de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado

para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 07874 de 24 de febrero de 2009. En dicho acto, se revocaron los artículos primero y tercero de la Resolución 53277 de 18 de diciembre de 2008 para, en su lugar, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Modanova S.A. y negar el registro como marca nominativa del signo «SUITE NIGHT SPRING». 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima, en primer lugar, que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 13, parcial, de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, adujo que el acto acusado desconoció los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.1. En primer lugar, la demandante afirmó que existen varias marcas registradas a favor de diferentes titulares, que distinguen productos de la clase 24 internacional, y se componen de expresiones muy similares a la marca que fundamentó la decisión de denegar el registro del signo solicitado. En esa medida, teniendo en cuenta que en el pasado la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que era posible la coexistencia de la marca «SPRING», con marcas como «SPRIT», «SPRITE», «SPRINTER», «ECOPRINT» y «SEDEPRINTER», en aplicación del principio de igualdad, no había razón para negar el registro del signo «SUITE NIGHT SPRING» solicitado por la accionante. En el mismo sentido, llamó la atención sobre el hecho de que la Superintendencia

ha concedido el registro como marca de signos compuestos, en los cuales una de sus denominaciones corresponde a una marca registrada o a un elemento denominativo de otra marca compuesta prioritaria2. A su juicio, dicha circunstancia demuestra que es posible la coexistencia pacífica de marcas compuestas que comparten expresiones similares. 2 Para ejemplificar su planteamiento la demandante hizo alusión a las siguientes marcas compuestas por dos expresiones, en las que una de ellas se encuentra registrada a favor de un tercero y destacó que se encuentran registradas a favor de titulares diferentes en una misma categoría, a pesar de que se componen por expresiones ‘Secret Platinium Protection’, ‘Secret Noir’, ‘Secret D’Rose’, ‘Secret De Vichy’, ‘Secreto de Juventud’, ‘Popsi’, ‘Pop’Ables’, ‘Pop Loca’, ‘Popco’, ‘Pop Box’, ‘Pop Rocks’, ‘Pop Ice’, ‘Ladu Mc Gregor’, Lady Adams’, ‘Lady Stork’, ‘Lady Ady’, ‘Lady Marcel’, ‘Sueño Rosa’, ‘Rosal’, ‘Rosabon’, ‘Rosabel’, ‘Rosa Venus’, ‘Polo’, ‘Polo Club’, ‘Polo Jeans’, ‘Apolo’, ‘Esprit’, ‘Sprite’. Por lo anterior, adujo que la demandada vulneró su derecho a la igualdad al haberle negado el registro que solicitó, pues anteriormente ha concedido a otros solicitantes el registro de marcas similares a la marca «SPRING» para distinguir productos de la misma clase y ha otorgado el registro de signos compuestos por elementos denominativos que a su vez integran otras marcas registradas en la misma clase. 1.3.2. En segundo lugar, señaló que en el acto acusado se desconoció el artículo

134 de la Decisión 486, toda vez que, al negar el registro solicitado, la demandada desconoció que el signo «SUITE NIGHT SPRING» es intrínseca y extrínsecamente distintivo, ya que ni el conjunto marcario ni sus elementos son “confundiblemente semejantes”3. Al respecto indicó que el signo tiene la suficiente capacidad para individualizar los productos para los cuales se solicitó el registro y que no genera confusión respecto de la marca «SPRING». Por ende, al adoptar la decisión acusada, la Superintendencia dejó de aplicar el artículo 134, norma que establece el principio general de registrabilidad de las marcas, y en su lugar, aplicó equivocadamente las normas excepcionales y prohibitivas del registro. En ese sentido, reprochó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se limitó a afirmar, en forma confusa y generalizada, que existían riesgo de confusión y asociación entre los signos «SPRING» y «SUITE NIGHT SPRING» a partir en tres consideraciones, a saber: la confusión de los signos distintivos en conflicto, la reproducción de la marca opositora en el signo solicitado y la conexión competitiva de los productos distinguidos con los signos en conflicto. Para la demandante, dichos fundamentos son errados, por cuanto, en primer lugar, la marca que fundamentó la negación se compone de una sola expresión, a diferencia del signo solicitado que está compuesto por tres expresiones que se pronuncian como una unidad fonética y le otorgan suficiente distintividad. Además, la fuerza distintiva del signo viene dada a partir de las expresiones ‘SUITE NIGHT’, las cuales se resaltan por su tamaño y proporción respecto de los demás

elementos denominativos que integran el signo solicitado; a su juicio, “por estar ubicado igualmente en la parte superior y central de la etiqueta, este elemento suficientemente destacado, relevante y llamativo en el conjunto marcario, permite la designación verbal del productos hasta llegar al punto de prescindir de la 3 Folio 120 del expediente. expresión SPRING”4. Por lo mismo, manifestó que no es cierto que el signo solicitado sea una reproducción de la marca «SPRING». Por otra parte, aseveró que las marcas son diferentes ortográfica y visualmente, ya que los vocablos añadidos a los coincidentes con la marca opositora están dotados de la suficiente carga semántica que permite identificar su origen empresarial y evitan la confusión en el consumidor. Así, la extensión de los signos confrontados es diferente, ya que, mientras el opositor consta de 6 letras en una sola palabra, el signo «SUITE NIGHT SPRING» está integrado por 16 letras que conforman 3 palabras diferentes, con 3 golpes de voz, lo cual realza las diferencias fonéticas entre uno y otro. En consecuencia, a pesar de que los signos coinciden en una expresión, las dos primeras palabras del solicitado diluyen la semejanza, “máxime si la marca SUITE NIGHT SPRING, tiene elementos gráficos y combinación de colores que enfatizan las diferencias entre las marcas confrontadas”5. En ese orden, aseveró que es equivocado el planteamiento de que los signos confrontados son confundibles porque distinguen productos comprendidos en la misma Clase y emplean idénticos canales de comercialización, pues esos factores, por si solos, no determinan el riesgo de

confusión entre los signos, como quiera que no existe similitud desde el punto de vista ortográfico, visual, fonético y conceptual. Señaló que la Resolución 07874 de 2009 desconoció los presupuestos necesarios para la comparación conceptual de los signos confrontados, pues éstos evocan ideas totalmente distintas. Al respecto destacó que, a pesar de que los signos están conformados por expresiones que no pertenecen a la lengua castellana, lo cierto es que el idioma inglés ha sido incorporado en la vida cotidiana de forma importante, por lo que no resulta extraña la evocación de ciertas expresiones. Así, en el signo solicitado, las palabras evocan la idea de “confortable noche primaveral” o “confortable noche de primavera” o “dormitorio de noche primaveral”, mientras que la marca opositora solo evoca el concepto de “primavera”, siendo estas ideas o conceptos totalmente distintos. En consecuencia, señaló que es claro que el signo pretendido es suficientemente distintivo. Asimismo, adujo que la decisión adoptada desconoció las características visuales del conjunto marcario «SUITE NIGHT SPRING» que, analizado desde su 4 Folio 132 del expediente. 5 Ibídem. impresión global, tiene novedad, originalidad y distintividad respecto de la marca que fundamentó la negación. Además, reprochó que, al abordar el análisis de la solicitud, en la Resolución se descompuso su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales del signo, además que se desconocieron “[…] los elementos figurativos gráficos y los colores que hacen parte del conjunto, ignorando por

consiguiente la relevancia que estos tienen dentro del conjunto […]”6. 1.3.3. En tercer lugar, la demandante afirmó que en los actos acusados se aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 del Decisión 486. Al respecto manifestó que las normas que prohíben el registro de una marca constituyen excepciones a la regla general, las cuales por ende son de aplicación restringida, y recordó que en caso de duda en su interpretación ésta debe resolverse a favor de la libertad de uso y registro de signos distintivos. Igualmente, expuso algunos criterios doctrinales sobre los conceptos de riesgo de asociación y riesgo de confusión a los que alude la referida norma. En consideración a lo anterior, la demandante manifestó que “la marca SUITE NIGHT SPRING (nominativa), en la clase 24, de Centur Marcas, se caracteriza por ser absolutamente mixta, compleja, compuesta de tres expresiones en lengua inglesa o en idioma inglés, con una significación o evocación conceptual propia y precisa”7, de manera que, a pesar de que contiene la marca «SPRING», no representa un riesgo de confusión ni asociación “en virtud de la ausencia de identidad” y de similitudes ortográficas, visuales, fonéticas y conceptuales. Adicionalmente, afirmó que, de conformidad con el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, cuando los signos distintivos no son idénticos y tampoco lo son los productos que identifican, debe probarse la existencia del riesgo de confusión. Sin embargo, en el presente asunto la sociedad Modanova S.A. no aportó pruebas que demostraran el riesgo de confusión que fundamentó su oposición.

1.3.4. De otra parte, la deman