CE - 110010324000200700140001SENTENCIANIEGAPRET20220707172345

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Radicación: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 11001-03-24-000-2007-00140-00

Demandante: Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero

Interesado: Sociedad EXECUTIVE S.A.

Tema: NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL REGISTRADOS EN OTRO PAIS - El efectuado en la República del Ecuador es insuficiente para defender la irregistrabilidad de una marca con el mismo nombre en Colombia / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Confundibilidad – Reglas de Cotejo/

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentaron la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones núm. 29626 de 29 de noviembre de 20041, núm. 2224 de 7 de febrero de 20052, y, la Resolución núm. 28996 de 30 de octubre de 20063, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y comercio negó el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», para distinguir productos

de 20063, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y comercio negó el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», para distinguir productos

1 Folios 23 a 30 Cuaderno 1. Resolución núm. 29626 de 29 de noviembre de 2004, «Por la cual se decide una solicitud de registro», proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Folios 60 a 63 Cuaderno 1. Resolución núm. 2221 del 7 de febrero de 2005, «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 28996 de 30 de noviembre de 2006, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Folios 64 a 69 Cuaderno 1. Resolución núm. 28996 del 30 de octubre de 2006, proferida por el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación», mediante la cual se resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución 28996 de 30 de noviembre de 2006, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.2

Radicacion: 1100103240002007001400-00

Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A.4

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito5 radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«2.1. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 29626 del 29 de noviembre de 2004 , proferida por la jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No 03-113663, por medio de la cual se niega el registro de la

de 2004 , proferida por la jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No 03-113663, por medio de la cual se niega el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería , aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional, a Fernando March Game y/o la sociedad Ecuacleaner S.A.

2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 2221 del 7 de febrero de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No 03 -113663, que resuelve el recurso de reposición, confirmando lo decidido en la Resolución 29626 del 29 de noviembre de 2004, que niega el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional, a Fernando March Game y/o la sociedad E cuacleaner S.A. y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias adel antadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Fernando March Game y/o la sociedad E cuacleaner S.A. y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias adel antadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 28996 del 30 de octubre de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resuelve el recurso de apelac ión, confirmando la decisión contendida en la Resolución 29626 del 29 de noviembre de 2004 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, en la cual se niega el registro de la marca mixta

4 La Resolución núm. 28996 del 30 de octubre de 2006, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fue notificada mediante edicto desfijado el 30 de noviembre de 2006, fecha en la cual quedó ejecutoriada. Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 1 de diciembre de 2006. Como la demanda fue presentada el día 20 de marzo de 2007 (folio 51), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal. 5 La Resolución núm. 28996 del 30 de octubre de 2006, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fijada en edicto el 30 de octubre de 2006 y desfijada el 30 de noviembre de 2006, fecha en la cual quedó ejecutoriada. Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del

agotado los recursos en sede administrativa, fijada en edicto el 30 de octubre de 2006 y desfijada el 30 de noviembre de 2006, fecha en la cual quedó ejecutoriada. Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 1 de diciembre de 2006. Como la demanda fue presentada el día 20 de marzo de 2007 (folio 51), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal.3

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Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

LE COLLEZIONI, para distinguir comprendidos dentro de l a Clase 3 Internacional, a Fernando March Game y/o la sociedad Ecuacleaner S.A.

2.4. Consecuencialmente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de Fernando March Game y/o la sociedad E cuacleaner S.A., comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio registrar la marca “LE COLLEZIONI” (MIXTA) Clase 03 Internacional, tal como se solicitó.

2.5. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su cor respondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]».

I.2. Los hechos

2. El 31 de diciembre de 2003 el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A., solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio –

Industrial. […]».

I.2. Los hechos

2. El 31 de diciembre de 2003 el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A., solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SICel registro de la marca «LE COLLEZIONI» para distinguir productos como perfumería, jabones, cosméticos, lociones para el cabello comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional de Niza. Acompañando la solicitud, adjuntaron un «escrito de advertencia» con material probatorio. En el escrito refieren la existencia y uso anterior del nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» que los distingue como empresarios y, a su establecimiento de comercio en la República del Ecuador.

3. Frente a la solicitud de registro, presentaron oposiciones GA MODEFINE S.A. sobre la base de su marca FIGURATIVA, registrada con certificado 207383 para distinguir productos comprendidos en la Clase 3; y, EXECUTIVE S.A. sobre la base de su marca LE COLLEZIONI (mixta), registrada con certificado 278133 para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Posteriormente, el 29 de julio de 2004, el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A., presentaron ante la SIC una modificación a la solicitud de registro radicada el 31 de diciembre de 2003, con el propósito de excluir del logo, el símbolo ubicado en la parte superior de la palabra «LE

COLLEZIONI».

5. El 29 de noviembre de 2004, mediante Resolución núm. 29626 la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada

COLLEZIONI».

5. El 29 de noviembre de 2004, mediante Resolución núm. 29626 la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Ga Modefine S.A., y fundada la oposición presentada por la sociedad EXECUTIVE S.A. En consecuencia, denegó el registro del signo «LE COLLEZIONI» para distinguir productos de la Clase 3.

6. Frente a la anterior decisión, la parte demandante, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

7. El 7 de febrero de 2005, mediante Resolución núm. 2221 la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión impugnada.4

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8. El 30 de octubre de 2006, mediante Resolución núm. 28996 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución núm. 29626 del 29 de noviembre de 2004.

9. Paralelo al trámite de la solicitud de registro, el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A. presentaron6, ante la SIC, solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 34999 del 17 de diciembre de 2003 por la cual se concedió el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. Dicha solicitud, fue inadmitida por no haber presentado oposición en los

directa contra la Resolución 34999 del 17 de diciembre de 2003 por la cual se concedió el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. Dicha solicitud, fue inadmitida por no haber presentado oposición en los términos previstos en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000.

10. Como consecuencia de la decisión referida, el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A., iniciaron acción de nulidad y restablecimiento del derecho7 contra la Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003, por la cual le fue concedido el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad

EXECUTIVE S.A.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

11. Manifestó que la SIC al expedir la resolución demandada vulneró las siguientes

normas:

• Artículos 136 literal a), 150 y 191 de la Decisión 486 de 2000, - Artículo 618 de la Constitución Política - Artículo 669 del CCA - Artículo 76810 del Código Civil

12. Afirmó, que la SIC no efectuó en debida forma el examen de registrabilidad del signo distintivo, al no considerar que la demandante contaba con derechos adquiridos sobre el signo distintivo «LE COLLEZIONI» por ser una expresión que venían utilizando desde 1988 como nombre y enseña comercial.

6 18 de junio de 2004. 7 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicación: 11001-03-24-000-2007-00137-00. 8 «ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la

7 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicación: 11001-03-24-000-2007-00137-00. 8 «ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.» 9 «Artículo 66.- Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan su vigencia.» 10 «Artículo 768. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.

Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe. Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.»5

Radicacion: 1100103240002007001400-00

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

13. Señalaron que desde el año 1988, el señor Fernando March Game y/o la sociedad Ecuacleaner S.A. con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil Ecuador, usan el nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación compra y venta de toda clase de productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería). Igualmente, el nombre y enseña comercial la utilizan para distinguir todos los artículos relacionados, tales como jabones, perfumería, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, etc; productos comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional de Niza.

14. Aseguraron que el uso continuo e ininterrumpido del nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» en la República del Ecuador, les otorgó la titularidad del mismo, contando así con las facultades previstas en la Decisión de la Comunidad Andina y la legislación internacional, para defender sus derechos en cualquiera de sus países miembros.

15. Adicionalmente, refirieron que, en el año 2000, el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A. sostuvieron un acercamiento comercial con algunos socios de EXECUTIVE S.A. en la ciudad de Guayaquil, con el objeto de

15. Adicionalmente, refirieron que, en el año 2000, el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A. sostuvieron un acercamiento comercial con algunos socios de EXECUTIVE S.A. en la ciudad de Guayaquil, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera, especialmente italiana, en establecimientos que se denominarían «LE COLLEZIONI». Dicho nombre y enseña comercial, habían identificado a la demandante por más de diecinueve (19) años en el territorio ecuatoriano.

16. Comentaron, que en una visita realizada por el señor Fernando March Game a Colombia se percató de que la sociedad EXECUTIVE S.A., sin su autorización y de mala fe, estaba haciendo uso de la marca «LE COLLEZIONI» en Colombia, para distinguir los mismos productos que los demandantes distribuían y comercializaban en la República del Ecuador con ese nombre y enseña comercial.

17. Indicaron que, a pesar de ello, la SIC mediante la Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003 había concedido el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. Por tal motivo, interpusieron demanda de nulidad contra dicho acto administrativo, por contrariar las normas supralegales y constitucionales que conforman el derecho marcario.

18. Aseveraron que, no obstante haber alegado la existencia del referido proceso, los actos acusados tuvieron como fundamento la Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003 por la cual la SIC había concedido el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A., desconociendo los derechos adquiridos que sobre la misma tenía la parte demandante y que había puesto en

de diciembre de 2003 por la cual la SIC había concedido el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A., desconociendo los derechos adquiridos que sobre la misma tenía la parte demandante y que había puesto en conocimiento de la SIC, a través del documento denominado «escrito de advertencia», radicado ante esa autoridad el 31 de diciembre de 2003.6

Radicacion: 1100103240002007001400-00

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19. Aseguró que la SIC omitió tener tales argumentos en consideración y, en la Resolución No. 29626 del 29 de noviembre de 2004 les negó la solicitud de registro, dándole plena validez al acto administrativo del 17 de diciembre de 2003 – Resolución 34999-. Reprocharon que la SIC hubiera presumido la legalidad de la Resolución 34999 de 2003, en tanto lo apropiado hubiera sido aplicar la excepción de ilegalidad, para proceder a acceder al otorgamiento del registro del signo distintivo «LE COLLEZIONI» a su favor.

20. Anotó, que la SIC no ponderó ni valoró la información allegada por la parte demandante en tres momentos, como lo fueron: i) en el escrito de advertencia del 31 de diciembre de 2003, ii) en el traslado de la oposición de la sociedad EXECUTIVE S.A. y, iii) en el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución que negó el registro.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

EXECUTIVE S.A. y, iii) en el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución que negó el registro.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

21. El apoderado judicial de la SIC contestó la demanda11, para lo cual indicó que los actos administrativos expedidos por la SIC se ajustaban plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

22. Respecto del uso anterior del nombre comercial «LE COLLEZIONI», aclaró que, si bien el derecho al nombre comercial se adquiere por el primer uso que de éste se haga en el comercio, no ocurre lo mismo en relación con la marca. Por tal razón, quien se encuentre interesado en oponerse al registro de una marca, deberá acreditar la existencia de su mejor derecho dentro del procedimiento administrativo, y probar su primer uso, el cual debe ser personal, público, ostensible y continuado del nombre comercial.

23. Precisó, que dentro del procedimiento de registro de una marca, quien tenga legítimo interés puede presentar observaciones tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación, lo cual no sucedió en el caso sub examine.

24. En lo que tiene que ver con el examen de registrabilidad, comentó que «LE COLLEZIONI» carecía de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados, resulta que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor

COLLEZIONI» carecía de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados, resulta que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo cual no le otorga suficiente distintividad para cumplir con su función diferenciadora en el mercado, por lo que encuadraba en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

11 Folios 87 a 96 cuaderno principal7

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II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD EXECUTIVE S.A.

25. La Sociedad EXECUTIVE S.A actuando como tercera interviniente mediante apoderado judicial, contestó la demanda12 oponiéndose a cada una de las pretensiones, por carecer de fundamento fáctico y legal.

26. Puso de presente, que la SIC realizó el examen de registrabilidad y confundibilidad basado en la oposición por ella presentada, en el sentido de que el signo «LE COLLEZIONI» no podía ser concedido nuevamente, por ser idéntico a la marca previamente registrada por la sociedad EXECUTIVE S.A para distinguir productos de la Clase 3.

27. Señaló, que la Resolución núm. 34999 del 17de diciembre de 2003 por la cual la SIC concedió el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. se presumía legal hasta no fuera demostrado lo contrario, sin

cual la SIC concedió el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. se presumía legal hasta no fuera demostrado lo contrario, sin que de ello se derive una vulneración al derecho de defensa de los accionantes. Lo anterior, teniendo en cuenta que hicieron uso de los recursos otorgados por la ley para impugnar las decisiones, aunque al final se hubieren resuelto de manera desfavorable para los demandantes.

28. Subrayó, que la supuesta protección que el demandante alega tener sobre el nombre comercial «LE COLLEZIONI» en la República del Ecuador no se hace extensiva por sí sola al territorio colombiano, por cuanto solo es aplicable en el territorio donde es usado, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad marcaria aplicable.

29. Comentó, que la Decisión 486 de 2000 consagra dos excepciones al principio de territorialidad, que le permite a los titulares de signos distintivos extender la protección de sus signos distintivos a otros países de la región, como lo son: i) la Oposición Andina y, ii) las marcas notorias. Los demandantes no hicieron uso de los mencionados mecanismos.

30. Argumentó, que la SIC no tenía otra alternativa que desconocer el presunto derecho intelectual alegado por los demandantes respecto del signo «LE COLLEZIONI», por haber sido usado exclusivamente en el territorio ecuatoriano.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunalrindió Interpretación Prejudicial 434-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, en la que

COMUNIDAD ANDINA.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunalrindió Interpretación Prejudicial 434-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 150, 172 y 191 de la Decisión 486 de la

12 Folios 101 a 119 cuaderno principal8

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Comunidad Andina, en adelante, Decisión 486, y de oficio, los artículos 137, 190 y 200 Ibídem.

32. La Sala resalta los apartes más relevantes de la Interpretación Prejudicial aplicable al sub examine y las conclusiones a las cuales llegó:

«1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. […] 1.4. El Tribunal consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser […]. […]

2. Comparación entre marcas mixtas . 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos

denominativos:

2. Comparación entre marcas mixtas . 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos

denominativos:

a) Se debe analizar cada signo en conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial , el Tribunal consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos LE COLLEZIONI.

3. El nombre comercial y la enseña comercial usada en otro País Miembro como antecedente para el registro de una marca. […]

3.4. En cualquier caso, según el Artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendrá un

3.4. En cualquier caso, según el Artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendrá un carácter declarativo, de conformidad asimismo con lo establecido en el Artículo 193 de la misma Decisión. 3.5. En cualquier caso, la protección del nombre comercial no podrá exceder el territorio nacional del País Miembro en el cual se haya registrado o probado su uso efectivo. Sin embargo, en virtud de una9

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interpretación sistemática del articulado de la Decisión 48613, el titular de un nombre comercial protegido en cualquier País Miembro podrá interponer una oposición andina en el País Miembro donde se pretenda registrar un signo idéntico o similar, siempre que acredite su interés real en el mercado de dicho país, mediante la solicitud de registro del respectivo nombre comercial al momento de interponerla. 3.6. En relación a la enseña comercial, es preciso destacar que el Artículo 200 de la Decisión 486, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, establece que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial. En consecuencia, lo explicado precedentemente respecto a la protección de un nombre comercial previamente usado en otro País Miembro, es también aplicable a la protección que se confiere a las enseñas comerciales […] 3.8. En el presente caso, el Tribunal consultante deberá verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la interposición de una

previamente usado en otro País Miembro, es también aplicable a la protección que se confiere a las enseñas comerciales […] 3.8. En el presente caso, el Tribunal consultante deberá verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la interposición de una oposición andina por parte del interesado en hacer valer derechos anteriores sobre un nombre comercial o una enseña comercial usados en otro País Miembro idénticos o similares a la marca solicitada, para así determinar si constituyen derechos previamente adquiridos válidamente oponibles al registro de la referida marca.

4. Irregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. […] 4.6. A este respecto, el tribunal considera que “acto contrario a los usos honestos” es aquel que se produc