CE - 110010324000200900562001SENTENCIA20220921110822

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Referencia. Acción de nulidad relativa

Actor: FRANKLIN LOUFRANI

TESIS: LAS MARCAS “SMILEY” (NOMINATIVAS), OTORGADAS EN

FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE EL ACTOR A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERAN SIMILARMENTE CONFUNDIBLES CON SUS MARCAS MIXTAS “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, SE ENCUENTRAN CADUCADAS. POR

TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO

172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor FRANKLIN LOUFRANI , mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones

acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 9848 y 9879 de 30 de abril de 2004, "Por la cual se decide una

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486.2

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solicitud de registro de marca", 20947 y 20949 de 27 de agosto de 2004, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio 3; y 23985 y 23988 de 27 de septiembre de 2004, “ Por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:

1º: Que el 26 de septiembre de 2003, la señora CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ SALDARRIAGA presentó solicitudes de registro como marcas de los signos nominativos “SMILEY”, para distinguir productos comprendidos en las clases 244 y 255 de la Clasificación Internacional de

JIMÉNEZ SALDARRIAGA presentó solicitudes de registro como marcas de los signos nominativos “SMILEY”, para distinguir productos comprendidos en las clases 244 y 255 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.6 Posteriormente, fueron cedidos al señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO.

3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. […]”. 5 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] vestidos, calzado y sombrerería. […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

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2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad JEANS FASHIONS S.A. presentó oposición contra los registros solicitados con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “SISLEY”, previamente registrada a su favor en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3º: Que mediante resoluciones núms. 9848 y 9879 de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos7 de la SIC, declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió los registros de las marcas nominativas “SMILEY”, en las Clases 24 y 25 de la Clasificación

la División de Signos Distintivos7 de la SIC, declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió los registros de las marcas nominativas “SMILEY”, en las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, los cuales se encuentran hoy en cabeza de la sociedad INVER

QUINTERO TORO LTDA.

4º: Que contra las citadas resoluciones la sociedad JEANS FASHIONS S.A. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. Los primeros de ellos, a través de las resoluciones núms. 20947 y 20949 de 2004, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, mediante las resoluciones núms. 23985 y 23988 de ese año, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

7 Hoy Dirección de Signos Distintivos.4

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I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto pasó por alto que es titular de las marcas “SMILEY”, “SMILEY”,

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto pasó por alto que es titular de las marcas “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, previamente registradas en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada, para identificar iguales productos o servicios o para los cuales su uso pueda causar un riesgo de asociación y/o confusión indirecta en el público consumidor. Agregó que los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas, “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, tienen conexión compet itiva y no pueden coexistir en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que las solicitadas pretenden identificar productos comprendidos en las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.5

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identificar productos comprendidos en las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.5

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Sostuvo que tiene derecho al uso exclusivo de la expresión “SMILEY”, en virtud del prestigio adquirido a nivel nacional e internacional, por lo que, a su juicio, el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO lo que pretende es aprovecharse del prestigio y la notoriedad de que gozan sus marcas en el mercado, causando confusión por asociación entre el público consumidor.

Indicó que la coexistencia de los signos en mención generaría una confusión indirecta en el público consumidor, puesto que podrían pensar que provienen del mismo productor comercial, obteniendo como resultado una desviación desleal de la clientela. Aseguró que las marcas “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY ”, deben ser protegidas para evitar el aprovechamiento injusto del prestigio adquirido o la dilución de su fuerza distintiva.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.6

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cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.6

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Actor: FRANKLIN LOUFRANI

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Adujo que el actor, en sede administrativa, no aportó prueba alguna de la notoriedad que ahora alega, es decir que no fue probada en el momento procesal pertinente.

Señaló que respecto a la mala fe en que incurrió el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO para obtener el registro de las marcas objeto de controversia, ello no se demostró dentro de la actuación surtida en sede administrativa.

II.2. La sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA ., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.

Aseguró que no existe prueba alguna de la existencia de los registros marcarios de propiedad del actor, ni de su uso, por lo que no es dable concluir que existe realmente o no la similitud que se alega en el caso sub examine.

Sostuvo que el actor olvidó señalar y demostrar en qué escenario son notoriamente conocidos las marcas de su propiedad e identificar qué productos y dentro de qué período de tiempo los signos podrían considerarse notoriamente conocidos.7

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productos y dentro de qué período de tiempo los signos podrían considerarse notoriamente conocidos.7

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Indicó que la figura de una carita feliz “ SMILEY” en la actualidad es utilizada por infinidad de personas de manera desprevenida y para todo tipo de actividades, sin que se requiere autorización alguna.

Por último, propuso las excepciones de prescripción y/o caducidad de la acción, por cuanto las marca s objeto de controversia fueron concedidas el 27 de septiembre de 2004 y la presente acción fue promovida el 29 de octubre de 2009, esto es, luego de los 5 años que establece el artículo 172 de la Decisión 486, para hacer uso de la acción de nulidad relativa.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. El MINISTERIO PÚBLICO solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Señaló que en el caso sub examine no se transgredió norma comunitaria alguna, pues los signos objeto de controversia no son confundibles, ni8

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alguna, pues los signos objeto de controversia no son confundibles, ni8

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tampoco generan el público consumidor un riesg o de confusión y/o asociación.

IV.-2. La sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió que la figura de una carita feliz “SMILEY” es utilizada por infinidad de personas de manera desprevenida y para todo tipo de actividades, sin autorización de ninguna naturaleza, por lo que lo realizado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO fue aplicarlo a productos donde el mismo no era utilizado, por lo menos no en Colombia ni en ningún país del grupo andino.

Señaló que frente a la alegada notoriedad de la marca “ SMILEY”, tal situación debió ser probada en el momento procesal en que era oportuno, lo cual no ocurrió.

IV.-3. La SIC reiteró q ue el actor no probó, dentro del trámite administrativo, lo referente a la notoriedad de la marca “SMILEY”, de la cual indica ser titular; y que, además, no presentó oposición alguna ni los recursos pertinentes contra las solicitudes de registro objeto de controversia y las respectivas concesiones.

IV.-4. El actor, en esta etapa procesal guardó silencio.9

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y las respectivas concesiones.

IV.-4. El actor, en esta etapa procesal guardó silencio.9

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V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo cuya nulidad se solicita SMILEY (denominativo) es confundible con las marcas SMILEY (denominativa), SMILEY (mixta), 2 (mixta) y SMILEY & SMILEY  (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en

8 Proceso 66-IP-2020.10

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el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos

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el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al a nalizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos. 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo cuya nulidad se ha requerido SMILEY (denominativo) con las marcas SMILEY (denominativa), SMILEY  (mixta), 2 

(mixta) y SMILEY & SMILEY  (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos están11

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conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

[…]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se de berá realizar el cotejo conforme a las

cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

[…]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se de berá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:

a). Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b). Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema , podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema , podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

c). Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica12

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o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d). Se debe observar el orden de las voc ales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

e). Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SMILEY (denominativo) con las marcas SMILEY (denominativa),

reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SMILEY (denominativo) con las marcas SMILEY (denominativa), SMILEY (mixta), 2 (mixta) y SMILEY & SMILEY.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo SMILEY (denominativo) con las marcas SMILEY (denominativa), SMILEY (mixta), 2 (mixta) y SMILEY & SMILEY  (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denomiantivos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

[…]

3.5. En consec uencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico

a). Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b). Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos desarrollados

idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b). Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos desarrollados en el párrafo 2.3 del presente acápite.13

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[…]

4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca SMILEY (denominativo) de FRANKLIN LOUFRANI sería notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición […] de la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros.

c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […]

especialidad, territorialidad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] La notoriedad del signo solicitado a registro […] La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.14

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La sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, las marcas objeto de controversia fueron concedidas el 27 de septiembre de 2004 y, la presente acción fue promovida el 29 de octubre de 2009, esto es, luego de los 5 años previstos en el artículo 172 de la Decisión 486, para hacer uso de la acción de nulidad relativa.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados CONCEDEN unos registros marcarios, son enjuiciables mediante la acción de nulidad relativa9, de conformidad con el artículo 172 10 de la Decisión 486.

En el presente caso, la causal alegada por el demandante es de nulidad

CONCEDEN unos registros marcarios, son enjuiciables mediante la acción de nulidad relativa9, de conformidad con el artículo 172 10 de la Decisión 486.

En el presente caso, la causal alegada por el demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión de los registros marcarios, término este que no se cumple si se tiene en cuenta que los actos administrativos mediante los cuales se agotó la vía gubernativa, esto es, las resoluciones núms. 23985 y 23988 de 27

9 Relativa o absoluta.

10 “[…] Artículo 172La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto).15

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de septiembre de 2004, “Por la cual se resuelve un recurso de

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de septiembre de 2004, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a través de las cuales se concedieron los registros de las marcas nominativas “SMILEY”, fueron notificadas mediante edictos fijados el 15 de octubre de 2004 y desfijados el 29 de ese mes y año11 y la demanda se presentó el 28 de septiembre de 200912.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante las resoluciones núms. 9848 y 9879 de 30 de abril de 2004, concedió los registros de las marcas nominativas “SMILEY”, al señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, hoy sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. , para amparar los siguientes productos de las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente : “[…] tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa […] y […] vestidos, calzado y sombrerería […]”.

Al respecto, el demandante alegó que la SIC al conceder el registro de los signos “SMILEY”, para distinguir productos en las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no tuvo en cuenta la existencia

11 Folios 122 y 200 del expediente. 12 Folio 29 del expediente.16

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Actor: FRANKLIN LOUFRANI

11 Folios 122 y 200 del expediente. 12 Folio 29 del expediente.16

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Actor: FRANKLIN LOUFRANI

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previa de las marcas “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, registradas a su favor, en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 y 42, ibidem.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solici tada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 228 y 23013, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. […]

Artículo 224. - Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […]

13 Los artículos 224, 228 y 230, fueron interpretados de oficio por el Tribunal.17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00

Actor: FRANKLIN LOUFRANI

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Artículo 228. - Para determinar la notoriedad de u