CE - 110010324000200900597001SENTENCIA20221109151542

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: Referencia: 11001-0324-000-2009-00597-00

Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A. -

Laboratorios Cosquim S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Tema:

Sociedad Wilcos S.A.

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / PROPIEDAD

INDUSTRIAL / MARCAS / CANCELACIÓN PARCIAL

POR NO USO / ARTÍCULO 165 DECISIÓN 486 DE 2000.

Sentencia de única instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A. Laboratorios Cosquim S.A. -en adelante Cosquimen contra de la Resolución No. 36789 del 24 de julio de 2009 proferida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC-, por la cual se revocaron las Resoluciones Nos. 32379 del 28 de septiembre de 2007 y 9486 del 28 de marzo de 2008 y, en su lugar, se canceló parcialmente1 por no uso la marca «Melody Natural Powder» con certificado de Registro No. 133.267, bajo la titularidad de Cosquim, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de

la marca «Melody Natural Powder» con certificado de Registro No. 133.267, bajo la titularidad de Cosquim, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza , quedando únicamente para identificar: «jabones; aceites esenciales, perfumería, cosméticos y lociones capilares».

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de Cosquim presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la SIC, con miras a obtener las

siguientes declaraciones y condenas:

1 Se excluyeron del amparo los siguientes productos: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentífricos» 2 Folios 98 a 130 Cuaderno principal2

Radicado: 11001-0324-000-2009-00597-00

Demandante: Laboratorios Cosquim S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 36789 del 24 de julio de 2009 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió: (i) Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 32379 del 28 de septiembre de 2007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, (ii) Revocar la

Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 32379 del 28 de septiembre de 2007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, (ii) Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 9486 de 28 de marzo proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y (iii) Cancelar parcialmente por no uso la marca MELODY NATURAL POWDER, con certificado de Registro No. 133.267, bajo la titularidad de LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUÍMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su amparo los siguientes productos: “PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y PULIMENTAR, Y DENTÍF RICOS”. De acuerdo con lo anterior, la marca MELODY NATURAL POWDER, con Certificado de Registro No. 133.267, bajo la titularidad de LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUÍMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A., de hoy en adelante, identificarán únicamente “JABONES; ACEITES ESENCIALES, PERFUMER ÍA, COSMÉTICOS Y LOCIONES CAPILARES”, productos comprendidos en la clase 3ª de la Certificación Internacional de Niza.

SEGUNDA. Que como restablecimiento del derecho de la demandante cobre vigencia la Resolución No. 9486 de 28 de marzo de 2008 proferida p or la Jefe de la División de Signos Distintivos, que revocó la decisión contenida en la

SEGUNDA. Que como restablecimiento del derecho de la demandante cobre vigencia la Resolución No. 9486 de 28 de marzo de 2008 proferida p or la Jefe de la División de Signos Distintivos, que revocó la decisión contenida en la Resolución No. 32379 de 28 de septiembre de 2007, y se restablezca la cobertura original de los productos del Certificado de Registro No. 133.267 de la marca MELODY NAT URAL POWDER de LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUÍMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A. que distinguía:

“PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA

COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y

PULIMENTAR, JABONES; ACEITES ESENCIALES, COS MÉTICOS,

LOCIONES CAPILARES, DENTÍFRICOS”.

TERCERA. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución No. 36789 de 24 de julio de 2009, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expedir la Resolución mediante la cual se adopten las medidas que sean necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTA. Q ue se ordene a la División de Signos Distintivos publicar la Resolución que se expida en consecuencia de la sentencia de éste proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.»

I.2. Los hechos

2. El 20 de abril de 2007 la sociedad Wilcos S.A. presentó, ante la SIC, solicitud de

la Gaceta de la Propiedad Industrial.»

I.2. Los hechos

2. El 20 de abril de 2007 la sociedad Wilcos S.A. presentó, ante la SIC, solicitud de cancelación por no uso de la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) registrada con certificado No. 133.267 para distinguir productos de la clase 3ª internacional.3

Radicado: 11001-0324-000-2009-00597-00

Demandante: Laboratorios Cosquim S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

3. El 16 de agosto de 2007 Cosquim dio respuesta a la solicitud de cancelación por no uso, aportando pruebas que daban cuenta del uso de la marca «Melody Natural

Powder» (nominativa).

4. Mediante Resolución 32379 del 28 de septiembre de 2007 la Jefe de la División de signos Distintivos de la SIC resolvió la solicitud de cancelación por no uso de la marca, en el sentido de cancelar el registro. Contra la mencionada resolución, Cosquim interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

5. Mediante Resolución No. 09486 del 28 de marzo de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición revocando la decisión contenida en la Resolución No. 32379 del 28 de septiembre de 2007 y, en consecuencia, negó la cancelación de la marca «Melody Natural Powder»

(nominativa). En contra de dicha decisión, la sociedad Wilcos S.A. presentó recurso de apelación.

6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de

(nominativa). En contra de dicha decisión, la sociedad Wilcos S.A. presentó recurso de apelación.

6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución No. 36789 del 24 de julio de 2009, desató el recurso de apelación, revocando las Resoluciones Nos. 32379 del 28 de septiembre de 2007 y 09486 del 28 de marzo de 2008, en el sentido de cancelar parcialmente la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) cuyo titular es la sociedad Cosquim, para excluir de la protección de los siguientes productos: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentífricos».

I.3.- Normas violadas y el concepto de violación

7. Como normas violadas, señaló las siguientes:

1. Artículos 134, 135, 136, 155 y 165 incisos primero y tercero de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

2. Artículos 34, 58 y 61 de la Constitución Política

3. Artículo 14 del Decreto 2153 de 1992

4. Artículos 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo

I.3.1. Concepto de violación

8. La sociedad demandante señaló, que Cosquim ha sido titular del registro No. 133.267 correspondiente a la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) desde hace varios años para distinguir «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones,

133.267 correspondiente a la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) desde hace varios años para distinguir «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, aceites esenciales, cosméticos; lociones capitales; perfumería y dentífricos», productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional.

9. Señaló que, de manera errada, la SIC decretó oficiosamente la cancelación parcial por no uso de la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) con registro4

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133.267, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª internacional, excluyendo de su amparo: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentífricos». Indicó que, en consecuencia, se mantuvo el registro sólo para identificar: «jabones; aceites esenciales, perfumería, cosméticos y lociones capilares».

10. Manifestó que la SIC al adoptar la referida decisión desconoció lo previsto el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina –en adelante Decisión 486 de 2000-, al considerar que dicha norma establece que únicamente que podrá decretarse la cancelación parcial por no uso, cuando así se solicita por el interesado en la exclusión de ciertos productos del amparo marcario.

–en adelante Decisión 486 de 2000-, al considerar que dicha norma establece que únicamente que podrá decretarse la cancelación parcial por no uso, cuando así se solicita por el interesado en la exclusión de ciertos productos del amparo marcario.

11. Explicó que, además, para que pueda operar la exclusión de algunos de los productos, se ha de tener en cuenta que no exista identidad o similitud con aquellos que permanecen en el amparo de la marca.

12. Mencionó que, por tanto, no podía la SIC excluir del amparo de la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) el producto «dentífricos», al guardar estrecha relación con los «jabones; aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares», pues tienen la misma naturaleza, esto es, que todos son productos de aseo personal. En ese sentido, reiteró que los referido producto tiene la misma finalidad, en tanto sirve para el aseo, higiene y cuidado personal3.

13. En igual sentido, aseveró que tampoco podía cancelarse los productos relacionados con «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar», dada su relación con los productos que quedaron vigentes con el registro

14. Adicionalmente, anotó que el acto acusado había vulnerado el artículo 58 de la Constitución Política, en tanto que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial «abolió» su derecho a la propiedad, al excluir del amparo de la marca «Melody Natural Powder» con registro No. 133.267, los productos ya referidos.

15. En el mismo sentido, indicó que el acto acusado infringió los artículos 34 y 61 de

«Melody Natural Powder» con registro No. 133.267, los productos ya referidos.

15. En el mismo sentido, indicó que el acto acusado infringió los artículos 34 y 61 de la Constitución Política, al considerar que la cancelación parcial de la marca en discusión había adquirido una connotación de confiscación y, que la decisión había conculcado su derecho a la propiedad industrial.

16. Respecto de la violación de los artículos 134, 135, 136 y 155 de la Decisión 486 de 2000, 14 del Decreto 2153 de 1992 y 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo, la parte actora no desarrolló concepto de violación alguno.

3 Folio 107 cuaderno principal5

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II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio

17. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda4 y, luego del recuento y análisis de las normas comunitarias aplicables al caso, precisó que los actos administrativos expedidos por la SIC se ajustan plenamente a derecho.

18. Destacó que en la actuación administrativa adelantada para resolver sobre la solicitud de cancelación por no uso de la marca «Melody Natural Powder»

(nominativa) de propiedad de Cosquim, únicamente se había logrado demostrar el uso serio, real y efectivo del signo para amparar «jabones, champús, perfumería,

solicitud de cancelación por no uso de la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) de propiedad de Cosquim, únicamente se había logrado demostrar el uso serio, real y efectivo del signo para amparar «jabones, champús, perfumería, aceites y talcos», por lo que debían excluirse del amparo de la marca los productos: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentífricos.»

19. Puso de presente que las «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentífricos» no tienen relación alguna con los productos «jabones; aceites esenciales, perfumería, cosméticos y lociones capilares»., razón suficiente para que se denieguen las pretensiones de la demanda.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Wilcos S.A.

20. La sociedad Wilcos S.A., no obstante haber sido notificada personalmente el 4 de noviembre de 20115, guardó silencio.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunalemitió la Interpretación Prejudicial 261-IP-2015 de fecha 14 de octubre de 2016, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, eran aplicables al caso bajo análisis, en particular sobre el artículo 165 de la Decisión 486, y de oficio respecto de los artículos 166 y 167

Ibidem.

juicio de dicha Corporación, eran aplicables al caso bajo análisis, en particular sobre el artículo 165 de la Decisión 486, y de oficio respecto de los artículos 166 y 167 Ibidem.

22. En tal sentido, consideró que no era procedente pronunciarse frente a los artículos 134, 135, 136 y 155 de la Decisión 486 de 2000, por las siguientes razones:

(i) No resulta necesario su análisis al no estar en controversia con la capacidad intrínseca de los signos; (ii) el artículo 136 ibidem, por no encontrarse en

4 Folios 149 a 160 cuaderno principal 5 Folio 143 cuaderno principal6

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controversia la irregistrabilidad por afectación del derecho de un tercero; y, (iii) el artículo 155 ibidem, al no estar frente a la acción por infracción.

23. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de las disposiciones

mencionadas, concluyó:

« […] C. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN

1. Cancelación por falta de uso

2. Legitimación para plantear la Acción de Cancelación

3. Régimen probatorio

4. Cancelación parcial de una marca

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación por falta de uso

«1.4. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que

«1.4. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

1.4.1. La cantidad de producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios […]

1.4.2. La cantidad de producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. […]

1.5. Por su parte, el párrafo tercero de la norma estudiada, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a d etalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

1.6. Por lo tanto, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustrac ción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los presupuestos de hecho para su cancelación por no uso.

1.7. Una vez analizado lo anterior, se deberá establecer si la marca MELODY fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación.

2. Legitimación para plantear la acción de cancelación

[…]

procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación.

2. Legitimación para plantear la acción de cancelación

[…]

2.4. Cuando la autoridad cancela una marca por falta de uso, de conformidad con el Artículo 168 de la Decisión 486, se confiere a favor del solicitante el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que canceló, derecho que7

Radicado: 11001-0324-000-2009-00597-00

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

puede invocarse a partir de la presentación de la acción de cancelación y hasta dentro de tres meses posteriores a la fecha en que la resolución quede en firme.

2.5. Se deberá analizar este aspecto determinar si en (sic) la actora conta ba con interés real y legítimo para plantear la acción de cancelación de la marca «MELODY NATURAL POWDER» (denominativa).

3. Régimen probatorio […]

3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios. Estando acorde con el artículo 167 de la Decisión 486 […]

3.3. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas

de la Decisión 486 […]

3.3. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

3.4. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

3.5. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando el uso de la marca por su titular dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, y que las pruebas soporten el uso de la marca en el mercado en las cantidades pertinentes.

4. Cancelación parcial de una marca

4.1. En el caso concreto de conformidad con el artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486, al no haber podido probar su titularidad el uso en toda la lista de sus productos, canceló parcialmente la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa) eliminado de su listado “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentífricos”

La disposición antes citada es clara, en el sentido de que cabe la cancelación parcial de una marca, siempre y cuando la falta de uso afecta uno o algunos de los productos o servicios contenidos en el certificado de registro, y tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

4.2. Para que proceda la cancelación parcial de una marca se establecen los siguientes requisitos: el no uso que los productos o servicios o que tales

cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

4.2. Para que proceda la cancelación parcial de una marca se establecen los siguientes requisitos: el no uso que los productos o servicios o que tales productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los autorizados. Que sean similares supondría, como expresa la jurisprudencia, que sean conexos” o “relacionados”- coloquialmente hablando- […]

4.3. El derecho preferente que le confiere la ley al solicitante de una acción de cancelación, por más que consiga que se cancele parcialmente el registro, el día de mañana al presentar la solitud de registro puede ser objeto de oposición por parte del titular de la marca cancelada, argumentando riesgo de confusión por tratarse de productos relacionados, o en su defecto la propia autoridad de8

Radicado: 11001-0324-000-2009-00597-00

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oficio puede ser denegada por falta de distintividad en la aplicación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

4.4. Hay que enfatizar que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro, para lo cual debemos recordar que el Artículo 136 literal a) enuncia como prohibición para el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca anterior sea solicitada o registrada, ya sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión por asociación.

como prohibición para el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca anterior sea solicitada o registrada, ya sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión por asociación.

4.5. Para cancelar parcialmente un registro, necesariamente la autoridad debe analizar todos estos aspectos y así se evitarán inoficiosas solicitudes de registro que pueden ser rechazadas o en su defecto crear riesgo de confusión en el público consumidor.

4.6. Se deberá verificar si los productos “jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello” guardan o no conexión respecto de los productos dentífricos y si en el caso de una cancelación parcial no va a existir el riesgo de confusión en el consumidor, principal afectado en el caso de permitirse que dos registros idénticos o similares identifiquen productos que pueden confundirlos”»

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

24. Mediante auto del 9 de octubre de 20196, se corrió traslado por el término de diez (10) días a las partes y al tercero interviniente para que presentara sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código

Contencioso Administrativo.

25. La sociedad Laboratorios Cosquim S.A. y la Superintendencia de Industria y Comercio a través de sus respectivos apoderados judiciales presentaron alegatos de conclusión7 8 reiterando los argumentos planteados en la demanda y la contestación.

y Comercio a través de sus respectivos apoderados judiciales presentaron alegatos de conclusión7 8 reiterando los argumentos planteados en la demanda y la contestación.

26. El tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo

6 Folio 383 cuaderno 2 7 Folios 385 a 393 cuaderno 2 8 Folios 394 a 396 del cuaderno 29

Radicado: 11001-0324-000-2009-00597-00

Demandante: Laboratorios Cosquim S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20199, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2. El problema jurídico

28. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Cosquim S.A. por medio de apoderado judicial, con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 36789 del 24 de julio de 2009, a través de la cual la SIC revocó las decisiones contenidas en las Resoluciones Nos. 32379 del 28 de septiembre de 2007 y No. 9486 del 28 de marzo de 2008 y, en su lugar, canceló parcialmente por no uso la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) con certificado de registro

2007 y No. 9486 del 28 de marzo de 2008 y, en su lugar, canceló parcialmente por no uso la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) con certificado de registro No. 133.267, excluyó de su amparo los productos «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentífricos».

29. La parte actora señaló que la SIC se excedió en el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, al cancelar parcialmente y por no uso la marca «Melody Natural Powder» con registro No. 133.267 para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª internacional, razón por la cual desconoció lo dispuesto en los artículos 34, 58 y 61 de la Constitución Política relativo al derecho de propiedad industrial que ostenta sobre el registro.

30. Lo anterior, por cuanto en su entender al excluir del amparo de la marca «Melody Natural Powder» (nominativa) los productos antes citados, no tuvo en cuenta que los mismos guardan estrecha relación con los «jabones; aceites esenciales, perfumería, cosméticos y lociones capilares», pues tienen la misma naturaleza, esto es, que todos son productos de aseo personal. Advirtió que los referidos productos tienen la misma finalidad, en tanto sirven para el aseo, higiene y cuidado personal.

31. Cabe resaltar que si bien es cierto que en la demanda se citaron como quebrantados los artículos 134, 135, 136 y 155 de la Decisión 486 de 2000, 14 del Decreto 2153 de 1992 y 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo, también lo

quebrantados los artículos 134, 135, 136 y 155 de la Decisión 486 de 2000, 14 del Decreto 2153 de 1992 y 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo, también lo es que respecto de los mismos la parte actora no desarrolló concepto de violación alguno, razón por la cual no serán objeto de pronunciamiento, tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esto es, respecto de las normas comunitarias.

V.3. Análisis de los cargos

32. Los cargos presentados por la sociedad demandante están relacionados con la infracción del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 en que debía fundarse el acto acusado. El Tribunal de Justicia interpretó de oficio los artículos 166 y 167 ibidem.

Las mencionadas normas, regulan la cancelación del registro de una marca por no uso, el uso de una marca y la carga de la prueba del uso de la marca.

9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Radicado: 11001-0324-000-2009-00597-00

Demandante: Laboratorios Cosquim S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

33. Precisado lo anterior, la Sala advierte que el debate se circunscribe a establecer: si la SIC estaba facultada para decretar la cancelación parcial de una marca y si los productos «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentífricos» excluidos del amparo de la marca, tienen similitud y guardan estrecha relación con los

productos «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentífricos» excluidos del amparo de la marca, tienen similitud y guardan estrecha relación con los productos que continúan amparados por la marca, tales como: «jabones; aceites esenciales, perfumería, cosméticos y lociones capilares».

34. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado y, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en el caso que nos ocupa, la Sala abordara los siguientes temas: (i) marco normativo; (ii) presupuestos para la cancelación parcial de la marca por no uso y; (iii) conclusiones.

V.3.1. El marco normativo aplicable

35. En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la cuales

son del siguiente tenor:

«Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca tambi