CE - 110010324000201000208001SENTENCIA20220712080408

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C, primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001 03 24 000 2010 00208 00

Demandante: Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercera Interesados: Tema:

Julio Cesar Campuzano – Alimentos el Jardín S.A. Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marcas en Conflicto: JARDINERITA (mixta) – PRODUCTOS JARDIN (mixta y nominativa) y EL JARDIN (nominativa)

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho , instauró la sociedad Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 9298 de 26 de febrero de 2009 , 37777 de 28 de julio de 2009 y 3049 de 2 6 de enero de 2010 , por medio de la cual es la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo LA JARDINERITA (mixto), para distinguir produ ctos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante.

I-. ANTECEDENTES

JARDINERITA (mixto), para distinguir produ ctos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Alimentos Rojas Medina Ltda., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo , en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio , con miras a obtener las

siguientes declaraciones y condenas:

“[…] a). Se DECLARE la NULIDAD de la RESOLUCION No. 9298 de fecha 26 de febrero de 2009 “Por la cual se decide una solicitud de registro” , proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07.23154.2

Radicación: 11001 03 24 000 2010 00208 00

Demandante: Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

b) Que se DECLARE la NULIDAD de la RESOLUCION No. 37777 de fecha 28 de Julio de 2009 “Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición”, proferida por la jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07.23154.

c) Que se DECLARE la NULIDAD de la RESOLUCION No. 03049 de fecha 26

Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07.23154.

c) Que se DECLARE la NULIDAD de la RESOLUCION No. 03049 de fecha 26 de enero de 2010 “ Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación”, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07.23154.

d) Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a titulo de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la CONCESION de la solicitud de Registro de marca para el signo LA JARDINERITA en forma MIXTA para distinguir los productos de la clase 29ª Internacional a favor de INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ROJAS MEDINA LTDA y la correspondiente ANOTACION en los Registros de la Propiedad Industrial que la entidad vigila y custodia. (…)”.

I.2. Los hechos

2. La parte actora m anifestó que , con fecha 8 de marzo de 2007 la sociedad Industrias de Alimentos Rojas Medina Ltda , por medio de apoderad o judicial, presentó ante la Superinte ndencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo LA JARDINERITA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 575 del 30 de abril de 2007 , se presentaron oposiciones por parte de l señor Julio Cesar Campuzano con base en las marcas

3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 575 del 30 de abril de 2007 , se presentaron oposiciones por parte de l señor Julio Cesar Campuzano con base en las marcas PRODUCTOS JARDIN (mixta y nominativa) registradas en la clase 29 del nomenclátor internacional y por la sociedad Alimentos El Jardín S.A. con base en las marcas EL JARDIN registradas en las clases 16, 35 y 42 del nomenclátor internacional.

4. Informó que mediante la Resolución No. 9298 de 26 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca LA JARDINERITA con base en las oposiciones presentadas por el señor Julio Cesar Campuzano y por la sociedad Alimentos Rojas

Medina Limitada.

5. Finalmente, puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de las Resolución No. 37777 de 28 de julio de 2009 y en apelación mediante la Resolución No. 03049 de 26 de enero de 2010.3

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I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos se viol aron los

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos se viol aron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro de signo LA JARDINERITA (mixta), que buscaba identificar productos en la clase 29 del nomenclátor internacional.

7. Indicó que la entidad demandada ignoró que el signo LA JARDINERITA posee distintividad, es susceptible de representación gráfica y es igualmente perceptible, siendo capaz de distinguirse de los productos que comercializan los opositores.

8. Expresó que el signo solicitado posee suficiente distintividad frente a las marcas PRODUCTOS JARDIN (mixta y nominativa) y El JARDIN (nominativa).

11. Por último, concluyó que de aceptar que existe riesgo de confusión y asociación entre el signo LA JARDINERITA y las marcas PRODUCTOS JARDIN y EL JARDIN, se estaría aceptando que entre las marcas PRODUCTOS JARDIN y EL JARDIN existe la misma confundibilidad, lo que determinaría que no pueden coexistir en el mercado.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

12. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, y, por lo contrario , las mismas se

12. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, y, por lo contrario , las mismas se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

13. Indicó que el signo solicitado LA JARDINERITA si bien es susceptible de representación gráfica y es perceptible, no tiene aptitud necesaria para distinguir en el mercado los productos que pretende amparar toda vez que resulta similarmente confundible con las marcas opositoras PRODUCTOS JARDIN (mixta y nominativa) y EL JARDIN (nominativa)

14. Consideró que el signo solicitado además de la similitud visual e ideológica con las marca s PRODUCTOS JAR DIN y E L JARDIN , ortográficamente emplea la totalidad de la expresión de la marca opositora.

15. Sostuvo que las expresiones LA JARDINERITA y JARDIN se pronuncian y suenan similar y conceptualmente evocan ideas parecidas, lo que no permite que coexistan en el mercado. Aunado que tienen conexidad competitiva y genera riesgo de asociación.4

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2.2. Intervención del tercero interesado – Julio Cesar Campuzano Cárdenas.

16. El tercero interviniente, se pronunció en esta etapa procesal manifestando que se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda.

16. El tercero interviniente, se pronunció en esta etapa procesal manifestando que se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda.

17. Afirmó que el signo Jardinerita reproduce totalmente la marca Productos Jardín de su propiedad, lo cual haría difícil, por no decir imposible diferenciarlas.

18. Adujo que la marca Productos Jardín y el signo solicitado La Jardinerita son similarmente lo que impide el registro de la segunda.

19. Por último, expresó que los productos que se pretender amparar con el signo la Jardinerita son los mismos que los que ampara la marca Productos Jardín, encontrándose en la misma clase del nomenclátor internacional.

2.3 Intervención de la Sociedad Alimentos El Jardín.

20. A pesar de ser notificado personalmente el representante legal de la sociedad Alimentos El Jardín, esta no intervino en esta etapa procesal1.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 157-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen , en particular sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, excluyendo del análisis el artículo 134 ibidem el cual, considera, no debe ser objeto de pronunciamiento. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

Andina, excluyendo del análisis el artículo 134 ibidem el cual, considera, no debe ser objeto de pronunciamiento. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

“[…] PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

1 Folios 92 a 955

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SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el

y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confus ión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con los parámetros contenidos en la presente providencia (…).

QUINTO: El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si las palabras PRODUCTOS, EL LA, que se incorporan como parte de las marcas registradas no son apropiables y son aquellas que coinciden con el signo solicitado LA

JARDINERITA (mixto).

SEXTO: El consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto

encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto. Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto de 25 de mayo de 201 6, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandada, en dicha oportunidad, reiteró en esencia los mismos argumentos esbozados en la contestación de la demanda . El demandante. l os terceros intervinientes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal2.

2 Folio 1626

Radicación: 11001 03 24 000 2010 00208 00

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V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda., con miras a que se declare la nulidad de

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 9298 de 26 de febrero de 2009, 37777 de 28 de julio de 2009 y 3049 de 26 de enero de 2010, por medio de la cual es la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo LA JARDINERITA (MIXTO), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante.

31. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que el signo LA JARDINERITA (mixta) es suficientemente distintivo y no es confundible con las marcas previamente registrada s PRODUCTOS JARDIN

(nominativa y mixta) y EL JARDIN (nominativa).

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

V.2.1 Violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

32. En primer lugar, la S ala encuentra que si bien es cierto el demandante indicó como normas violadas los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del referido artículo 136 literal a).

33. Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados no son confundibles y que cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca

33. Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados no son confundibles y que cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 29 del nomenclátor internacional.

34. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134, en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso.

V.2.2. Causal consagrada en el Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

35. El apoderado de la parte demandante invoca como causal de irregistrabilidad la consagrada en el articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente:7

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“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]”.

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]”.

V.3.- El examen de registrabilidad

36. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

37. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

38. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”3.

39. Lo anterior significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa ; ii) si existe identidad o semejanza en relación con los productos o servicios di stinguidos por ellos, y iii) considerar la situación de los consumidores o usuarios.

40. En este sentido, el mencionado Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la

consumidores o usuarios.

40. En este sentido, el mencionado Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4.

41. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca:

“CHILIS Y DISEÑO”.8

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marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”5.

42. En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto ,

productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”5.

42. En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto , comoquiera que , con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

43. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria6 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto , teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo ; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio , el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio e s percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de

lugar del consumidor medio , el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio e s percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

44. De lo anterior se tiene que , para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe n tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.

V.5.- El caso concreto

45. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

6 Ibídem.9

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V.5.1. Comparación de los signos

46. La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados, como

se observa a continuación:

• Signo solicitado.

(Mixto)

• Marcas previamente registradas

(Mixta – Clase 29)

Productos Jardín (NominativaClase 29)

El Jardín

• Signo solicitado.

(Mixto)

• Marcas previamente registradas

(Mixta – Clase 29)

Productos Jardín (NominativaClase 29)

El Jardín (Nominativa – Clases 15, 35 y 42)

47. Una vez verificado que las marcas en controversia son mixtas y nominativas, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

48. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de10

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cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

49. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: «[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]».

determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]».

50. Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016,

indicó lo siguiente:

«[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]»7.

51. De otro lado, siguiendo jurisprudencia de esta Sección, se considera necesario analizar la posible exclusión del estudio de confundibilidad de la expresión PRODUCTOS, en tanto que puede resultar una palabra de uso común.

52. Es preciso resaltar que, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla consistente en que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan.

53. Sobre el particular, esta Sección, en sentencia de 23 de enero de 20148, indicó que no se deben tener en cuenta las pa labras de uso común al realizar el

correspondiente cotejo marcario; así se estimó:

“[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

“[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

“Al realizar el examen comparativo de marca s que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.icación 11001032400020100047100. C.P. Doctor Guillermo Vargas Ayala. 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de enero de 2014. Expediente: 11001-03-24-000-2007-00230-00.C.P. María Elizabeth García González.11

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realizarse atendiendo a una sim ple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser

dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” […] (Negrillas fuera del texto).

54. Teniendo en cuenta lo anterior y una vez consultada la página web de la entidad demandada9, la Sala advierte que la expresión PRODUCTOS es de uso común en la clase 29, tal y como se observa a continuación:

NOMBRE CLASE FECHA DE REGISTRO

PRODUCTOS SURTIMARCAB 29 5 de septiembre de 2000

PRODUCTOS LACTEOS

EL RECREO S.A 29 8