CE - 110010324000201000381001SENTENCIADENIEGAPR20220524063915

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 110010324000201000381 00

Actor: Philip Morris Products S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: British American Tobacco (Brands) Inc.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA - Registro Marcario — Examen de Registrabilidad — Causales de lIrregistrabilidad — Reglas de Cotejo Marcario SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad Philip Morris Products S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 1612 de 26 de enero de 2009, 61602 de 30 de noviembre de 2009, 15106 de 19 de marzo de 2010, 39795 de 31 de julio de 2009, 48668 de 28 de septiembre de 2009 y 34215 de 30 de junio de 2010 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de las marcas Cool Menthol Stripe para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclator de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por el demandante. |-- ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Philip Morris Products S.A.,

Internacional de Niza solicitada por el demandante. |-- ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Philip Morris Products S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[...] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

(i) Resolución No. 1612 de 26 de enero de 2009 de la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cualRadicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por British American Tobacco (Brands) Inc. y negó el registro de la marca MIXTA solicitada por mi poderdante.

(ii) Resolución No. 61602 de 30 de noviembre de 2009 de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que resolvió el recurso de reposición presentado por mi poderdante contra la Resolución 1612 de 26 de enero de 2009, confirmándola. (iii) Resolución No. 15106 de 19 de marzo de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación presentado por mi

(iii) Resolución No. 15106 de 19 de marzo de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación presentado por mi poderdante contra la Resolución 1612 de 26 de enero de 2009, confirmándola. (iv) Resolución No. 39795 de 31 de julio de 2009 de la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cual declaró fundada la oposición presentada por British American Tobacco (Brands) Inc. y negó el registro de la marca MIXTA solicitada por mi poderdante. (v) Resolución No.48668 de 28 de septiembre de 2009 de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que resolvió el recurso de reposición presentado por mi poderdante con la Resolución No. 39795 de 31 de julio de 2009, confirmándola. (vi) Resolución No 34215 de 30 de junio de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación presentado por mi poderdante con la Resolución No. 39795 de 31 de julio de 2009, confirmándola. 2.2. Que, como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos atacados, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca MIXTAs solicitadas por mi poderdante, cuya solicitud se tramitó en expedientes 08 49915 y 08 79423.

atacados, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca MIXTAs solicitadas por mi poderdante, cuya solicitud se tramitó en expedientes 08 49915 y 08 79423. 2.3. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.”. [...] 1.2. Los hechos

2. Manifestó que el 16 de mayo de 2008, la sociedad Philip Morris Products S.A. solicitó el registro de la marca Cool Menthol Stripe (mixta) en clase 34 de la Clasificación Internacional de NizaRadicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio VERDE GRIS ———- — / mENTIOL e

GRIS ROJO VERDE

3. Señaló que la sociedad British American Tobacco (BRANDS) INC. presentó oposición a la solicitud de registro con base en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues a su juicio es confundible con la familia de marcas KOOL que es titular en la clase 34.

4. Expresó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No.1612 de 26 de enero de 2009, declaró

KOOL que es titular en la clase 34.

4. Expresó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No.1612 de 26 de enero de 2009, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad British American Tobacco

(BRANDS) INC. Frente a este acto administrativo, la sociedad demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.

5. Recordó que mediante la Resolución No.61602 de 30 de noviembre de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución No.1612 de 26 de enero de 2009 y concediendo el recurso de apelación.

6. Aseveró que mediante la Resolución 15106 de 19 de marzo de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmando la decisión contenida en la Resolución No.1612 de 26 de enero de 2009.

7. Mencionó que el 31 de julio de 2008, la sociedad Philip Morris Products S.A. solicitó el registro de la marca Cool Menthol Stripe (mixta) en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, reivindicando colores diferentes, tal y como

se observa a continuación:

AZULCLARO — ORIS

8. Adujo que la sociedad British American Tobacco (BRANDS) INC. presentó oposición a la solicitud de registro con base en el literal a) del artículo 136 de laRadicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

oposición a la solicitud de registro con base en el literal a) del artículo 136 de laRadicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Decisión 486 de 2000, pues a su juicio es confundible con la familia de marcas KOOL que es titular en la clase 34.

9. Expresó que mediante la Resolución No. 39975 de 31 de julio de 2009, División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro, por considerar que es similarmente confundible con la familia de marcas opositoras KOOL.

10. Finalmente, puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada -en reposicióna través de las Resolución No. 48668 de 28 de septiembre de 2009, y en apelación mediante la Resolución No. 34215 de 30 de junio de 2010. 1.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

11. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la

Comunidad Andina.

12. Expresó que “(...) la Superintendencia incurre en varios errores, contraviniendo los criterios ampliamente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia, lo que llevó a esa entidad a aplicar de manera indebida la causal de irregistrabilidad invocada razón por la cual es pertinente declarar su nulidad. (...)”.

13. Indicó que la entidad demandada concluye erróneamente que el elemento

a esa entidad a aplicar de manera indebida la causal de irregistrabilidad invocada razón por la cual es pertinente declarar su nulidad. (...)”.

13. Indicó que la entidad demandada concluye erróneamente que el elemento preponderante es la palabra COOL, desconociendo que esta viene acompañada de otra expresión descriptiva que es la palabra MENTHOL, las cuales leídas en forma conjunta configuran la expresión “COOL MENTHOL”.

14. Adujo que, de haber realizado un análisis correcto desde el punto de vista ortográfico, la Superintendencia de Industria y Comercio habría llegado a la conclusión de que los signos en conflicto no son similarmente confundibles, pues visto desde los cuatro aspectos que es relevante analizar, se encuentran diferencias en todos los aspectos ortográficos.

15. Manifestó que los signos en conflicto tienen pronunciaciones absolutamente diferentes, por lo cual queda demostrado que entre ellos no existen similitudes capaces de generar confusión en la mente del consumidor.

16. Argumentó que, a lo largo de las resoluciones acusadas, se evidencia que la Superintendencia de Industria y Comercio centró su análisis en la palabra “COOL”, como si fuera el único elemento que conforma el signo solicitado, dejando por fuera los elementos gráficos y las demás palabras que lo integran.Radicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

17. Afirmó que la entidad demandada sin fundamento fáctico alguno y desconociendo evidencias que fueron presentadas oportunamente durante el proceso, acepta que la palabra COOL puede denotar frescura en varios productos de consumo masivo, pero concluye que no es así respecto de los productos de la clase 34.

desconociendo evidencias que fueron presentadas oportunamente durante el proceso, acepta que la palabra COOL puede denotar frescura en varios productos de consumo masivo, pero concluye que no es así respecto de los productos de la clase 34.

18. Mencionó que COOL a pesar de ser una palabra que pertenece al idioma inglés y cuya traducción al español es “fresco”, es una denominación de uso común por parte de los empresarios que producen productos de consumo masivo, en especial, cuando estos productos contienen mentol, pues producen una sensación fresca al consumidor, como en las pastas dentales, enjuagues y mentas.

19. Precisó que en otras eventualidades al analizar la confundibilidad de las marcas MARLBORO COOL MINT (nominativa) y KOOL, esa Superintendencia encontró la ausencia de similitud entre tales signos y, en consecuencia, la posibilidad de su coexistencia pacífica.

20. Indicó que aun cuando los términos “COOL” y “MENTHOL” pueden ser débiles para los productos de la clase 34, dicha condición no es predicable de la expresión “STRIPE”, lo cual, al reunir los tres términos, redunda en la distintividad del conjunto marcario solicitado.

21. Concluyó que las marcas en conflicto tienen pronunciaciones absolutamente diferentes por lo cual queda demostrado que entre ellas no existen similitudes capaces de generar confusión en la mente del consumidor.

Il.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

I1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-.

22. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que el estudio de confundibilidad del signo solicitado se realizó conforme a los criterios

I1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-.

22. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que el estudio de confundibilidad del signo solicitado se realizó conforme a los criterios jurisprudenciales, a los principios y reglas de la doctrina, y su estudio en todo caso se realizó de manera sucesiva y no simultánea.

23. Expresó que entre los signos en conflicto se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir en error al público consumidor, habida cuenta que el signo solicitado COOL no obstante de estar acompañado de otros elementos, es la parte de mayor relevancia, porque es lo realmente apropiable, por su recordación y porque genera el mayor impacto de identificación en los consumidores, siendo evidente que la expresión COOL está presente en la familia de marcas opositora KOOL, generando una evidente reproducción de la marca previamente registrada.Radicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

24. Adujo que: “(...) De otra parte, si bien el signo solicitado está compuesto de otro elemento de tipo legislativo, este no aporta distintividad para permitir su registro y consecuencia no es un elemento que pueda generar diferencias sustanciales entre las marcas, siendo de destacar que la palabra COOL si bien se encuentra en el idioma inglés es ampliamente conocida como FRESCO, TRANQUILO, CALMADO es arbitraria y no hace referencia a los productos de la clase 34”.

25. De otro lado, indicó que los signos en debate no pueden coexistir en el mercado, pues en caso contrario, generarían riesgo de asociación o confusión con las marcas previamente registradas.

es arbitraria y no hace referencia a los productos de la clase 34”.

25. De otro lado, indicó que los signos en debate no pueden coexistir en el mercado, pues en caso contrario, generarían riesgo de asociación o confusión con las marcas previamente registradas.

26. Concluyó que el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE no goza se suficiente distintividad frente a las marcas opositoras y de coexistir contra las mismas podrían inducir en error al adquirir los productos en el mercado, encontrándose incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

1.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC.

27. Mediante auto del 18 de noviembre de 2014', se tuvo por no presentada la contestación de la demanda por la sociedad BRITISH AMERICAN TABACCO

(BRANDS) INC, tercera interesada en las resultas del proceso.

lll. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 595-1P-2016 de fecha 17 de noviembre de 2017, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso, en particular el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[...] 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — se denominativo o graficopenetra con mayor profundidad en la mente del

alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[...] 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — se denominativo o graficopenetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. ! Folio 208Radicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (--) 2.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (--) 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. (--) 4.6. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento

de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. (--) 4.6. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Intemacional de Niza a las cuales se aplica el signo [...]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

29. Mediante auto de 30 de mayo de 20182, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo el demandante y la entidad demandada reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público y el tercero interviniente, guardaron silencio en esta etapa procesal.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Philip Morris Products S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 1612 de 26 de enero de 2009, 61602 de 30 de noviembre de 2009, 15106 de 19 de marzo de 2010, 39795 de 31 de julio de 2009, 48668 de 28 de septiembre de 2009 y 34215 de 30 de junio de 2010 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de los signos Cool Menthol Stripe, con reivindicación de colores, para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por el demandante.

Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de los signos Cool Menthol Stripe, con reivindicación de colores, para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por el demandante. 2 Folio 554Radicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

31. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que los signos COOL MENTHOL STRIPE (mixta), clase 34, es distintivo, no son confundibles, no tiene conexidad competitiva y tampoco genera riesgo de asociación con la familia de marcas previamente registradas KOOL (nominativas y mixtas), clase 34, cuya titularidad les fue concedida a la sociedad British American

Tobacco (Brands) Inc. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

32. El apoderado de la parte actora invoca que la administración al no registrar la marca desconoció el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina., cuyo tenor es el siguiente: “[...] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a Una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [...J".

V.3.- El examen de registrabilidad

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [...J". V.3.- El examen de registrabilidad

33. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

34. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

35. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

36. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-1P-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.Radicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

JEANS”.Radicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

37. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

38. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

39. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

40. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, en la interpretación prejudicial allegada a este proceso, se mencionaron las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

40. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, en la interpretación prejudicial allegada a este proceso, se mencionaron las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “25. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

26. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISENO”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 5 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires

1946. Pg. 351 y ss.10

Radicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

1946. Pg. 351 y ss.10

Radicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

27. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Cc) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas

quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

28. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.”.

41. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.4.2Comparación entre marcas mixtas y denominativas

42. Otro aspecto para analizar en el presente proceso, es el relacionado con la comparación entre las marcas mixtas y las llamadas denominativas, para el efecto en la interpretación prejudicial allegada a este proceso, se señaló lo siguiente:

32. En cuanto a la comparación entre los signos COOL MENTHOL STRIPE

(mixto) solicitado y la marca registrada KOOL (denominativa) la Corte consultante deberá realizar el análisis que se analiza a continuación. 33 Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos,

(mixto) solicitado y la marca registrada KOOL (denominativa) la Corte consultante deberá realizar el análisis que se analiza a continuación. 33 Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-1P-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la1

Radicacion: 110010324000201000381 00

Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema

señala lo siguiente: “--) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y l