CE - 110010324000201000411001SALVAMENTODEV20220425090825

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00411 00

Demandante: WARNER BROS ENTERTAINMENT INC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2010 00411 00

Demandante: WARNER BROS ENTERTAINMENT INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Consejera Ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

SALVAMENTO DE VOTO

De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 2 de diciembre de 2021, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por la sociedad WARNER BROS ENTERTAINMENT INC.

Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente:

1.- La sociedad WARNER BROS ENTERTAINMENT INC ., actuando por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 , con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución número 06159 de 3 de febrero de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y

de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 , con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución número 06159 de 3 de febrero de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, "Por la cual se decide un recurso de apelación " en el sentido de revocar la resolución número 29999 de 19 de junio de 2009, y en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad aquí demandante, y concedió el registro del signo “ PICOLIN”, en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Gilberto Jerez.

A juicio de la actora, el acto acusado es transgresor de los literales d) y f) del artículo 136, y de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta e indebida aplicación, en razón2

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a que la SIC desatendió que el elemento predominante y relevante del signo concedido es el figurativo y ostenta fuerza distintiva, pues la expresión que lo constituye, a saber, “PICOLIN” es accesoria, por lo tanto, el consumidor puede asumir que esta corresponde al nombre del personaje que ilustra.

Afirmó que es titular de los derechos de autor sobre las historietas cómicas

lo constituye, a saber, “PICOLIN” es accesoria, por lo tanto, el consumidor puede asumir que esta corresponde al nombre del personaje que ilustra.

Afirmó que es titular de los derechos de autor sobre las historietas cómicas “LOONEY TUNES” o tonadas lunáticas, que hacen parte de la obra artística del personaje “TWEETY” o “PIOLIN” (como ha sido traducida y es conocida en español), cuyas características gráficas se encuentran debidamente registradas en la Oficia de Derechos de Autor de los Estados Unidos y se encuentran protegidas en Colombia.

Indicó que la jurisprudencia relativa a los asuntos marcarios señala que cuando se presenta tal circunstancia entre marcas mixtas, el criterio de apreciación de la similitud debe hacerse sobre el elemento figurativo, por tal motivo, el cotejo entre las marcas debe darse sobre los elementos figurativos que son predominantes, semejantes y susceptibles de comparación entre ellos por ser similares desde el aspecto visual y conceptual o ideológico . En ese orden, señaló que este último debe analizarse no solo desde el trazo del dibujo sino sobre la idea que evoca, que en el caso concreto se trata de un ave antropomorfa, y que la expresión “ PICOLIN” evoca e imita el nombre de “PIOLIN”.

2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría de la Sala desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda. Sobre el particular, en primer lugar, se señaló que:

“[…] La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas enfrentadas […] Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus

primer lugar, se señaló que:

“[…] La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas enfrentadas […] Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas […] Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conf licto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica […].

En virtud de lo expuesto, de la comparación entre los signos enfrentados no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes.3

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En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente diferentes.

[…]

Respecto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca objeto de controversia es de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano […].

Sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano […].

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a

promedio colombiano […].

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada, “PICOLIN”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.”

Por lo anterior, en la sentencia se determinó que , en el asunto en estudio no se cumplió con el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136, y en consecuencia, se desestimó el análisis del segundo supuesto de esta norma, pues la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

Luego, en esta providencia se indicó que: “[…] Ahora, en relación con el argumento de la actora referente a que su marcas “ TWEETY” y “ LOONEY TUNES”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello resulta irrelevante porque el análisis efectuado en precedencia permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “PICOLIN” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas.”

De otra parte, se determinó que: “[…] frente al literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, señaló que para que prospere la prohibición de registro de los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un tercero, se debería tener en cuenta dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro

proceso, señaló que para que prospere la prohibición de registro de los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un tercero, se debería tener en cuenta dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infringiera un derecho de propiedad industrial; y (ii) que la marca solicitada a registro infringiera un derecho de autor; sin embargo, si existiera4

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00411 00

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consentimiento del titular del derecho del signo distintivo, el mis mo se podría registrar […]”.

Sobre el particular, en la sentencia se arribó a la siguiente conclusión:

“[…] la sociedad actora únicamente aportó un certificado1 de la inscripción del traspaso de derechos de autor sobre diversas obras, de la compañía TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P. a favor de la sociedad WARNER COMMUNICATIONS INC, debidamente apostilladas y traducidas, en las que se observa una lista de títulos, entre los cuales aparecen “LOONEY TUNES” y “TWEETY”.

Sin embargo, para la Sala dic ho documento no es idóneo para demostrar la originalidad de los títulos en comento, por cuanto la sociedad actora WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC . no figura como actual propietaria de los títulos inscritos ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

Adicionalmente, la actora tampoco aportó pruebas en las que se demuestre que “LOONEY TUNES” y “TWEETY” poseen una cualidad particular original

títulos inscritos ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

Adicionalmente, la actora tampoco aportó pruebas en las que se demuestre que “LOONEY TUNES” y “TWEETY” poseen una cualidad particular original que tenga una individualidad característica que le brinde derechos de autor y que, por consiguiente, pueda impedir el registro de una marca homónima.

De conformidad con lo anterior, en el presente caso no se satisface el primer requisito para que opere la causal de irregistrabilidad del literal f) del artículo 136 la Decisión 486, en razón a que las expresio nes “LOONEY TUNES” y “TWEETY” no cumplen con el requisito de originalidad para ser protegido por el derecho de autor y, en tal sentido, el acto administrativo acusado, por medio del cual se concedió la marca mixta “ PICOLIN”, para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, fue expedido en legal forma.

En ese orden de ideas, a juicio de la mayoría, la marca cuestionada ostenta la condición de distintividad necesaria y no guarda semejanzas significativas con las marcas del demandante que puedan inducir a error al consumidor, por lo que no se violaron las normas de la Decisión 486, por lo cual concluyó que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “PICOLIN”, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por todo lo cual , se mantuvo incólume la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.

3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, a mi juicio, sí había lugar a declarar la nulidad de l acto acusado , por cuanto de la

administrativo acusado.

3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, a mi juicio, sí había lugar a declarar la nulidad de l acto acusado , por cuanto de la

1 Expedido por la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos .5

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comparación de los signos en disputa, es posible arribar a la conclusión que la marca cuestionada “PICOLIN” de titularidad del señor Gilberto Jerez, sí incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto desconoce los derechos de autor , y obtiene provecho de la figura “TWEETY”, que en español es conocida como “PIOLIN”, contenida en la marca previamente registrada por la sociedad demandante.

A efectos de explicar lo anterior, en primer lugar, es menester traer a colación el texto del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que, a tenor propio, prevé lo siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste […]”

De la transcripción de la norma se tiene que , para que la causal de

cuando: […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste […]”

De la transcripción de la norma se tiene que , para que la causal de irregistrabilidad pueda configurarse, es preciso que la marca solicitada infrinja un derecho de propiedad industrial y/o que infrinja un derecho de autor. A su vez, esta disposición presenta como excepción a ese supuesto, la posibilidad de que medie consentimiento del titular del derecho para que el signo solicitado pueda ser registrado.

En segundo lugar, resulta relevante comparar las marcas mixtas en cuestión, en orden a evidenciar tanto el riesgo de confundibilidad como la infracción a los derechos de autor de la sociedad Warner Bros Entertainment respecto del signo “ TWEETY” (en español “ PIOLIN”) que constituye la marca previamente registrada, por parte del señor Gilberto Jerez con el signo de su titularidad “PICOLIN”, veamos:6

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Marca mixta cuestionada

Marca mixta previamente registrada

En mi opinión, la Sala debió considerar que el elemento predominante para el consumidor, a saber, el que más recuerda y capta con mayor facilidad, no es el denominativo, más sí la parte gráfica de los signos mixtos. Es claro que, en este punto, las figuras que constituyen las marcas cotejadas

el consumidor, a saber, el que más recuerda y capta con mayor facilidad, no es el denominativo, más sí la parte gráfica de los signos mixtos. Es claro que, en este punto, las figuras que constituyen las marcas cotejadas contienen rasgos similares, fáciles de identificar a simple vista, para nombrar algunos más significativos, predominan los siguientes: la forma y extensión de la cabeza, así como la extensión de las patas y las líneas presentes en la parte superior del dibujo que aparentan ser el “cabello”, las facciones del rostro que evocan mejillas, y en general, que se trata de aves de apariencia humana.

De lo anterior es claro que, al existir evidentes similitudes entre las figuras que constituyen las marcas “ TWEETY” (en español “ PIOLIN”) de la sociedad actora, y “PICOLIN” del señor Gilberto Jerez, es dable colegir que el consumidor promedio bien puede asociar el producto que se ofrece con la marca “ PICOLIN”, con la figura de “ PIOLIN”, en tanto que sus componentes gráficos comparten características, y terminar adquiriéndolo7

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como resultado de tal asociación con la obra de Warner Bros Entertainment INC.

Este escenario representa la afectación indebida que, el uso de los elementos gráficos del signo “PICOLIN”, genera en los derechos de autor de la sociedad Warner Bros Entertainment INC sobre la marca previamente

INC.

Este escenario representa la afectación indebida que, el uso de los elementos gráficos del signo “PICOLIN”, genera en los derechos de autor de la sociedad Warner Bros Entertainment INC sobre la marca previamente registrada que contiene la figura de “TWEETY” (en español “PIOLIN”) por cuanto pone en evidencia el beneficio que el señor Gilberto Jerez obtiene a expensas de la figura “ PIOLIN” contenida en la marca previamente registrada, sin que medie consentimiento por parte de su titular.

En consecuencia, considero que la marca mixta “PICOLIN”, concedida en favor del señor Gilberto Jerez, para amparar los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sí incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que , como se explicó en precedencia, con el uso del elemento gráfico que la compone, se afectan los derechos de autor de un tercero, a saber, los de la sociedad Warner Bros Entertainment INC.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado

CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmad o electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.”