CE - 110010324000201100087001SENTENCIADENIEGAPR20220804101948

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001032400020110008700

Referencia: Nulidad Relativa

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado McNeil PPC Inc.

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL — Propiedad Industrial - Registro Marcario — Examen de Registrabilidad - Causales de Registrabilidad - Reglas

de Cotejo - Marca notoria - Marcas en Conflicto: SPLENDA — SPLENDID SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, por medio de apoderado judicial, presentó la sociedad Colombina S.A. en contra de las Resoluciones Nos. 39906 del 31 de julio de 2009, 07628 del 15 de febrero de 2010 y 50639 del 24 de septiembre de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SPLENDA (mixta) en favor de la sociedad McNeil PPC Inc., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5% de la Clasificación Internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado', el apoderado judicial la sociedad Colombina S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que se interpretó como de nulidad relativa

de Estado', el apoderado judicial la sociedad Colombina S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que se interpretó como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina?, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 39906 del 31 de julio de 2009 y notificada el 28 de agosto de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos 1 El 1 de marzo de 2011 (folios 1 a 185 del expediente ordinario de la referencia). 2 Folios 188 a 190 del expediente.Radicacion: 11001032400020110008700

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08124.263, mediante la cual se (i) concedió el registro de la marca SPLENDA

(mixta) en la clase 5 internacional a favor de McNeil PPC Inc., y (ii) se declaró infundada la oposición presentada por Colombina S.A.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 07628 del 15 de febrero de 2010 y notificada el 16 de febrero de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08124.263, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 39906 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por

Colombina S.A.

de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08124.263, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 39906 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Colombina S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 50639 del 24 de septiembre de 2010 y notificada el 20 de octubre de 2010, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08-124.263, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Colombina S.A., confirmando la concesión del registro de la marca SPLENDA (mixta) en la clase 5 internacional a favor de McNeil PPC Inc.

4. Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: 4.1. Se declare fundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. contra la solicitud de registro de la marca SPLENDA (mixta) en clase 5 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc. 4.2. Se niegue el registro de la marca SPLENDA (mixta) en clase 5 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc. 4.3. Se cancele la inscripción del registro de la marca SPLENDA (mixta) en clase 5 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc., en la base de datos de la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la Sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad

Industrial.»

Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la Sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.» 1.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que, con fecha 21 de noviembre de 2008, la sociedad McNeil PPC Inc., en adelante McNeil, solicitó ante la SIC el registro de la marca «SPLENDA» (mixta) para distinguir «endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar», productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación

Internacional de Niza.

3. Mencionó que, una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Colombina S.A., en adelante Colombina S.A., presentó oposición al registro, con base en sus registros marcarios de SPLENDID Nos. 195063, 182582 y 192208, los cuales identifican productos incluidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.coRadicacion: 11001032400020110008700

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 39906 del 31 de julio de 2009, la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca «SPLENDA»

(mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional.

5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, Colombina S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la cual fue

(mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional.

5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, Colombina S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la cual fue confirmada en reposición mediante Resolución No. 07628 del 15 de febrero de 2010, y en apelación mediante la Resolución No. 50639 del 24 de septiembre de 2010. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 1.3.1. Normas violadas

6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de las resoluciones demandadas, la SIC violó los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2. El concepto de violación

7. Sostuvo la parte demandante que, al momento de expedir los actos administrativos demandados, la SIC aplicó erradamente las normas que rigen la materia, pues el signo cuyo registro se concedió no gozaba de distintividad.

8. Refirió que la marca «SPLENDID» se encuentra registrada, desde mucho tiempo atrás, para distinguir entre otros productos «galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería y confitería, bizcocho», los cuales son complementarios de aquellos que pretende proteger la marca posteriormente registrada.

9. Resaltó que, aunque la complementariedad de los productos es baja, lo cierto es que la similitud en la composición nominativa de los signos es alta, por lo cual se debe proceder a rechazar el registro.

10. Adujo que los azúcares y sus derivados se encuentran inmersos en su objeto

que la similitud en la composición nominativa de los signos es alta, por lo cual se debe proceder a rechazar el registro.

10. Adujo que los azúcares y sus derivados se encuentran inmersos en su objeto social y que, con ocasión de la concesión del registro cuya nulidad se demanda, la SIC le ha impedido su pleno ejercicio comercial al desconocer flagrantemente la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas.

11. Sustentó la existencia de conexión competitiva con los argumentos que esgrimió la SIC para negar a la sociedad McNeil el registro de la marca «SPLENDID» dentro del proceso 09-062.319, y concluyó que existe una relación de conexidad «entre los productos de confitería, o chupetines (chupetas), galletería, bizcochería, panes y los endulzantes bajos en calorías / azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar». (subrayas originales)

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Demandante: Colombina S.A.

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12. Mencionó que los endulzantes son complementarios de otros productos porque reemplazan al azúcar, en especial, cuando se trata de productos para personas que no pueden consumirla.

13. Expresó que la marca de la que es titular goza de una larga trayectoria y reconocimiento en el mercado colombiano, lo que la hace suficientemente distintiva para diferenciar productos incluidos en la Clase 30 del nomenclátor internacional.

13. Expresó que la marca de la que es titular goza de una larga trayectoria y reconocimiento en el mercado colombiano, lo que la hace suficientemente distintiva para diferenciar productos incluidos en la Clase 30 del nomenclátor internacional.

14. Enlistó los resultados de la encuesta realizada en la que, según su criterio, se evidencia que el consumidor medio asocia que los productos SPLENDID podrían estar elaborados con productos SPLENDA, lo que conlleva una complementariedad entre los mismos, la que evidenció con la publicidad en la que la marca controvertida muestra cómo con los azucares y endulzantes de esta última marca se pueden elaborar “ponqués, panes y galletas”.

15. Argumentó que con el registro de la marca «SPLENDA», la SIC desconoció el mejor derecho que tiene desde el año 1993 para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza sobre la marca «SPLENDID», y que ello le impide su uso para explotar debidamente el objeto comercial y ampliar el marco de sus negocios.

16. Sostuvo que en Perú se negó el registro de la marca SPLENDA para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la conexidad competitiva con la marca SPLENDID.

17. Finalmente, señaló que el acto administrativo demandado es nulo porque la SIC revocó aquellos en los que concedió el registro pese a que en ellos sostuvo que «[aJunque entre las marcas enfrentadas existe confundibilidad, no se cumple la conexión competitiva entre los productos amparados por la cobertura de los mismos, por lo cual se concede el registro [...]».

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

conexión competitiva entre los productos amparados por la cobertura de los mismos, por lo cual se concede el registro [...]».

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

18. La parte demandada, a pesar de haber sido notificada debidamente, no dio respuesta al escrito de la demanda?. 2.2. Intervención del tercero interesado - McNeil PPC Inc.

19. El apoderado judicial de la sociedad McNeil PPC Inc., tercero interviniente en el presente proceso, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que tiene derecho preferente de registro, en razón de que en algunos actos administrativos logró la 3 Folio 293 del expediente ordinario de la referencia. Folios 200 a 289 de la causa ordinaria.

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cancelación parcial de la marca «SPLENDID» para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos «pastelería, pan, bizcochos, tortas, harinas y preparaciones hechas de cereales, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para hornear, sal [...]».

20. Refirió que, luego de las cancelaciones parciales, la marca «SPLENDID» quedó

comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para hornear, sal [...]».

20. Refirió que, luego de las cancelaciones parciales, la marca «SPLENDID» quedó vigente únicamente para distinguir «toda clase de confitería y dulcería» y «harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería».

21. Manifestó que la SIC le negó a la actora el registro de la marca «SPLENDID» para proteger un endulzante bajo en calorías, con fundamento en la existencia previa de una solicitud de McNeil para amparar productos similares.

22. Señaló que Colombina S.A. no tiene un mejor derecho porque cuando se concedió en su favor el registro de la marca «SPLENDA», para efectos de amparar productos comprendidos en la clase 52 del nomenclator internacional, no existía en trámite ninguna solicitud de la actora para registrar una marca similar.

23. Descartó la conexidad competitiva entre las marcas en conflicto porque los productos de la clase 30 que ampara la marca «SPLENDID», no se asemejan de ninguna manera a los que protege la marca controvertida, entre otras cosas, porque las personas que usan los endulzantes y los sustitutos del azúcar, tienen muy claro que el objeto de los mismos es servir de complemento o adicionamiento de otro producto específico, lo que hace que no se comercialicen por los mismos canales ni se publiciten por los mismos medios.

24. Agregó que, en su criterio, no es procedente invitar a la SIC a que acoja la doctrina peruana, y aseguró que las decisiones de la oficina de registro de un país miembro, no tienen injerencia alguna en las de otro país miembro.

24. Agregó que, en su criterio, no es procedente invitar a la SIC a que acoja la doctrina peruana, y aseguró que las decisiones de la oficina de registro de un país miembro, no tienen injerencia alguna en las de otro país miembro.

25. Sostuvo, finalmente, que Colombina S.A. no puede afirmar que, con ocasión de la expedición de las resoluciones demandadas, se vulneró su derecho a la libre empresa porque su capacidad de producir «azúcar, endulzantes de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar» no se vio disminuida, toda vez que no probó tal circunstancia.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, emitió la interpretación prejudicial 20-1P-2014 del 16 de julio de 20145, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. 5 Folios 402 a 415 del expediente.

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

27. En la mencionada interpretación judicial el Tribunal de Justicia señaló que interpretaría los artículos 134 —literales a), b) y g)—, y 136 literal a)- de la Decisión 486 de 2000; excluyendo de dicho análisis los artículos 154 y 155 al considerar que

interpretaría los artículos 134 —literales a), b) y g)—, y 136 literal a)- de la Decisión 486 de 2000; excluyendo de dicho análisis los artículos 154 y 155 al considerar que no eran relevantes para resolver el caso objeto de estudio. Así mismo, y de oficio, indicó que estudiaría el contenido de los artículos 224, 228 y 229 de la misma normatividad andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, resolvió: «[...] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si e signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el jugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto SPLENDA y los denominativos SPLENDID, SALTIN SPLENDID y SALADITAS SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos SPLENDA y SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SEXTO: En aras de generar una correcta armonía en relación con las distintas figuras para la protección de la propiedad intelectual, al analizar la conexión competitiva es muy importante establecer el grupo de productos que amparen los signos en conflicto. Para esto, es esencial fijarse en los actos previos que

figuras para la protección de la propiedad intelectual, al analizar la conexión competitiva es muy importante establecer el grupo de productos que amparen los signos en conflicto. Para esto, es esencial fijarse en los actos previos que afectaron dicho ámbito de protección, como podría ser el caso de nulidades parciales de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, o las Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.coRadicacion: 11001032400020110008700

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cancelaciones parciales por no uso en el marco del artículo 164 de la misma normativa. Con esto se puede generar un escenario real de análisis.

En este último caso, y de conformidad con el caso concreto, la corte consultante deberá establecer si la cancelación parcial que esgrime el demandante en relación con el signo SPLENDID elimina totalmente el riesgo de confusión en el público consumidor. Que se haya declarado la cancelación parcial por no uso no elimina la posibilidad de que se genere confusión en relación con productos relacionados o conexos. De todos modos, es un asunto a tener muy en cuenta sobre todo para determinar, a ciencia cierta, el grado de error en que podría ser inducido el consumidor, y lograr una correcta sincronía entre la finalidad de la figura de la cancelación por no uso, el desarrollo empresarial, y el derecho de los titulares de signos similares. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

los titulares de signos similares. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan tas Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. Mediante auto de 17 de octubre de 20185, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto. El demandante” y el tercero interviniente®, reiteraron en esencia sus argumentos. 4.1. Intervención de la entidad demandada

29. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio? argumentó que la decisión de conceder el registro obedeció al análisis de la situación fáctica a la luz de la normativa en materia marcaria y en uso de las competencias a ella conferidas por la Constitución y la Ley.

30. Reiteró la ausencia de confundibilidad de las marcas confrontadas y, en ese orden de ideas, solicitó remitirse a los fundamentos de los actos administrativos demandados y/o enjuiciados. 31.Por último, solicitó denegar las pretensiones de la demanda impetrada por Colombina S.A. y, en consecuencia, absolver a dicha entidad de cualquier tipo de responsabilidad en su haber. 5 Folio 441 del expediente ordinario de la referencia. 7 Folios 443 a 447 del plenario ordinario. 8 Folios 448 a 457 de la causa ordinaria. 9 Folios 458 a 462 del expediente.

responsabilidad en su haber. 5 Folio 441 del expediente ordinario de la referencia. 7 Folios 443 a 447 del plenario ordinario. 8 Folios 448 a 457 de la causa ordinaria. 9 Folios 458 a 462 del expediente. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.coRadicacion: 11001032400020110008700

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

4.2. Intervención del Ministerio Público

32. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa” rindió concepto el día 20 de noviembre de 2018', dentro del cual solicitó a la Sección Primera de esta Corporación acceder al petitum de la demanda promovida por la sociedad

Colombina S.A.

33. Sostuvo que, en el caso objeto de controversia: «[...] encontramos en los signos en conflicto, similitudes ortográficas que permiten se pueda advertir una similitud fonética dada la reproducción en los dos signos de las letras S-P-L-E-N-D, que por lo demás es una palabra que evoca lo espléndido, por lo cual existe también similitud conceptual. Examinadas entonces las marcas como un conjunto, vemos similitudes en el aspecto denominativo de las mismas [...] las similitudes fonéticas y gramaticales entre los signos los hace confundibles; independientemente del hecho de que con el registro otorgado para el uso de la marca SPLENDA no consigan ofrecerse productos elaborados para el consumo, sino únicamente un ingrediente que es azúcar sin calorías. Lo anterior, debido a la complementariedad de los productos comprendidos en las CLASES 5 y 30 INTERNACIONAL [...]».

consigan ofrecerse productos elaborados para el consumo, sino únicamente un ingrediente que es azúcar sin calorías. Lo anterior, debido a la complementariedad de los productos comprendidos en las CLASES 5 y 30 INTERNACIONAL [...]».

34. En síntesis, consideró que el signo solicitado, SPLENDA (mixto), no cumple con el requisito de distintividad necesario para ser registrado como marca, teniendo en cuenta que resulta ser confundible respecto a la marca previamente registrada SPLENDID, tanto en sus aspectos gramaticales como fonéticos.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. El problema jurídico

35. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Colombina S.A. con miras a que se decrete la nulidad de las Resoluciones núms. 39906 del 31 de julio de 2009, 07628 del 15 de febrero de 2010 y 50639 del 24 de septiembre de 2010, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «SPLENDA» (mixta) para distinguir «endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar», productos comprendidos en la clase 52 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad McNeil PPC Inc.

36. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que el signo SPLENDA es confundible y genera riesgo de asociación con la marca SPLENDID, previamente registrada en la clase 30 del nomenclátor internacional. 10 Doctor Iván Darío Gómez Lee. 1 Folios 464 a 471 del expediente de la referencia.

Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia

nomenclátor internacional. 10 Doctor Iván Darío Gómez Lee. 1 Folios 464 a 471 del expediente de la referencia. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.coRadicacion: 11001032400020110008700

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.2. La causal de irregistrabilidad en estudio 5.2.1. Violación de los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000

37. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del referido artículo 136 literal a).

38. Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados son confundibles y que no cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la clase 52 del nomenclator internacional. 39.En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134, 154 y 155 literal d), en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5.2.2. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5.2.2. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

40. En la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia señaló que: «[S]e hará la interpretación solicitada, salvo la de los artículos 154 y 155 que no son relevantes para resolver el caso bajo estudio [...] De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa [...]». Por lo tanto, la Sala únicamente realizará el estudio de la situación fáctica en relación con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, además, con los artículos 224, 228 y 229 ibidem, cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a Una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [.] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[.] Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.co10

independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. [.] Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.co10

Radicacion: 11001032400020110008700

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; C) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; €) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

1. el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de