CE - 110010324000201100118001SENTENCIA20231031095520

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

Demandante: Modanova S. A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

Demandante: MODANOVA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tesis: No son nulas por infracción de norma superior los actos que negaron el registro de la marca “ ELEMENTS” por riesgo de confusión o asociación con la marca registrada

“HOME ELEMENTS”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir de fondo, en única instancia, la demanda promovida por la parte actora en contra de la Resolución nro. 43110 del 20 de agosto de 2010, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “ELEMENTS”, así como las Resoluciones números 57670 del 25 de octubre de 20101 y 62336 del 12 de noviembre de 20102, que resolvieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial.

de noviembre de 20102, que resolvieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial.

1 Las Resoluciones 43110 y 57670 de 2010 fueron d ictadas por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2 Expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

Demandante: Modanova S. A.

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I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La sociedad Modanova S.A., actuando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo , presentó demanda 3 en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución nro. 43110 de fecha 20 de agosto de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo nro. 10-003779.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución nro. 57670 de fecha 25 de octubre de 2010, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual confirmó la resolución nro. 43110 de 2010.

la resolución nro. 57670 de fecha 25 de octubre de 2010, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual confirmó la resolución nro. 43110 de 2010.

TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución nro. 62336 de fecha 12 de noviembre de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirma la resolución nro. 43110.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraci ones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

1.2. Hechos

La parte actora solicitó el registro de la marca “ELEMENTS” (mixta) para identificar los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue radicada bajo el expediente administrativo nro. 10003779 y, frente a la misma, la sociedad Comercializadora Santander S.

A. presentó oposición con base en el certificado de registro nro. 353448, correspondiente a la marca mixta “HOME ELEMENTS” que le fue otorgada.

3 Folios 27 a 41 del cuaderno principal. 4 Folios 27 a 41 del cuaderno principal.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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Señaló que mediante la Resolución nro. 43110 del 20 de agosto de 2010 la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio estimó fundada la oposición y negó la petición de registro, decisión que fue confirmada por las Resoluciones númer os 57670 del 25 de octubre de 2010 y 62336 del 12 de noviembre de 2010, mediante las cuales se resolvieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación

La parte actora estima que los actos demandados infringen el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.3.1. En cuanto a la infracción del artículo 134 ibidem, aseveró que el registro de la ma rca que solicitó sobre el signo “ELEMENTS” (mixta) cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica , como lo prevé la mencionada disposición ; agregó que no constituye un signo genérico o descriptivo respecto a los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y tampoco es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de la misma clase.

1.3.2. En relación con la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, arguyó que al

registrados para identificar productos de la misma clase.

1.3.2. En relación con la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, arguyó que al observar el conjunto marcario del signo “ELEMENTS” y de la marca “HOME ELEMENTS”, se tiene que ambos incluyen diversos elementos gráficos que le aportan la distintividad necesaria para que sea procedente su coexistencia para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional, por lo que la superintendencia demandada desconoció los criterios jurisprudenciales y doctrinales, según los cuales, la regla más importante para realizar el cotejo marcario es la comparación en conjunto de los signos, evitando examinarlos de forma fraccionada.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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Manifestó que al efectuar la comparación fonética entre el signo y la marca existente se tiene que el primero está conformado por la palabra “elements” mientras que el segundo por las palabras “home elements”, de donde se colige que no se presentan los elementos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado como factores de confusión, en tanto que: “No existe coincidencia en el número de palabras que conforman las marcas. // No existe coincidencia en la sílaba tónica, que es en el últimas las que retiene el consumidor y determina la existencia de la confusión. // No existe coincidencia en la ubicación y número de vocales. // No existe coincidencia en la terminación de las palabras”.

es en el últimas las que retiene el consumidor y determina la existencia de la confusión. // No existe coincidencia en la ubicación y número de vocales. // No existe coincidencia en la terminación de las palabras”.

Aseveró que la marca mixta “HOME ELEMENTS” se encuentra registrada desde el 29 de junio de 2005; por su parte, la sociedad Modanova S.A. es titular de las marcas que se enuncian a continuación, por lo que han coexistido en el mercado para identificar el mismo tipo de productos que, aunque ubicados en distintas clases de la nomenclatura internacional, entre ellos presentan una relación de conexidad:

• “ELEMENTS” en la Clase 21, con certificado nro. 260738, vigente hasta el 23 de enero de 2013.

• “ELEMENTS” en la Clase 24, con certificado nro. 260739, vigente hasta el 23 de enero de 2013.

• “ELEMENTS” en la Clase 20, con certificado nro. 404264, vigente hasta el 13 de julio de 2020.

• “ELEMENTS” en la Clase 24, con certificado nro. 404263, vigente hasta el 13 de julio de 2020.

Alegó que, comoquiera que han estado presentes de manera efectiva en el mercado el signo “ELEMENTS” y la marca “HOME ELEMENTS”, es viable la coexistencia de las mismas en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se anula la posibilidad de confusión comoRadicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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Internacional de Niza, por lo que se anula la posibilidad de confusión comoRadicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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lo ha expresado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como de esta Corporación5.

II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

2.1. La demanda fue presentada el 8 de marzo de 2011 6 y mediante proveído del 15 de abril de 2011 se admitió en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio7 y se vinculó, por tener interés en las resultas del proceso, a la sociedad Comercializadora Santander S.A.

La notificación se surtió por aviso el 22 y el 24 de febrero de 20128 y se fijó en lista desde el 12 de marzo de 20129.

2.2. Mediante escrito radicado el 26 de marzo de 2012 , esto es, en oportunidad, la Superintendencia de Industria y Comercio , obrando por conducto de apoderada judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones10.

Sobre la violación del artículo 134 de la Decisión 486, afirmó que si bien el signo “ELEMENTS” es susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva puesto que al examinar aquel signo frente a la marca registrada “HOME ELEMENTS” , se evidencia que presentan similitudes capaces de generar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los servicios y su origen empresarial, por lo que no cumple

registrada “HOME ELEMENTS” , se evidencia que presentan similitudes capaces de generar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los servicios y su origen empresarial, por lo que no cumple con su función diferenciadora en el mercado.

5 Citó un aparte de la interpretación prejudicial nro. 203-IP-2005 y la sentencia proferida por esta Sección el 15 de abril de 2004, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, radicado nro. 11001-03-20-000-1999-06009-01. 6 Folio 31 del cuaderno principal, vuelto. El asunto fue asignado por reparto al entonces Consejero de Estado Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7 Folios 44 y 45 ibídem. 8 A folio 59 ibídem obra la notificación efectuada a la sociedad Comercializadora Santander S. A., mientras que a folio 67 ib., la realizada a la Superintendencia de Industria y Comercio. 9 Folio 69 ibídem. 10 Folios 70 a 79 ibídem.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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Arguyó que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación de un signo como lo dispone el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es necesario que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor y que influyen en la elección del producto o servicio, a saber: (i) debe existir identidad o semejanza de tipo visual,

486, es necesario que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor y que influyen en la elección del producto o servicio, a saber: (i) debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético entre los signos en discusión y (ii) se deben analizar los productos o servicios que estos identifican.

Aludió al contenido de los actos acusados en donde se concluyó que existen similitudes en los aspectos fonético, ortográfico e ideológico , lo que conllevar ía al público consumidor a incurrir en error en cuanto al origen empresarial de los servicios y a pensar que puede tratarse de la marca registrada con antelación; añadió que , “[p]odría generar la creencia de que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, o que dis tinguen una nueva o una misma línea de productos, por estar destinados a un mismo tipo de consumidores dentro de los mismos canales de comercialización. Igualmente podrían llevar al consumidor a la idea de que los productos y servicios provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede”.

2.3. La sociedad Comercializadora Santander S.A. presentó escrito el 26 de marzo de 2012, es decir, en tiempo, en el que se opuso a la prosperidad de la demanda, para lo cual indicó11:

Que el signo “ELEMENTS” (mixto) aunque goza de distintividad intrínseca, carece de distintividad extrínseca puesto que no puede diferenciarse a las demás que existen en el mercado , por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición de los actos acusados no infringió

carece de distintividad extrínseca puesto que no puede diferenciarse a las demás que existen en el mercado , por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición de los actos acusados no infringió el artículo 134 de la Decisión 486 del 2000.

11 Folios 84 a 92 ibídem.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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Mencionó que la marca “HOME ELEMENTS” (mixta) “[i]ncluye un elemento descriptivo HOME, lo que explica el uso crecido de registros marcarios que los contienen”, por lo que “[n]o es susceptible de apropiación por parte de ningún particular, ya que solo está señalando que los artículos a los que se refiere son del hogar, lo que significa que la marca de mi c liente respecto de la cual puede y hecho hacer (sic) valer el derecho a uso exclusivo es ELEMENT (M) clase 8, expresión que reproduce en su totalidad la solicitud de registro presentada por la sociedad MODANOVA S.A”.

Indicó que al comparar las palabras “ELEMENTS” y “ELEMENTS” se presenta la posibilidad de confusión entre el público consumidor; añadió que “[e]n su momento intentó el registro de la marca “HOME ELEMENTS” (M) clase 21, pero la Superintendencia de Industria y Comercio negó el mencionado registro argumentando la existencia prioritaria de la marca comercial ELEMENTS a favor de la sociedad MODANOVA S.A., por lo que mi cliente utiliza su marca comercial HOME ELEMENTS (M) en las clases 7,

mencionado registro argumentando la existencia prioritaria de la marca comercial ELEMENTS a favor de la sociedad MODANOVA S.A., por lo que mi cliente utiliza su marca comercial HOME ELEMENTS (M) en las clases 7, 8, 9 y 11, los que nada tienen que ver con los productos que vende al público la sociedad MODANOVA S.A., por lo que mal puede hablarse de coexistencia marcaria”.

2.4. Por auto del 5 de junio de 2013 se abrió a pruebas el proceso 12 y mediante proveído del 23 de septiembre de 2013 se ordenó la suspensión del proceso para la elaboración de la respectiva solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina13.

2.5. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial nro. 045-IP-201514, en el que indicó que interpretaría el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, para ello, precisó que examinaría

12 Folio 109 y 110 ibídem. 13 Folios 133 y 134 ibídem. 14 Folios 145 a 157 ibídem.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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1. la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, ii) la comparación entre marcas mixtas y, por último, iii) los signos en idioma extranjero.

En cuanto a la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, explicó

1. la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, ii) la comparación entre marcas mixtas y, por último, iii) los signos en idioma extranjero.

En cuanto a la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, explicó que no es necesario que el signo induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que ampara, para que se configure la irregistrabilidad. Expuso que, hay riesgo de confusión cuando el consumidor o el usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo.

Sostuvo que para determinar la existencia de riesgo de confusión es necesario verificar que existe identi dad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distribuidos por ellos. Agregó que los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno ampara son: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y (iv) la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

La semejanza implica que entre los objetos que se comparan existan elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores produciendo la confundibilidad; mientras que, las marcas o signos idénticos, supone que sea lo mismo, sin ninguna diferencia entre

elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores produciendo la confundibilidad; mientras que, las marcas o signos idénticos, supone que sea lo mismo, sin ninguna diferencia entre los signos. Para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar las similitudes ortográfica, fonética e ideológica.

Frente a la comparación entre marcas mixtas , indicó que el signo “ELEMENTS” es mixto, y la marca sobre la cual se deniega el registro HOME ELEMENTS también es mixta, por lo que se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo opositor.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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Arguyó que en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor por lo que el examinador debe encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad quede en la mente del consumidor.

Sostuvo que una vez identificado cuál es el elemento que prevalece en la mente del consumidor, se procederá a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión. Si en ambos casos el elemento determinante es denominativo, el cotejo se deberá realizar siguiendo las siguientes reglas: los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y le tras que forman los

los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y le tras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora.

Frente a los signos del idioma extranjero, expuso que los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común podrán ser registrados como marcas, si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. Agregó que existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se ha generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público, y que en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

En cuanto a los términos descriptivos del idioma extranjero, indicó que en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/ o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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2.6. Mediante auto del 24 de mayo d e 2016 se ordenó correr traslado a

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2.6. Mediante auto del 24 de mayo d e 2016 se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y rindiera concepto, respectivamente15.

2.6.1. La apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y, añadió16:

Que de la comparación de la marca solicitada y la existente se evidencia que el signo “ELEMENTS” está completamente incorporado en el registrado, esto es, “HOME ELEMENTS”, por lo que el carácter distintivo (nominativo) de este último, fue reproducido por el primero, “[s]in que los demás elementos figurativos que lo conforman desempeñen un papel importante a la hora de apreciar la similitud de los signos”.

Aseveró que las marcas cotejadas presentan una impresión visual, fonética y gramatical similar y, aunque el signo previamente registrado incluye el término “HOME”, este es “descriptivo de los productos de la clase al indicar que son productos destinados para la “casa” la cual no logra diluir el riesgo de confusión en los signos confrontados”, por lo que al coexistir estas marcas en el mercado, el consumidor no tendría los elementos necesarios para diferenciar una marca de la otra, por las semejanzas visuales, ortográfi cas y fonéticas que presentan. Además, dichas marcas se refieren a productos que en el mismo mercado comparten su naturaleza y finalidad.

2.6.2. La sociedad actora y la tercera con interés en las resultas del proceso guardaron silencio.

dichas marcas se refieren a productos que en el mismo mercado comparten su naturaleza y finalidad.

2.6.2. La sociedad actora y la tercera con interés en las resultas del proceso guardaron silencio.

2.6.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

15 Folio 159 ibídem. 16 Folios 160 a 164 ibídem.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 128, numeral 717 del Código Contencioso AdministrativoDecreto 01 del 2 de enero de 1984, esta Sección es competente para conocer de la presente demanda.

3.2. Los actos acusados

Se solicita la nulidad de los siguientes actos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio:

-) La Resolución nro. 43110 del 20 de agosto de 2010, mediante la cual la directora de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A. y negó el registro como marca nominativa del signo “ELEMENTS” para distinguir productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en lo siguiente18:

“[…] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en

comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en lo siguiente18:

“[…] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección al analizar el signo solicitado ELEMENTS, encuentra que presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Lo anterior por cuanto la marca solicitada reproduce la expresión ELEMENTS de la marca previamente registrada, sin que el término “HOME” que contiene esta última, logre desvir tuar el mencionado riesgo, ya que la expresión que tienen en común, corresponde al elemento predominante en los signos que se comparan, por lo que de coexistir en el mercado, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios para diferenciarlas e individualizarlas, incurriendo fácilmente en error.

2.2. Relación de productos o servicios.

(…)

17 ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el sigui ente:> <Subrogado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (...) // 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley”. 18 Folios 11 a 15 del cuaderno principal.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

propiedad industrial, en los casos previstos en la ley”. 18 Folios 11 a 15 del cuaderno principal.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

Demandante: Modanova S. A.

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El signo solicitado a registro pretende distinguir: "herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar", productos comprendidos en la clase 8 internacional. Por su parte, la marca registrada identifica "herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; máquinas de afeitar", pertenecientes a la clase 8 internacional.

De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.

Finalmente, en relación con el argumento de la solicitante consistente en que debe tenerse en cuenta que ya es titular de la marca ELEMENTS en otras clases, debe observarse que cada caso es independiente y depende de circunstancias únicas y especiales. Además, una marca previamente registrada por su titular, no constituye presupuesto de registrabilidad para conceder una marca solicitada por él con posterioridad, pues la

otras clases, debe observarse que cada caso es independiente y depende de circunstancias únicas y especiales. Además, una marca previamente registrada por su titular, no constituye presupuesto de registrabilidad para conceder una marca solicitada por él con posterioridad, pues la administración está en la obligación de negar el registro como marca de cualquier signo que se encuadre en alguna de l as causales de irregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria, tal como sucede en este caso, por lo tanto, no es posible considerar dicho argumento […]”.

-) La Resolución nro. 57670 del 27 de octubre de 2010, dictada por la misma autoridad y que se dispuso no reponer la anterior decisión con fundamento en lo siguiente19:

“[…] Para efectuar el análisis comparativo, debe determinarse si en los signos mixtos predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, debe procederse al cotejo aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en aquellos predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

De la observación de las marcas confrontadas se concluye que en estas prepondera el elemento denominativo, no sólo por la fuerza de que están dotadas las palabras (que le permiten al consumidor acceder al producto solicitándolo por su nombre), sino además por cuanto los componentes visuales no añaden algún concepto diferente a los que se extraen de la lectura del componente verbal. Por consiguiente, el estudio se centrará en la mencionada expresión, debiendo aplicar a ella las reglas elaboradas para comparar signos denominativos.

visuales no añaden algún concepto diferente a los que se extraen de la lectura del componente verbal. Por consiguiente, el estudio se centrará en la mencionada expresión, debiendo aplicar a ella las reglas elaboradas para comparar signos denominativos.

Al respecto, esta Dirección observa que la marca solicitada en registro reproduce de manera idéntica el elemento denominativo principal de la marca previamente registrada, esto es, la denominación ELEMENTS lo cual podría llevar al consumidor a una confusión directa de las marcas,

19 Folios 16 a 20 del cuaderno principal.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00118 00

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pues al encontrar en ambos signos la misma denominación podría pensar que uno de los signos es una derivación o innovación del otro, asignándoles el mismo origen empresarial, sin que los elementos denominativos y gráficos adicionales logren superar tal similitud, máxime si se tiene en cuenta que la expresión HOME, resulta inapropiable para identificar productos de la clase 8 Internacional, dado su carácter descriptivo.

Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establec