🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

CE - 110010324000201100148001SENTENCIA20220506090144

Consejo de Estado

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
CE - 110010324000201100148001SENTENCIA20220506090144
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Referencia. Acción de nulidad relativa

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

TESIS: LA SOCIEDAD PROCAPS S.A. NO INCURRIÓ EN ACTOS DE

MALA FE O DE COMPETENCIA DESLEAL AL SOLICITAR EL REGISTRO

DE LA MARCA CUESTIONADA, “BALLENA SOUR”, PARA DISTINGUIR

PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE LAS ACTORAS NO

LOGRARON DEMOSTRAR QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA ERA

SU DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR ELLAS, ASÍ

COMO TAMPOCO PROBARON QUE FUESEN TITULARES DE UN SIGNO

DISTINTIVO SIMILAR QUE SE ENCONTRARA PROTEGIDO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la s sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH , mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1 de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1º de diciembre de 2000, de

apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1 de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1º de diciembre de 2000, de

1 Mediante auto de 13 de abril de 2011. (Folios 250 a 253 del cuaderno núm. 2.)2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la Comisión de la Comunidad Andina 2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 65725 de 21 de diciembre de 2009, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 18 de marzo de 2004, la sociedad COLMED LTDA presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “ BALLENA SOUR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. Dicha petición fue cedida, posteriormente, a PROCAPS S.A.

2°: Que publicada la citada solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. Dicha petición fue cedida, posteriormente, a PROCAPS S.A.

2°: Que publicada la citada solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial presentaron oposición, con fundamento en que la intención perseguida con dicho signo era cometer actos de mala fe y competencia desleal.

2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Dulces, Gomas bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, té, azúcar, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal mostaza vinagre, salsas. […]” 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3º: Que mediante la Resolución núm. 014518 de 29 de junio de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo “BALLENA SOUR”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada resolución la sociedad solicitante interpuso

oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo “BALLENA SOUR”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada resolución la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación , siendo resueltos el primero de ellos, de manera confirmatoria, mediante la Resolución núm. 015605 de 29 de junio de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. El segundo, a través de la Resolución núm. 65725 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada la oposición interpuesta y concedió el registro de la marca “BALLENA SOUR”, para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor la sociedad PROCAPS S.A.

I.2.- Fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así:

6 Hoy Dirección de Signos Distintivos.4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 136, literales d) y f), 137 y 172 de la Decisión 486, por interpretación errónea.

Indicaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 136, literales d) y f), 137 y 172 de la Decisión 486, por interpretación errónea.

Indicaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada “BALLENA SOUR” fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal.

Que al existir una relación comercial entre ellas y PROCAPS S.A., los terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado los derechos adquiridos sobre las marcas cuya titularidad les corresponde a nivel internacional.

Mencionaron que son titulares de la marca “ TROLLI” en los países de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Francia, Grecia, Reino Unido, Hon g Kong, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Panamá, Polonia, Suecia, Suiza, España, Uruguay, República Dominicana, entre otros.

Señalaron que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA. forman parte de un mismo conglomerado económico, toda vez que se traspasan derechos sobre registros marcarios que les han sido concedidos.5

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Anotaron que la comercialización de la expresión “TROLLI”, incluye el uso de ciertas marcas o nombres comerciales, entre los cuales se encuentra la expresión que conforma a la marca cuestionada,

“BALLENA SOUR”.

Concluyeron que las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA ejecutan actos de competencia desleal al traspasarse y licenciarse mutuamente expresiones que son de su propiedad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajusta ba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Sostuvo que la marca cuestionada “BALLENA SOUR” no se encontraba registrada en Colombia; y que del análisis de confundibilidad realizado con la marca previamente registrada “ TROLLI”, no encontró que existieran semejanzas entre ellas que fueran susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación.6

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señaló que un consumidor racional no identificaría ambas marcas como idénticas o similares; y que tampoco tendría por qué conocer que la comercialización de la m arca “ TROLLI”, efectuada por las actoras incluía el uso de ciertas expresiones, entre las cuales estaba

“BALLENA SOUR”.

Indicó que las actoras no demostraron ni en la vía administrativa ni en el presente proceso que los terceros con interés directo en las resultas del proceso hayan sido sus distribuidores, de manera que no se cumple el elemento principal para estudiar la causal de irregistrabildad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.

Explicó que no existen indicios razonables que permitan inferir que con la solicitud de registro de la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, se estuviese perpetrando, facilitando o consolidando un acto de competencia desleal.

II.-2. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con interés directo en las resultas del proceso, solicit aron denegar las pretensiones de la demanda.

Aseguraron que la marca previamente registrada , “TROLLI”, difiere completamente de la cuestionada , “BALLENA SOUR ”; y que las7

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

se tramita en la Sección Primera del Consejo de Estado , bajo el expediente identificado con el número único de radicación 201001087-00, proceso en el que también fungen como terceros con interés directo en las resultas del proceso.

Que, por lo anterior, existen dos procesos prácticamente iguales, en los que se demanda la nulidad de la misma resolución expedida por la SIC, de manera que para evitar el riesgo de la producción de dos o más sentencias contradictorias debe declararse probada la excepción propuesta.

.- Caducidad de la acción, por cuanto pasaron más de cuatro meses desde la notificación del acto acusado hasta la presentación de la demanda.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. Las actoras insistieron en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteraron que los terceros con interés directo en las resultas del proceso fungían como distribuidores de sus productos identificados con la marca "TROLLI", por lo que al presentar la solicitud de registro de la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, incurrieron en actos de mala fe y competencia desleal.

IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda.

Adujo que al analizar las pruebas obrantes en el expediente de la referencia, así como las que se solicitó tener en cuenta y que obran en otros expedientes, no encontró que existieran elementos suficientes como para determinar que existían indicios de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso pretendía perpetrar, facilitar o consumar un acto de competencia desleal. IV.-3. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con interés directo en las resultas del proceso, insisti eron en que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda.10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Indicaron que la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, concedida a su favor, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional Niza, se ajustó a los parámetros de los artículos 136. literal d), f) y 137 de la Decisión 486, por lo que debe inferirse que dicha marca sí posee la suficiente capacidad distintiva para ser concedida, tanto en las letras como en el aspecto fonético y demás puntos de vista gramaticales y conceptuales.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guard ó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8:

“[…] 1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal

1.1. En vista que en el proceso interno se discute si la solicitud de registro del signo BALLENA SOUR (denominativo) habría sido llevado a cabo con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá a analizar este tema.

1.2. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que:

7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 33-IP-2020.11

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

1.2. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que:

7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 33-IP-2020.11

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

[…]

1.17. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pud ieran derivar de su ejercicio abusivo.

1.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, tod a vez que la situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades o deseos.

1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del

concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades o deseos.

1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de com petencia desleal.

2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

2.1. MEDERER GMBH TROLLI IBERICA S.A. solicitó que se declare la nulidad de la marca BALLENA SOUR (denominativo) por presuntamente existir mala fe en la solicitud de dicho registro. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.

[…]

2.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

[…]

2.11. De otro lado, el aprovec hamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el12

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.

2.12. El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacida d distintiva, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.

[…]

2.15. De acuerdo con lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca BALLENA SOUR (denominativo), incurrió en la causal de nuli dad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la s excepciones propuestas por las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA , terceros con interés directo en las resultas del proceso.

VI.1 Del Pleito pendiente

Los terceros con interés directo en las resultas del proceso propusieron la excepción de pleito pendiente, toda vez que las actoras ya habían presentado, previamente, demanda de nulidad contra el acto aquí acusado, la cual se tramita en la Sección Primera del Consejo de Estado13

la excepción de pleito pendiente, toda vez que las actoras ya habían presentado, previamente, demanda de nulidad contra el acto aquí acusado, la cual se tramita en la Sección Primera del Consejo de Estado13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

bajo el expediente identificado con el número de radicación 201001087-00, proceso en el que también fungen en dicha condición.

Que, por lo anterior, existen dos procesos prácticamente iguales, en los que se demanda la nulidad de la misma resolución expedida por la SIC, de manera que para evitar el riesgo de la producción de dos o más sentencias contradictorias, debe declararse pro bada la excepción propuesta.

Al respecto, la Sala observa que el artículo 97 del CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA , prevé que el pleito pendiente puede proponerse como excepción previa y tiene por objeto evitar que, entre las mismas partes, se promuevan 2 litigios paralelos y que, en un momento dado, pudieran existir sentencias contradictorias.

Para configurar la excepción de pleito pendiente, la jurisprudencia ha identificado los siguientes requisitos9:

a) Que simultáneamente ex istan 2 procesos con plena identidad fáctica y jurídica. En todo caso, vale precisar que no existirá

identificado los siguientes requisitos9:

a) Que simultáneamente ex istan 2 procesos con plena identidad fáctica y jurídica. En todo caso, vale precisar que no existirá

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2017, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E), núm. único de radicación 2014-00834-01.14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

pleito pendiente, sino cosa juzgada, cuando uno de los 2 procesos hubiera terminado y existiera sentencia definitiva.

b) Que sean comunes las partes en los dos procesos.

c) Que en ambos procesos las pretensiones sean idénticas (identidad de objeto).

d) Que exista identidad de causa (el porqué del litigio), es decir, que sea idéntico el motivo, razón o sustento fáctico de la pretensión.

Revisado el software de gestión de consulta de procesos del sistema SAMAI, se encontró que actualmente cursa en la Sección Primera de esta Corporación una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH en contra de las resoluciones núms. 58538, 58536, 58537, 58569, 58574, 58572 y 58576 de 19 de noviembre de 2009 y

MEDERER GMBH en contra de las resoluciones núms. 58538, 58536, 58537, 58569, 58574, 58572 y 58576 de 19 de noviembre de 2009 y 65725 de 21 de diciembre de 2009, expedidas por la SIC y en las cuales se encuentran vinculadas las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, como terceros con interés directo en las resultas del proceso.15

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

No obstante, se advierte que mediante auto de 8 de junio de 2019, el Despacho sustanciador determinó que si bien era cierto que se demandaban varios actos administrativos emanados de la misma entidad y que afectaban a las partes demandantes, también lo era que carecían de identidad de objeto, toda vez que guardaban relación con la concesión de registros marcarios diferentes, por lo que no podía admitirse la demanda respecto de tod os ellos, sino que las actoras debían presentar, por separado, las respectivas demandas contra cada uno de ellos.

Por lo anterior, únicamente se admitió la demanda contra la Resolución núm. 58538 de 19 de noviembre de 2009, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “CATERPILLARS”.

Así las cosas , para la Sala es evidente que existen dos procesos en curso, en los que únicamente coinciden las partes, esto es: i)

el registro de la marca nominativa “CATERPILLARS”.

Así las cosas , para la Sala es evidente que existen dos procesos en curso, en los que únicamente coinciden las partes, esto es: i) demandantes: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH ; ii) demandado: SIC; y iii) terceros con interés directo en las resultas del

proceso: PROCAPS S.A. y COLMED LTDA.

Sin embargo, se observa que los mismos no comparten identidad de objeto, comoquiera que en el expediente núm. 2010 -00187-00 se persigue la nulidad de la Resolución núm. 58538 de 2009, mediante la16

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cual se concedió el registro de la marca “ CATERPILLARS”, mientras que en el caso sub examine se pretende la nulidad de la Resolución núm. 65725 de 2009, a través de la cual se concedió el registro de la marca “BALLENA SOUR”.

Así las cosas, al no cumplirse uno de los requisitos para la configuración de un pleito pendiente, no prospera la excepción propuesta por los terceros con interés directo en las resultas del proceso.

VI.1 De la caducidad de la acción

Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA propusieron la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la

VI.1 De la caducidad de la acción

Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA propusieron la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 65725 de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación ", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable mediante la acción de17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

nulidad relativa10, de conformidad con el artículo 172 11 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario.

En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple si se tiene en cuenta que la Resolución acusada núm. 65725 de 2009, "Por la cual se

prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple si se tiene en cuenta que la Resolución acusada núm. 65725 de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación ", mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa, “BALLENA SOUR”, fue notificada por fijación en lista el 25 de marzo de 2010 y desfijado el 14 de abril de ese año12 y la demanda se presentó el 23 de marzo de 201113.

Por lo tanto , se declarará no probada la excepción de caducidad propuesta por los terceros con interés directo en las resultas del proceso.

10 Relativa o absoluta. 11 “[…] Artículo 172La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto). 12 Folio 17 del cuaderno núm. 1. 13 Folio 247, vuelto del cuaderno núm. 1.18

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 65725 de 2009 , concedió el registro de la marca nominativa “BALLENA SOUR” a la sociedad PROCAPS S.A. , para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Dulces, Gomas bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, té, azúcar, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal mostaza vinagre, salsas […]”.

Al respecto, las demandantes alegaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con la marca “ TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal.

Que al existir una relación comercial entre ellas y PROCAPS S.A.14, los terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado los derechos sobre las marcas cuya titularidad les corresponde a nivel internacional.

14 Y COLMED LTDA.19

terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado los derechos sobre las marcas cuya titularidad les corresponde a nivel internacional.

14 Y COLMED LTDA.19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 137 y 17215 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no se llevará a cabo la interpretación del artículo 136 literales d) y f) debido a que no es materia controvertida la irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, ni tampoco la irregistrabilidad de un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero […]”.

Empero, comoquiera que las actoras alegaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal, la Sala considera que sí procede el estudio de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.

con la clara intención de cometer actos de competencia desleal, la Sala considera que sí procede el estudio de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.

Además, c abe resaltar que las actoras invocaron dicha norma comunitaria como violada, por lo que sí es objeto de controversia en la

15 El Tribunal interpretó de oficio este artículo , con el fin de tratar el tema referente a la conexión competitiva entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.20

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

demanda, de manera que el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe l

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...