CE - 110010324000201100188001SALVAMENTODEV20220425094932

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Radicado: 11001 03 24 000 2011 00188 00

Demandante: COLOMBINA S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ABSOLUTA Radicación: 11001 03 24 000 2011 00188 00

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: SIC

Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

SALVAMENTO DE VOTO

De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 2 de diciembre de 2021, que declaró la nulidad de los actos administrativos expedidos por la SIC en el trámite por medio del cual concedió el registro de la marca mixta, “RICO HELADO”, a la sociedad RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S (hoy en liquidación), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y, como consecuencia, ordenó cancelar la inscripción del certificado de registro de la mencionada marca.

1.- En la sentencia de la cual me aparto la mayoría de la Sala consideró que el signo “RICO HELADO” se encontraba conformado por dos expresiones, una de ellas descriptiva y otra genérica, respecto de los productos que pretende

1.- En la sentencia de la cual me aparto la mayoría de la Sala consideró que el signo “RICO HELADO” se encontraba conformado por dos expresiones, una de ellas descriptiva y otra genérica, respecto de los productos que pretende amparar, helados comestibles. De forma puntual se argumentó lo siguiente:

“[…] Así las cosas y al analizar la expresión “HELADO”, que hace parte del signo solicitado “RICO HELADO”, la Sala considera que es una palabra genérica, en la medida en que indica de manera directa el producto que pretende amparar.

Lo anterior, significa que dicho signo hace referencia de manera directa y espontánea a uno de los productos alimenticios que pretende identificar, pues al ser un nombre genérico, le trasmite directamente al consumidor la información acerca del producto que va adqui rir, término que dado su uso2

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necesario en el comercio de productos alimenticios, no permite identificar el producto en sí mismo.

En efecto, atendiendo los lineamientos que ha diseñado el Tribunal y esta Corporación, para establecer si se está o no en presencia de un signo genérico, debe hacerse la siguiente pregunta ¿qué es?. Y si la respuesta coincide con el producto, se da tal circunstancia.

En otras palabras, el signo objeto de registro contiene la expresión “HELADO”, la cual designa o hace referencia a un producto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que, como ya se dijo, protege helados

producto, se da tal circunstancia.

En otras palabras, el signo objeto de registro contiene la expresión “HELADO”, la cual designa o hace referencia a un producto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que, como ya se dijo, protege helados comestibles.

Ahora, para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la preg unta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que la expresión “RICO”, contenida en el signo cuestionado, que según el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] adj. Gustoso, sabroso, agradable. […]”, describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificac ión Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca.

Así las cosas, la Sala considera que el signo solicitado “RICO HELADO” está conformado, respectivamente, por una denominación descriptiva y otra genérica, por lo que de concederse el monopolio exclusivo sobre la expresión “RICO HELADO” a la demandante, se estaría excluyendo a los demás competidores que quisieran usar dichas palabras para hacer alusión a un helado rico cuando así lo requieran […]”.

“RICO HELADO” a la demandante, se estaría excluyendo a los demás competidores que quisieran usar dichas palabras para hacer alusión a un helado rico cuando así lo requieran […]”.

Enseguida, la mayoría de la Sala descartó que el signo “RICO HELADO” estuviese cobijado por la definición de marca evocativa, en atención a que se presentaba de forma directa sin invitar al consumidor a realizar esfuerzo mental alguno para relacionarlo con el producto amparado. De manera concreta se dijo lo siguiente:

“[…] Ahora, teniendo en cuenta el concepto de marca evocativa descrito en la sentencia arriba mencionada, la Sala observa que para relacionar los productos enunciados con el signo “RICO HELADO”, el consumidor no requiere utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la expresión y el producto; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el producto que este distingue. Por lo3

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tanto, no se trata de una marca evocativa, como lo afirman la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso en su intervención, máxime si dicha marca está compuesta por una idea laudatoria en relación con este último, - el tercero con interés directo en las resultas del proceso-, la cual se presenta de manera directa al consumidor como una expresión autocalificativa de su calidad superior al ser “rico” el “helado” que ofrece y

último, - el tercero con interés directo en las resultas del proceso-, la cual se presenta de manera directa al consumidor como una expresión autocalificativa de su calidad superior al ser “rico” el “helado” que ofrece y tener un efecto sobre el consumidor […]”.

2.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría de la Sala pues, si bien el signo “RICO HELADO” se compone de dos palabras, una descriptiva y otra genérica, lo cierto es que su lectura conjunta , en los términos de los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 1, no describe las propiedades objetivas del producto, tales como calidad, cantidad, destino, valor y procedencia geográfica, sino que refiere la sensación que produce el mismo.

El entendimiento fraccionado del signo no permitió aplicar de forma correcta la metodología propuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la respuesta que brindó a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, según la cual, la denominación descriptiva responde a la pregunta ¿Cómo es? con características objetivas del producto que distingue. Así lo explicó el Tribunal:

“[…] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

[…]

En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

[…]

4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser reg istrados siempre que formen un

1 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios . f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]”.4

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00188 00

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conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil […]”.

En anteriores oportunidades 2 la Sección ha sostenido que el examen de registrabilidad no puede efectuarse a partir del fraccionamiento de los

tanto, su marca sería considerada débil […]”.

En anteriores oportunidades 2 la Sección ha sostenido que el examen de registrabilidad no puede efectuarse a partir del fraccionamiento de los elementos descriptivos o genéricos que componen al signo mixto, pues este debe ser apreciado en su conjunto, tal como fue solicitado. Al resp ecto, señaló:

“[…] Para el análisis que le corresponde efectuar a la Sala, en orden a determinar si la expresión controvertida es genérica o descriptiva de los productos que ampara, no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma.

Así se ha precisado por esta Corporación en diversos pronunciamientos, atendiendo los derroteros que ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus distintas interpretaciones prejudiciales.

En sentencia de 13 de febrero de 1997 (Expediente núm. 2556, Act ora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A., Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez), dijo la Sala, frente al signo «SULFAPLATA» que si bien es cierto que las expresiones sulfa y plata individualmente consideradas son palabras genéricas, también lo es que, al unirse, conforman una expresión (SULFAPLATA) que, de acuerdo con el dictamen pericial rendido por químicos expertos y por la Jefe de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud, no es genérica; que analizada en su conjunto la expresión SULFAPLATA, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca.

[…]

expresión SULFAPLATA, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca.

[…]

Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, p or ende, es menester tomarlo en conjunto, como un todo, toda vez que por efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso […]”.

En mi concepto, el signo “RICO HELADO”, apreciado en su conjunto, indica la sensación que produce el producto que ampara la marca (helados

2 Ver entre otras la sentencia de 3 de abril de 2003 (C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) . Acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca BONFRUIT en la Clase 32 Internacional. Consideraciones reiteradas en las sentencias de 27 de noviembre de 2003 (expediente con radicado número: 11001-03-24-000-2000-0648301) y 9 de septiembre de 2004 (expediente con radicado número: 11001-03-24-000-2001-00280-01).5

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00188 00

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comestibles) y no una c ualidad objetiva del mismo. De esa forma, tiene la

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comestibles) y no una c ualidad objetiva del mismo. De esa forma, tiene la capacidad de sugerirse indirectamente al consumidor, lo que lo constituye como una marca evocativa.

Además, a mi juicio, la expresión “RICO” no trae consigo “la idea autocalificativa de la calidad superior” del producto. Dicho de otra forma, no puede entenderse como una expresión laudatoria , teniendo en cuenta que las mismas alaban, enaltecen y/o exaltan las características objetivas de los productos, no recaen sobre las impresiones subjetivas con las cuales la marca busca que el consumidor relacione el producto.

Por las anteriores razones, considero que el signo sí era registrable como marca, circunstancia ante la cual correspond ía desestimar las pretensiones de la demanda.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado

CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmad o electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.”