CE - 110010324000201100296001SENTENCIA20230627161641

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020110029600

Demandante: Upsistemas S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Temas: Comparación entre marcas mixtas; expresiones d e uso común y explicativas; y reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Upsistemas S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007.

La presente sentencia tiene las siguie ntes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y; iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Upsistemas S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión

1 Mediante apoderado Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 13 a 23.2

ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión

1 Mediante apoderado Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 13 a 23.2

Número único de radicación: 11001032400020110029600

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 3, en adelante Decisión 486 de 2000; para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007, “ Por la cual se concede un registro ”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTOQUIA, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4:

“[…]

1.1. Solicito se declare la nulidad de la Resolución N° 31172 del 26 de septiembre de 2007 expedida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la

“[…]

1.1. Solicito se declare la nulidad de la Resolución N° 31172 del 26 de septiembre de 2007 expedida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, (en adelante “Resolución 31172”), “por la cual se concede un registro”.

1.2. Solicito que, como consecuencia de la declar ación de las pretensiones contenidas en los anteriores numerales, se cancele el registro No. 340521 ( […] para la marca “COMUNIDAD CLUSTER/MEDELLÍN Y ANTIOQUIA” (MIXTA) en la clase 35 a nombre de la CÁMARA DE COMERCIO DE

MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones5:

4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 12 de marzo de 2007, el registro como marca del signo mixto COMUNIDAD CLUSTER /

3 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Cfr. Folio 13. 5 Cfr. Folios 14 y 15.3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MEDELLÍN Y ANTOQUIA, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2007, en la Gaceta de la

MEDELLÍN Y ANTOQUIA, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 575, la cual no fue objeto de oposición.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007, concedió el registro como marca del signo mixto COMINIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTOQUIA, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de

violación, así:

“[…] El acto administrativo objeto de la demanda de nulidad fue expedido en violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]”

6.1. Señaló que si bien se encontraban sujetas a cotejo dos marcas mixtas y normalmente predominaría el elemento nominativo, para el caso sub examine, predominaba el elemento gráfico 6, comoquiera que la expresión “COMUNIDAD CLUSTER” carecía completamente de distintividad para identificar servicios de la clase 35, comoquiera que, CLUSTER se refiere a una red de empresas en una zona geográfica determinada que tiene como objetivo comparti r conocimiento y lograr mediante ello una ventaja competitiva, esto es, una expresión descriptiva del servicio de gestión comercial y asesoría en ese aspecto que identifica la marca, y

geográfica determinada que tiene como objetivo comparti r conocimiento y lograr mediante ello una ventaja competitiva, esto es, una expresión descriptiva del servicio de gestión comercial y asesoría en ese aspecto que identifica la marca, y la expresión “COMUNIDAD” quiere decir “cualidad común”, de ahí que

6 Cfr. Folio 17.4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COMUNIDAD CLUSTER se refiera a una red empresarial con cualidades, comunes. Mientras que las expresiones MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, eran una mera referencia territorial al lugar de dónde provienen o en dónde se prestan los servicios7 y por eso no dotaban a la marca de fuerza distintiva.

6.2. En ese orden resaltó que tanto en la marca UPSISTEMAS mixta como en la marca COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA mixta, el carácter predominante recae en el rombo en plano picado compuesto por 8 pequeños cubos azules y uno ana ranjado8, reiterando, que el elemento gráfico tiene un mayor protagonismo que el elemento denominativo, en las marcas sometidas a cotejo, por su tamaño, ubicación y colores distintivos9.

6.3. Así, indicó que había una total identidad en los elementos gráficos de los signos, y que de esta se desprendía un riesgo de confusión 10, máxime, cuando ambas marcas identifican prácticamente los mismos servicios11.

6.4. Indicó respecto de la identidad de servicios que hay algunos servicios que

signos, y que de esta se desprendía un riesgo de confusión 10, máxime, cuando ambas marcas identifican prácticamente los mismos servicios11.

6.4. Indicó respecto de la identidad de servicios que hay algunos servicios que se repiten de manera idéntica en ambas coberturas, resaltando, que la marca “COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLIN Y ANTIOQUIA” (MIXTA) cubría la totalidad de los servicios que hacen parte de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza12, de los cuales hacen parte los productos identificados por su marca.

6.5. Concluyó, indicando que el consumidor podía verse expuesto a los riesgos de confusión indirecta y asociación, en la medida que su marca identifica los servicios de una empresa de alrededor de amplia trayect oria en el sector tecnológico y que la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA cobija una estrategia de la Cámara de Comercio de Medellín tendiente a construir tejido empresarial mediante de la conformación de redes de negocios y la identifica ción de oportunidades de mercado 13, llevando a que el consumidor pueda considerarla como parte de su familia de marcas, asignándole o

7 Ibidem. 8 Cfr. Folio 18. 9 Ibidem. 10 Cfr. Folios 18 y 19. 11 Ibidem. 12 Cfr. Folio 20. 13 Ibidem.5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asignándoles algún tipo de vinculación económica o empresarial entre la parte demandante y el tercero14.

Contestaciones de la demanda

La parte demandada

7. La parte demandada 15 contestó la demanda 16 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

7.1. Indicó que la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, no presenta semejanzas gráficas ortográficas o fonéticas respecto de la marca mixta UPSISTEMAS, con lo cual, no se genera ningún riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial y tampoco induce al consumidor en algún riesgo de asociación17, quedando descartada “de plano” la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 200018.

7.2. Concluyó manifestando que “[…] el acto administrativo acusado y expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, no es nulo, y se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante […]”19.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma, no contestó la demanda20.

14 Ibidem. 15 Mediante apoderado. Cfr. Folio 79.

8. El tercero con interés en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma, no contestó la demanda20.

14 Ibidem. 15 Mediante apoderado. Cfr. Folio 79. 16 Cfr. Folios 70 a 78. 17 Cfr. Folio 78. 18 Ibidem. 19 Ibidem. 20 El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de noviembre de 2014, tuvo por no contestada la demanda por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso “[…] toda vez que no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, pues si bien es cierto, el abogado Julián Mesa Gil allegó poder obrante a folio 54 del expediente, omitió allegar el documento idóneo que demuestre que el señor Jorge Villegas Betancur ostenta la calidad de representante legal de la tercera interesada […]”.6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 2017 21, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, por conducto de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, la documentación requerida para la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación

conducto de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, la documentación requerida para la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 332-IP-2018 el 26 de febrero de 2019 22, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

“[…] La Sala consultante solicita la interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual será interpretado por ser procedente […]”

Reanudación del proceso y auto de pruebas

11. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 4 de diciembre de 2020 23, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 23 de julio de 202124, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado previsto en el mencionado artículo.

21 Cfr. Folio 90. 22 Cfr. Folios 98 a 107. 23 Cfr. Folios 409 a 413. 24 Cfr. Folio 115.7

previsto en el mencionado artículo.

21 Cfr. Folio 90. 22 Cfr. Folios 98 a 107. 23 Cfr. Folios 409 a 413. 24 Cfr. Folio 115.7

Número único de radicación: 11001032400020110029600

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

13. Durante el término legal, las partes demandantes 25 y demandada26 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

14. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el mar co normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 332 -IP-2018 de 26 de febrero de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo27, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 28, sobre el régimen de

la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 28, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

18. El acto administrativo acusado es el siguiente:

25 Cfr. Índice SAMAI 44 26 Cfr. Índice SAMAI 45 27 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 29 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.1. Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007 30, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de conceder el registro como marca del signo mixto COMUNIDAD

Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de conceder el registro como marca del signo mixto COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN ANTIOQUIA, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

18.2. La Sala considera preciso señalar que si bien en el caso concreto, la parte demandante no presentó recursos contra la resolución demandada, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Sección31 y atendiendo carácter sui generis de la acción de nulidad relativa, que consiste en una acción pública de carácter comunitario, el agotamiento del procedimiento administrativo no corresponde a uno de los requisitos para su interposición, ya que exigir tal requisito se contrapondría a la normativa comunitaria que regula la materia.

El problema jurídico

19. La Sala, con fundamento en la demanda y su contestación y en la Interpretación

Prejudicial, le corresponde determinar:

19.1. Si la Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, para identificar “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulnera o no el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

19.2. En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o asociación entre

Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulnera o no el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

19.2. En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o asociación entre la marca concedida y la marca mixta UPSISTEMAS, con registro núm. 340521 32, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

30 Cfr. Folio 7. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, s entencia de 6 de noviembre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de Radicación: 11001-03-24-000-2009-00391-00. 32 Cfr. Folio 10.9

Número único de radicación: 11001032400020110029600

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

19.4. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena33, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200034 de la Comisión de la Comunidad Andina 35.

33 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 34 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones qu e contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artícu lo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad

Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artícu lo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas , ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 35 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembr os y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina36

21. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del

mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

23. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

24. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamen te, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

36 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17

36 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produc iendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 37 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.11

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25. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

26. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los he chos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

27. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 332-IP-2019 de 26 de febrero de 2019

28. La Sala procederá a destacar las partes relevantes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunida d Andina para este

caso38:

“[…] 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el proce so interno se discute si los signos COMUNIDAD CLUSTER MEDELLÍN & ANTIOQUIA (mixto) y UPSISTEMAS (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

[…]

confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus f ormas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

38 Cfr. Folios 98 a 10712

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2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado COMUNIDAD CLUSTER MEDELLÍN & ANTIOQUIA (mixto) y la marca UPSISTEMAS (mixta), es necesario qu e se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

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UPSISTEMAS (mixta), es necesario qu e se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

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2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con