CE - 110010324000201100313001SENTENCIA20221216102111

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020110031300

Actores: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros interesados: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A -Pronalci S.A.

Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que , por medio de apoderado judicial, presentó la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. Protabaco S.A., (hoy British American Tabacco Colombia S.A.S. 1), en contra de la s Resoluciones Nos. 52828 de 29 de septiembre de 2010, 66310 de 29 de noviembre de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011 , a través de las cuales se concedió el registro de la marca «MUNDIAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011 , a través de las cuales se concedió el registro de la marca «MUNDIAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Procesadora Nacional Cigarrillera S.A (en adelante Pronalci S.A.)

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Productora Tabacalera de Colombia - Protabaco2 (en adelante Protabaco), presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento que se interpreta como de nulidad

1 Mediante auto de 24 de mayo de 2017 se reconoció a la sociedad British American Tabacco Colombia S.A.S., como sucesora procesal de la accionante. Folios 149 a 154 del cuaderno principal 2 Folios 30 a 50 del cuaderno principal.2

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

relativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20003, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio y con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 2.1. Que es nula la Resolución No. 52828 de fecha 29 de septiembre de 2010 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por Protabaco S.A. contra la solicitud de

2010 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por Protabaco S.A. contra la solicitud de registro de la marca MUNDIAL (mixta) para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la marca UNIVERSAL registrada en la misma clase 34 bajo los certificados Nos. 114862, 244946 y 301447.

2.2. Que es nula la Resolución No. 66310 de fecha 29 de noviembre de 2010 por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió del (sic) Recurso de Reposición presentado oportunamente por Protabaco S.A. contra la resolución anteriormente mencionada, confirmándose la decisión inicialmente proferida y por tanto manteniéndose la concesión del registro para la marca MUNDIAL (mixta) en la clase 34.

2.3. Que es nula la Resolución No. 015594 de fecha 28 de marzo de 2011, emanada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el Recurso de Apelación presentado subsidiariamente contra la Resolución No. 52828, y que confirmó la decisión anteriormente proferida.

2.4. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 52828 de 29 de septiembre de 2010, 66310 de 29 de noviembre de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011 antes identificadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio:

Nos. 52828 de 29 de septiembre de 2010, 66310 de 29 de noviembre de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011 antes identificadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio:

2.4.1. Que se reconozca que la marca MUNDIAL (mixta) es semejante en grado de confusión en grado de confusión a la marca UNIVERSAL previamente registrada por mi representada, razón por la cual no puede ser registrada ni usada en Colombia de acuerdo con las prohibiciones establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.4.2. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas, se cancele de los Libros de Registro de la Dirección de Signos Distintivos, el registro correspondiente a la marca MUNDIAL (mixta) en la clase 34 No. 420821, expedido en virtud de lo dispuesto en las resoluciones cuya nulidad se pide, y

2.4.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se profiera en este proceso. […]”.

1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que Pronalci S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo

3 Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de unos actos administrativos respecto de los cuales se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.3

Radicacion: 11001032400020110031300

los cuales se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.3

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«MUNDIAL» (mixta) para amparar productos incluidos en la clase 34 del nomenclátor internacional.

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 615 de fecha 20 de abril de 2010.

4. Refirió que, dentro del término legal, la sociedad Protabaco S.A. presentó oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, con base en su marca UNIVERSAL registrada bajo los Nos. 114862, 244946 y 301447.

5. Señaló que, mediante la Resolución 52828 de 29 de septiembre de 2010, fue declarada infundada la oposición y se concedió el registro el signo «MUNDIAL»

(mixta) para amparar productos incluidos en la clase 34 del nomenclátor internacional.

6. Contra la mencionada decisión, la sociedad demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones Nos 66310 de 29 de noviembre de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado, que concedió el registro marcario.

1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC,

registro marcario.

1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC, vulneró los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

8. Sostuvo que la marca «MUNDIAL» presenta una innegable semejanza de orden visual y conceptual con la marca «UNIVERSAL» previamente registrada por Protabaco S.A., y que además pretende competir con los mismos productos.

9. Indicó que la marca posteriormente registrada carece de distintividad y lo que pretende la sociedad titular de su registro es que se confunda con la marca

«UNIVERSAL».

10. Precisó que las expresiones mundial y universal son semejantes pues evocan un mismo concepto, siendo evidente su similitud desde el punto de vista ideológico.

11. Mencionó que la sociedad Pronalci S.A. ha buscado por todos los medios posicionar en el mercado una marca que gira en torno a la marca «UNIVERSAL» de la sociedad Protabaco con el fin de confundir al consumidor y obtener el lucro que ello representa.

12. Adujo que no comparte la apreciación de la SIC que una marca mixta es derivada de una marca nominativa previamente registrada por el mismo titular y que por tanto4

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

el dueño de la marca nominativa tiene la vocación para obtener el registro de cualquier etiqueta que contenga la misma porción nominativa.

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

el dueño de la marca nominativa tiene la vocación para obtener el registro de cualquier etiqueta que contenga la misma porción nominativa.

13. Mencionó que existió por parte de la SIC una interpretación errónea del concepto de marca derivada, en tanto que, si bien el dueño de una marca registradas puede obtener nuevos registros para esa marca, es indispensable que los elementos adicionales que le agregue a dicha marca no infrinjan derechos de terceros.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

14. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

15. Señaló que la entidad al realizar la confrontación de las marcas en conflicto estableció claramente que el signo predominante en estas era el nominativo, por lo cual el análisis de registrabilidad se efectuó conforme a las reglas establecidas para este tipo de marcas.

16. Mencionó que, el signo Mundial (mixto) es derivativo de la marca previamente registrada Mundial (nominativa), contando con los presupuestos adoptados por la CAN y amparando a los mismos productos de la clase 34 internacional.

17. De otro lado, indicó que, a las diferencias conceptuales entre los signos se suman las diferencias graficas que se evidencian en cada uno de ellos, lo que le proporciona a cada marca distintividad suficiente para que el público consumidor las diferencie

18. Indicó que, analizados todos los elementos entre la marca Mundial y la Marca

las diferencias graficas que se evidencian en cada uno de ellos, lo que le proporciona a cada marca distintividad suficiente para que el público consumidor las diferencie

18. Indicó que, analizados todos los elementos entre la marca Mundial y la Marca Universal hay claramente una distintividad intrínseca y extrínseca lo cual sustenta el cotejo marcario realizado por la SIC, por lo tanto, no tiene asidero jurídico por la demandante en cuanto a la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

19. Por último, expresó que los actos administrativos objeto de debate gozan de plena legalidad, se encuentran debidamente motivados y ajustados a las disposiciones normativas que aplican en materia marcaria.

2.2. Intervención del tercero interesado – Pronalci S.A.

20. El apoderado del tercero interviniente se pronunció en esta etapa procesal afirmando que se encuentran demostrados todos los presupuestos para determinar que la marca Mundial (mixta) es derivada de la marca Mundial (nominativa).5

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

21. Adujo que entre los signos MUNDIAL y UNIVERSAL no se advierte similitud ortográfica, fonética, conceptual o grafica alguna, amén de que considerados en conjunto, su examen en forma sucesiva tampoco induce a confusión.

22. Expresó que la marca Mundial (mixta) está conformada por palabras, imágenes y figuras que forman parte de la envoltura de un producto, constituyen en su unidad características inconfundibles en el mercado del tabaco que fácilmente indican al

22. Expresó que la marca Mundial (mixta) está conformada por palabras, imágenes y figuras que forman parte de la envoltura de un producto, constituyen en su unidad características inconfundibles en el mercado del tabaco que fácilmente indican al consumidor precisión sobre su procedencia, evitando todo riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto respecto de otras marcas que distribuyan bienes de la misma especie.

23. Menciono que, en materia de productos de la clase 34 el consumidor es sumamente especializado y tiende a conocer y diferenciar las marcas que se manejan en el mercado, por lo cual es evidente en el caso que nos ocupa, que el consumidor medio es capaz de identificar la naturaleza de las marcas MUNDIAL y

UNIVERSAL.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

24. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 229-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, en particular interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. No procedió a interpretar los artículos 134 y 154 de la misma normativa.

25. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones,

concluyó:

« […] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute el signo MUNDIAL (mixto) y las marcas UNIVERSAL (denominativa y mixta) son confundibles o

concluyó:

« […] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute el signo MUNDIAL (mixto) y las marcas UNIVERSAL (denominativa y mixta) son confundibles o no, perteneciente a Productora Tabacalera de Colombia S.A.S., es pertinente analizar el literal a) del artícul o 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara i ndebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva, Los signos no son distintivos6

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4 (…)

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto

indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4 (…)

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible conf undibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verif icar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas expuestas.

(..)

2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y coloca ción, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.5

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

(…)

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

(…)

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, es necesario determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MUNDIAL (mixto) y la marca UNIVERSAL (denominativa).

(…)

4.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas registradas. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente […].»

4 Ver interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466IP-2015 473 –IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 5 Ibidem7

Radicacion: 11001032400020110031300

IP-2015 473 –IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 5 Ibidem7

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

26. El día 14 de noviembre de 20186, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; La parte actora y el tercero interviniente reiteraron sus argumentos. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal7.

4.1 Intervención del Ministerio Público

27. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa manifestó que los signos estudiados guardan similitudes que por la impresión de conjunto que producen en la mente del consumidor de los productos que pretenden distinguir, crean riesgo de confusión.

28. Consideró que las resoluciones mediante las cuales se otorgó el registro de la marca «MUNDIAL» al tercero interesado, vulneran el literal a) del artículo 136 de la normativa andina, por ser confundible con la marca registrada «UNIVERSAL»

(mixta) para distinguir los mismos productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

29. Concluyó solicitando se acceda a las pretensiones de la demanda y se declare la nulidad de los actos administrativos demandados.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así

la nulidad de los actos administrativos demandados.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20198, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

5.2. Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad PROTABACO S.A encaminados a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos 52828 de 29 de septiembre de 2010, 66310 de 29 de noviembre de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011 a través de las cuales se concedió el registro de la marca «MUNDIAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Procesadora

Nacional Cigarrillera S.A.

6 Folio 344 del cuaderno principal 7 Folio 376 cuaderno principal 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

32. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que la SIC concedió el registro de la marca «MUNDIAL» (mixta), la cual es similarmente confundible con las marcas «UNIVERSAL » (mixta y nominativa) de su propiedad.

33. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de

similarmente confundible con las marcas «UNIVERSAL » (mixta y nominativa) de su propiedad.

33. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el

siguiente:

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”

34. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que las marcas «UNIVERSAL» (mixta y nominativa) identificadas con los registros marcarios números Nos. 114862, 244946 y 301447, otorgadas a favor del demandante y las cuales fueron objeto de este litigio, se encuentran canceladas por no uso.

35. En efecto, los mencionados registros fueron cancelados mediante actos administrativos el 17 de abril de 20209, 6 de abril de 202010 y 17 de abril de 202011 conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

36. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 9 de noviembre de 2022, ordenó descargar del referido sistema

202011 conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

36. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 9 de noviembre de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado de los registros de las marcas «UNIVERSAL» (nominativa y mixtas). En ese orden, en el expediente obra los certificados del SIPI de las consultas realizadas el 24 de noviembre de 2022, conforme al cual se cancelaron por no uso las marcas en mención, tal y como se

puede apreciar en las siguientes imágenes:

9 Registro 114862 – Se canceló mediante Resolución No 24075 de 27 de junio de 2019, la cual se confirmó mediante Resolución No. 18249 de 17 de abril de 2020. 10 Registro 244946 - Se canceló mediante Resolución No 24073 de 27 de junio de 2019, la cual se confirmó mediante Resolución No. 14082 de 6 de abril de 2020. 11 Registro 301447 - Se canceló mediante Resolución No 24074 de 27 de junio de 2019, la cual se confirmó Resolución No. 18248 de 17 de abril de 2020.9

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Registro 301447:

Registro No.244946:

Registro No. 114862.

37. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso

Registro 301447:

Registro No.244946:

Registro No. 114862.

37. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de

los países miembros:

«[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países10

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa e n un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca

productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].»

38. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, lo que se traduce en que el registro queda sin efectos jurídicos y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación

prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente:

«El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, du rante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22. Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)12, establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)12, establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias qu e surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca13.

23. Al respecto el Tribunal, señaló:

"Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países

12 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. 13 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195.11

Radicacion: 11001032400020110031300

Demandante: Protabaco S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por

de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad disti ntiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"14.

[…]

Efectos de la cancelación de la marca por no uso

32. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituy