CE - 110010324000201100418001SENTENCIA20221128093423

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00

Referencia: Nulidad Relativa

Demandante: Lacy Distribution, Inc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Omar de Jesús Villegas Cadavid Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Registrabilidad / Requisitos de Registrabilidad / Primacía del Derecho Comunitario / Notoriedad Marcaria / Principio de Territorialidad / Protección de Registros Extracomunitarios por eventos de Competencia Desleal y mala fe/ Oposición Andina / Aplicación de la Convención de Washington / Marca: «PRO TAPER»

(mixta)

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó Lacy Distribution, Inc. , en adelante Lacy Distribution , a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución número 48068 de 25 de noviembre de 2008, por medio de la cual, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, concedió el registro del signo «PRO TAPER» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 12ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

comprendidos en la clase 12ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Lacy Distribution, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1 Folios 8 a 46.2

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Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

«[…] 1. Declarar la simple nulidad de la Resolución No. 48068 de noviembre 25 de 2008, ejecutoriada el 02 de enero de 2009, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 08.044708, mediante la cual se resolvió la solicitud de registro de la marca PROTAPER (mixta), clase 12 Int., solicitada por el señor

OMAR DE JESUS VILLEGAS CADAVID.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la irregistrabilidad o en subsidio la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto y anule el registro correspondiente a la marca PROTAPER (mixta) en la clase 12

Internacional.

Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la irregistrabilidad o en subsidio la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto y anule el registro correspondiente a la marca PROTAPER (mixta) en la clase 12 Internacional.

3. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […].» (subrayado y resaltado de texto original)

I.2. Los hechos

2. Manifestó que el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, el 2 de mayo de 2008 presentó ante la SIC, solicitud de registro del signo «PRO TAPER» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 12ª del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. Expresó que el extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 333 de 31 de julio de 2008. Dentro del término legal, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Señaló que el 25 de noviembre de 2008, mediante la Resolución número 48060 la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió conceder el registro número 368618 a la marca «PRO TAPER» (mixta), de titularidad del señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, para distinguir «accesorios para motos; manubrios, rines, accutrax guadacadenas, protectores exosto, reposapies, platinas antibribrante, tapones, manilaes, tapa válvulas (todos los productos son en aluminio)», productos

accutrax guadacadenas, protectores exosto, reposapies, platinas antibribrante, tapones, manilaes, tapa válvulas (todos los productos son en aluminio)», productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.3.- Normas violadas y concepto de violación

I.3.1.- Normas violadas

5. Como normas violadas, señaló las siguientes:

• Artículo 72 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, en adelante Convención de Washington.

2 «Artículo 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos3

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

• El artículo 136, literales a)3 y f)4 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. - Artículo 615 de la Constitución Política.

I.3.2.- Concepto de violación

6. Manifestó que se violaron los artículos 7 de la Convención de Washington, 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000, y 61 de la Constitución Política al

I.3.2.- Concepto de violación

6. Manifestó que se violaron los artículos 7 de la Convención de Washington, 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000, y 61 de la Constitución Política al conceder el registro de la marca «PRO TAPER» (mixta), toda vez que el signo carece de capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerado como marca, como quiera que reproduce un marca registrada previamente en otro país miembro.

7. Indicó que las marcas mixtas «PRO TAPER»6 y «PROTAPER» se encuentran registradas en Estados Unidos de Norteamérica, en adelante Estados Unidos, desde el año 1991 y 2000.

8. Afirmó que la marca «PRO TAPER» (mixta) – con la sigla «PRO» con las letras dispuestas en forma verticalcuenta con registro, además, de los referidos en Estados Unidos, en Australia7, Brasil8, Chile9, México10, Nueva Zelanda11 y Venezuela12. Adicionalmente, aseguró que la marca «PRO TAPER» (mixta) – con la sigla «PRO» con las letras dispuestas en forma horizontalcuenta con registro, además de los mencionados en Estados Unidos de Norteamérica, en Suráfrica13,

en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el

Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.» 3 «Artículo 136No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]» 4 «Artículo 136No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; […]» 5 «ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.» 6 Marcas registradas en Estados Unidos de Norteamérica:

MARCA FECHA DE SOLICITUD EXPEDIENTE CERTIFICADO

PRO TAPER JUN-3-1991 74171944 1740563

PRO TAPER ABR-7-1998 75467458 1740563

PROTAPER JUL-17-2000 76091394 2664044

PROTAPER MAR-21-2008 76687946 3694505

PRO TAPER ABR-7-1998 75467458 1740563

PROTAPER JUL-17-2000 76091394 2664044

PROTAPER MAR-21-2008 76687946 3694505

7 1 registro marcario de 26 de abril de 2005. 8 2 registros marcarios, ambos de 21 de agosto de 2007. 9 1 registro marcario de 30 de diciembre de 2004. 10 3 registros marcarios, uno del 11, otro del 19 y el último del 30 de noviembre de 2004. 11 1 registro marcario de 3 de febrero de 2005. 12 1 registro marcario de 19 de junio de 2006. 13 3 registros marcarios, dos de 4 de septiembre y uno de 15 de octubre de 2008.4

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Venezuela14, Argentina15, Brasil16, Canadá17, Ecuador18, Comunidad Europea19, México20 y Nueva Zelanda21.

9. Aseguró que ambas marcas fueron reproducidas de manera idéntica por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, quien solicitó la marca «PRO TAPER» (mixta) en el año 2003 (con la sílaba «PRO» en disposición vertical) y, cuando la demandante realizó el cambio de dirección de la sílaba «PRO» (al ponerla de manera horizontal), el señor Villegas Cadavid solicitó exactamente la misma marca con la misma distribución, orientación de las letras y colores que la marca «PRO TAPER» (mixta), registrada previamente en Estados Unidos, en algunos países de Asia, África y de

Suramérica.

el señor Villegas Cadavid solicitó exactamente la misma marca con la misma distribución, orientación de las letras y colores que la marca «PRO TAPER» (mixta), registrada previamente en Estados Unidos, en algunos países de Asia, África y de Suramérica.

10. Adicionalmente, con la marca cuestionada se pretenden identificar los mismos productos de la clase 12 que los que ya distingue la marca de titularidad de la sociedad demandante alrededor del mundo.

11. Señaló que, como consecuencia de ello, y de la aplicación de los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la SIC no podía haber registrado un signo idéntico a una marca previamente registrada y, que, además, infringía el derecho de propiedad industrial de la parte actora.

12. Adicionalmente, resaltó que el signo «PRO TAPER» (mixto) registrado por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, desde el punto de vista ortográfico, fonético y gráfico es idéntico a la marca previamente registrada «PRO TAPER» (mixta) por la sociedad demandante, para distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor internacional, por lo que dicha coincidencia, puede inducir a error al público consumidor. En ese orden de ideas, concluyó que la marca «PRO TAPER» (mixta) carece de aptitud distintiva.

13. Es por ello, que consideró que la SIC erró en su análisis, esto es, al otorgar el registro sin respetar los derechos que sobre la marca ostenta la sociedad demandante, con base en la Convención de Washington.

14. Adicionalmente, resaltó que la SIC vulneró lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Washington, del cual hacen parte Colombia, Estados Unidos y

demandante, con base en la Convención de Washington.

14. Adicionalmente, resaltó que la SIC vulneró lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Washington, del cual hacen parte Colombia, Estados Unidos y México, al ignorar la notoriedad de la cual goza la marca «PRO TAPER» (mixta) en Estados Unidos para la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

14 3 registros marcarios, uno de 21 de abril, y dos de 23 de junio de 2008. 15 3 registros marcarios, dos de 16 de agosto y uno de 21 de noviembre de 2007. 16 2 registros marcarios, ambos de 22 de abril de 2008. 17 1 registro marcario de 29 de abril de 2008. 18 1 solicitud de registro marcario de mayo 19 de 2010. 19 1 registro marcario de 7 de junio de 2007. 20 3 registros marcarios, uno del 21 de julio, otro del 26 de julio y el último de 25 de agosto de 2006. 21 1 registro marcario de 14 de diciembre de 2006.5

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

15. Adujo que la marca demandada no es susceptible de ser registrada, pues se estaría permitiendo que un tercero se aprovecha del buen nombre de la marca «PRO TAPER» (mixta) de titularidad de la sociedad Lacy Distribution.

16. Argumentó que de permitirse la coexistencia de las marcas en conflicto, se violaría de manera flagrante, el derecho prioritario que tienen su marca de conformidad con la Convención de Washington.

16. Argumentó que de permitirse la coexistencia de las marcas en conflicto, se violaría de manera flagrante, el derecho prioritario que tienen su marca de conformidad con la Convención de Washington.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-.

17. El apoderado judicial de la entidad demandada22 adujo que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina ni de la Convención de Washington, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

18. Manifestó que si la parte demandante consideraba que el signo «PRO TAPER»

(mixta) solicitado por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, era similar a sus marcas, debió haber hecho uso de la oposición andina, en los términos que la ley tiene previsto para ello. Sin embargo, adujo, la sociedad Lacy Distribution eligió no hacerlo, por lo que no corresponde ahora, en sede judicial, revivir términos que han fenecido.

19. Recordó que los derechos marcarios de otros países, no se extienden a países diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho al uso exclusivo de una marca está dado por el registro que de la misma se hace ante la oficina nacional competente de cada país y se circunscribe en dicho territorio. Explicó que, por tal motivo, debe hacerse uso de la herramienta de la oposición andina, cuando se crea tener un mejor derecho.

competente de cada país y se circunscribe en dicho territorio. Explicó que, por tal motivo, debe hacerse uso de la herramienta de la oposición andina, cuando se crea tener un mejor derecho.

II.2. INTERVENCIÓN D EL TERCERO CON INTERÉS – Señor Omar de Jesús

Villegas Cadavid-.

20. El apoderado judicial del tercero con interés directo en las resultas del proceso precisó que la marca cuya registrabilidad se cuestiona en la demanda, tuvo un proceso de registro en el que no se presentaron oposiciones, por lo que la SIC, le otorgó el registro. Aseguró que la parte demandante debe probar las afirmaciones que realizó en el escrito demandatorio, pues parte de la premisa de que su marca es conocida en todo el mundo, lo cual no se puede simplemente señalar sin tener sustento fáctico para ello.

22 Folios 128 a 138 del Cuaderno 1 del Expediente.6

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

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21. Adujo que la parte actora tampoco demostró el uso de la marca en alguno de los países miembros de la comunidad andina. Así mismo, indicó que el argumento de la parte demandante relativo a la presunta vulneración del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, está desconociendo que en Colombia no pueden derivarse derechos de autor de una marca, pues ésta no tiene un componente artístico y para su uso exclusivo, la norma establece el registro marcario.

22. De otra parte, destacó que no existe pruebas de un mejor derecho que tenga la

derivarse derechos de autor de una marca, pues ésta no tiene un componente artístico y para su uso exclusivo, la norma establece el registro marcario.

22. De otra parte, destacó que no existe pruebas de un mejor derecho que tenga la parte demandante sobre el signo «PRO TAPER» (mixta). Por el contrario, en el expediente sobra evidencia que acredita que quien ostenta el derecho sobre dicha marca es el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid y no, la sociedad actora.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 381-IP-2016 de 9 de marzo de 2017, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen. Al respecto consideró que las normas sujetas a interpretación prejudicial eran los artículos 136, literales a) y f), y 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual señaló

lo siguiente:

“[…] 1.10. De la interpretación del literal f) del Artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero.

1.11. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” es decir, aquellas que no sean copias de otras.

1.11. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” es decir, aquellas que no sean copias de otras.

1.12. Por lo tanto, en el caso específico, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, se deberá considerar si el diseño de la marca PRO TAPER de propiedad de LACY DISTRIBUTION, INC., resulta protegible por la figura del derecho de autor como obra artística y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, el signo registrado PRO TAPER (mixto), ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.

[…] 2.2. conforme se desprende de esta disposición [art. 136 de la Decisión 486], no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones careza de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales. […]

2.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para7

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

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de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. […]

3.2. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el artículo 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:

a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumenta su notoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero.

3.3. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena

de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 486; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.

3.4. De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá determinar el carácter notorio de la marca PROTAPER (mixta), en los Estados Unidos, tal como lo afirma su titular. […]».

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

24. Mediante auto de 4 de agosto de 2017, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión, la parte demandante y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público y la SIC no se pronunciaron en esta etapa procesal.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201923, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

23 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

V.2.- El problema jurídico

26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la apoderada de la parte demandante en contra de la Resolución número 48068 de 25 de noviembre de 2008, a través de la cual la SIC concedió el registro del signo «PRO TAPER»

(mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.

V.3.- normatividad aplicable

27. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la SIC concedió el registro del signo en comento desconociendo los artículos 136, literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000, 7 de la Convención de Washington y 61 de la

Constitución Política.

28. La apoderada de la parte demandante invoca como casuales de irregistrabilidad las consagradas en los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000,

las cuales disponen lo siguiente:

«[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; […]».

29. Igualmente, la parte actora alegó la vulneración del artículo 7º de la Convención

de Washington, del siguiente tenor:

«Artículo 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país9

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

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en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.»

30. Igualmente, señaló que se había desconocido el artículo 61 de la Constitución

Política, que determina:

«ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.»

31. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el propósito de resolver el presente asunto, indicó que, adicionalmente, debía tenerse en consideración el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, en consonancia con el

literal h) del artículo 136 ibidem, que dispone:

«Artículo 224Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.»

V.4.- El caso concreto

32. La parte demandante consideró que la SIC erró al conceder el registro de la marca «PRO TAPER» (mixta) en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza al señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, por desconocimiento de los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, del artículo 7 de la Convención de Washington y el artículo 61 de la Constitución Política. Adicionalmente, alegó que debía protegerse su marca «PRO TAPER» (mixta) que era conocida alrededor

de Washington y el artículo 61 de la Constitución Política. Adicionalmente, alegó que debía protegerse su marca «PRO TAPER» (mixta) que era conocida alrededor del mundo y que contaba con registro en varios países, entre ellos, Estados Unidos de Norteamérica, desde 1991.

33. Previo a resolver, la Sala considera pertinente hacer alusión a los siguientes conceptos: i) primacía del Derecho Comunitario Andino; ii) principio de territorialidad en materia marcaria; iii) protección de la notoriedad de una marca en países extracomunitarios; y, iv) competencia desleal y mala fe.

V.4.1. Aplicación del Derecho Comunitario Andino

34. La parte demandante hizo alusión en su escrito a la vulneración de normas contenidas en la Convención de Washington, por lo cual resulta necesario analizar la aplicación de las normas de la Comunidad Andina frente a otras normas del derecho internacional en materia marcaria.

35. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 381-IP-2016, allegada a este proceso, indicó:

«7.2. El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino es el principio de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, “Aplicación Inmediata del10

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

7.3. Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero24. […]» (Resaltado fuera de texto original)

36. En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 30-IP-201425, resaltó que uno de los principios para dar aplicación del Derecho Com