CE - 110010324000201200225001SENTENCIA20230216111126

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicado: Referencia: 11001-0324-000-2012-00225-00

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Asociación Civil Sin Ánimo de Lucro Club Colombia

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Tema:

Bavaria S.A. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Propiedad Industrial / Registro Marcario / Examen de Registrabilidad / Causales de Irregistrabilidad / Confundibilidad / Reglas de Cotejo / Notoriedad de la marca / Protección especial que supera los principios de Especialidad y Territorialidad / Caducidad de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Normas Procesales de Orden Público y Obligatorio Cumplimiento / Declaratoria de Oficio de la Caducidad de la Acción por parte del Juez Marcario / Legitimidad / Tutela de las Normas de Orden Público / Marcas en conflicto: «CLUB COLOMBIA» (mixta) – «CLUB COLOMBIA » (mixta) y «CLUB COLOMBIA» (nominativa)

Sentencia de Única Instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, presentó la Asociación Civil Sin Ánimo de Lucro Club Colombia por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución No. 47764 del 6 de septiembre de 2011 1, a través de la cual la

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, presentó la Asociación Civil Sin Ánimo de Lucro Club Colombia por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución No. 47764 del 6 de septiembre de 2011 1, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó las Resoluciones Nos. 24333 del 7 de mayo de 2010 y 43185 del 20 de agosto de 2010 y, en consecuencia, negó el registro del signo «CLUB COLOMBIA » (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en contra de la sociedad aquí accionante.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado2, el apoderado judicial de la Asociación Civil Sin Ánimo de Lucro Club Colombia en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

1 La cual quedó en firme y debidamente ejecutoriada el 28 de septiembre de 2011 (por encontrarse agotada la vía gubernativa). 2 El 21 de junio de 2012 (folios 1 a 59 del expediente ordinario de la referencia).2

Radicado: 11001-0324-000-2012-00225-00

Demandante: Asociación Civil sin Ánimo de Lucro Club Colombia

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«[…] 1.- Que se DECLARE LA NULIDAD de la Resolución número 47764 de

Demandante: Asociación Civil sin Ánimo de Lucro Club Colombia

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«[…] 1.- Que se DECLARE LA NULIDAD de la Resolución número 47764 de septiembre 6 de 2011, por la cual se revocan las resoluciones números 24333 de mayo 7 de 2010 y 43185 de agosto 20 de 2010, que CONCEDÍAN la marca CLUB COLOMBIA (mixta) , en la Clase 41 internacional, a nombre de la

ASOCIACIÓN CIVIL SIN ÁNIMO DE LUCRO CLUB COLOMBIA.

2.- Que, como consecuencia, se MANTENGA EN FIRME la Resolución número 24333 de mayo 7 de 2010, por la cual SE CONCEDE la marca mixta CLUB COLOMBIA, para distinguir servicios en la Clase 41 internacional […]»3.

I.1.1. Los hechos

2. El apoderado judicial de la parte demandante manifestó que, mediante escrito del 9 de febrero de 2005, la Asociación Civil Sin Ánimo de Lucro Club Colombia presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de registro del signo «CLUB COLOMBIA» (mixto) para amparar servicios incluidos en la clase 41 del nomenclátor internacional.

3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad No. 550 del 31 de marzo de 2005, la sociedad Bavaria S.A., presentó escrito de oposición basado y fundamentado en la confundibilidad con sus marcas «CLUB COLOMBIA» (mixtas y nominativas), previamente registradas en las clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente4.

presentó escrito de oposición basado y fundamentado en la confundibilidad con sus marcas «CLUB COLOMBIA» (mixtas y nominativas), previamente registradas en las clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente4.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 24333 del 7 de mayo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y otorgó el registro de la marca «CLUB COLOMBIA» (mixta) a la Asociación Civil Sin Ánimo de Lucro Club Colombia, para identificar servicios de la clase 41 del nomenclátor

Internacional.

5. Relató que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad Bavaria S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión; la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 43185 del 20 de agosto de 2010 y, finalmente, revocada en apelación, mediante la Resolución No. 47764 del 6 de septiembre de 2011, en el sentido de negar el registro en comento.

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación5

6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), violó los artículos 136 literal h) y 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

3 Folios 43 a 44 del plenario ordinario. 4 Certificados de registro Nos. 80195, 157.160 y 153.130.

Comunidad Andina.

3 Folios 43 a 44 del plenario ordinario. 4 Certificados de registro Nos. 80195, 157.160 y 153.130. 5 Folios 45 a 57 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2012-00225-00.3

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7. Sostuvo que, en el presente caso, la Asociación Civil Sin Ánimo de Lucro Club Colombia, ha utilizado el nombre comercial «CLUB COLOMBIA» desde el año

1920. Aseguró que su signo «CLUB COLOMBIA», ha coexistido pacíficamente en el mercado desde entonces con la marca «CLUB COLOMBIA», de propiedad de la sociedad Bavaria S.A., sin generar riesgo de confusión alguno.

8. Argumentó que, en su criterio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pasó por alto el contenido de las normas acusadas de la normativa andina, pues la autoridad marcaria no dilucidó adecuadamente la diferencia en el trato que se le debe dar a una marca caracterizada como notoria, de una que se identifica renombrada; y, específicamente, en lo que concierne a un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial o, inclusive, su valor publicitario.

9. Puso de presente que, en el caso materia de controversia:

«[…] la marca notoria no se puede proteger, aun tratándose de servicios o productos que en nada se relacionan, como lo hizo la Resolución controvertida;

o, inclusive, su valor publicitario.

9. Puso de presente que, en el caso materia de controversia:

«[…] la marca notoria no se puede proteger, aun tratándose de servicios o productos que en nada se relacionan, como lo hizo la Resolución controvertida; pues a pesar de que la marca se solicitó en la Clase 41 y la marca declarada notoria distingue productos de las Clases 32 y 33, la autoridad marcaria la denegó, cuando no hay ninguna conexidad entre servicios de una y otra […] En nada se relacionan las Clases 41 y 33 de la Clasificación Internacional, por tanto, no se podía negar la solicitud de registro, aun habiéndose declarado la notoriedad de la marca opositora; pues ya ha dejado sentado la jurisprudencia que si se trata de mercados disímiles, no hay riesgo de confusión […]».

10. Concluyó haciendo hincapié en que la marca notoria no se puede salvaguardar respecto de productos que no ostentan una relación, como en efecto sucedió en el caso sub judice; donde se denegó el signo mixto solicitado, aun cuando entre los productos y servicios de las marcas en conflicto no existe conexión competitiva alguna.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio6

11. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, los mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, los mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

12. Explicó que, en el caso concreto, esa autoridad pudo determinar acertadamente que el signo «CLUB COLOMBIA» (mixto), objeto de controversia, se encontraba inmerso en las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de 2000;

6 Folios 161 a 181 de la causa ordinaria.4

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situación que, lógica y naturalmente, condujo a denegar el registro deprecado por la Asociación Civil Sin Ánimo de Lucro Club Colombia, hoy demandante.

13. Expuso que, al efectuar el respectivo examen de registrabilidad entre los signos distintivos en conflicto, se tiene que «[…] desde el aspecto fonético, existe un inminente riesgo de confundibilidad por ser iguales en su composición ortográfica, visual y gramatical, lo cual no logra que se diferencien al momento de su pronunciación, situación más que genera riesgo de confusión directo e indirecto entre los consumidores corrientes […]».

14. Concluyó que, en el caso materia de controversia, fuerza colegir que los signos en disputa no cuentan con elementos que les otorguen la suficiente distintividad; lo que aunado a la evocación que cada uno genera en el comprador, su pronunciación y su composición fonética, no permiten que puedan ser diferenciados por el

en disputa no cuentan con elementos que les otorguen la suficiente distintividad; lo que aunado a la evocación que cada uno genera en el comprador, su pronunciación y su composición fonética, no permiten que puedan ser diferenciados por el consumidor, sin generar inminente y potencial riesgo de confundibilidad en el mercado.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Bavaria S.A.7

15. La sociedad Bavaria S.A., se pronunció en esta etapa procesal afirmando que, en definitiva, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acertó al declarar en el acto administrativo censurado que su marca preexistente y opositora «CLUB COLOMBIA» era notoria; con amplio fundamento y apoyo jurídico en el material probatorio que obra en el expediente de la referencia. Así, señaló que no existió transgresión alguna de los artículos 136 literal h) y 235, de la normativa andina.

16. Anotó, a su vez, que:

«[…] Luego de una valoración juiciosa y en conjunto de todas las pruebas, la SIC concluyó acertadamente que la marca CLUB COLOMBIA, de propiedad de BAVARIA S.A., cuya protección legal data del año 1985, es una marca notoria y muy antigua que, por tanto, merece una protección especial; y, en ese orden de ideas, estimó que no procedía el registro de la marca CLUB COLOMBIA (mixta) para distinguir servicios de la Clase 41 internacional, a nombre de la

ASOCIACIÓN CIVIL SIN ÁNIMO DE LUCRO CLUB COLOMBIA […]».

17. Destacó que, en el caso sub examine, sin perjuicio de la declaratoria del carácter

(mixta) para distinguir servicios de la Clase 41 internacional, a nombre de la

ASOCIACIÓN CIVIL SIN ÁNIMO DE LUCRO CLUB COLOMBIA […]».

17. Destacó que, en el caso sub examine, sin perjuicio de la declaratoria del carácter notorio de la marca de su propiedad, existe un inminente riesgo de confusión frente a la potencial y eventual coexistencia en el mercado de las pluricitadas marcas que se encuentran aquí enfrentadas y contrapuestas.

18. Mencionó que, en el caso de marras, resulta evidente que la denominación fonética «CLUB COLOMBIA», es sin duda el elemento de mayor fuerza, recordación y, además, de reproducción entera y absoluta del elemento distintivo de la marca notoria.

7 Folios 118 a 160 del expediente.5

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19. Añadió, finalmente, que entre las marcas en conflicto existe una inminente relación de complementariedad entre los servicios y productos que distinguen; situación que, en su criterio, imposibilita aún más su sana y pacífica coexistencia en el mercado y en el interior del tráfico jurídico.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 438-IP-2016 de fecha 28 de noviembre de 20168, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha

438-IP-2016 de fecha 28 de noviembre de 20168, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio el literal a) ibidem. De otra parte, el referido Tribunal, optó por no interpretar el artículo 235 de la citada normativa, al considerar que no correspondía a la materia controvertida en el presente caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«[…] C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

[…]

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de

causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

[…]

1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre marcas mixtas

8 Folios 210 a 232 del expediente ordinario de la referencia.6

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2.1. De acuerdo a lo alegado por la SIC y BAVARIA S.A., existiría confusión entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (mixtas).

[…]

2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o sí lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de

concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o sí lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

[…]

2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (mixtas).

3. Comparación entre marcas mixtas y denominativas

3.1. Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (denominativas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

[…]

3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas y denominativas, se deberá constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:

[…]

3.6. En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca CLUB

[…]

3.6. En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (denominativas).

4. Solicitud de marca previamente utilizada como nombre comercial

4.1. En el presente caso, LA ASOCIACIÓN alegó que utiliza el nombre comercial CLUB COLOMBIA desde 1920.

[…]

5. Coexistencia de hecho de marcas

5.1. LA ASOCIACIÓN señaló que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) coexisten desde hace varios años en Colombia, y a la fecha no se ha presentado ninguna clase de conflicto. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".

[…]7

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5.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

5.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el

análisis retrospectivo (mirar el pasado).

5.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.

[…]

7. Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 41 y productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

7.1. En la controversia planteada BAVARIA señala que entre los productos que distinguen sus marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional que distingue la marca CLUB COLOMBIA (mixta), existe una RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD. En ese sentido, resulta necesario que se realice el ANÁLISIS COMPARATIVO tomando en cuenta la POSIBILIDAD DE CONEXIÓN COMPETITIVA entre los productos de las Clases 32 y 33 que distinguen las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) y los servicios de la Clase 41 que distingue la marca CLUB COLOMBIA (mixta).

distinguen las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) y los servicios de la Clase 41 que distingue la marca CLUB COLOMBIA (mixta).

7.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

7.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[…]

7.5. Por tal razón, para establecer la existencia de CONEXIÓN COMPETITIVA entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro […]». (negrillas por fuera del texto)8

Radicado: 11001-0324-000-2012-00225-00

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Radicado: 11001-0324-000-2012-00225-00

Demandante: Asociación Civil sin Ánimo de Lucro Club Colombia

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

21. Mediante auto de 22 de marzo de 20179, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante10, la demandada11 y el tercero interviniente12 reiteraron los argumentos de la demanda ordinaria incoada y de la contestación de esta, respectivamente. El Ministerio Público, por su parte, guardó silencio en esta etapa procesal13.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Competencia

22. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

V.2.- Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la Asociación Civil Sin Ánimo de Lucro Club Colombia, con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 47764 del 6 de septiembre de 201114, por medio de la cual la SIC revocó en todas sus partes las Resoluciones Nos. 24333 del 7 de mayo de 2010 y 43185 del 20 de agosto de 2010 y, en consecuencia, negó el registro del signo «CLUB COLOMBIA» (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41

43185 del 20 de agosto de 2010 y, en consecuencia, negó el registro del signo «CLUB COLOMBIA» (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en detrimento de los intereses de la asociación aquí accionante.

24. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto considera que la marca solicitada «CLUB COLOMBIA» (mixta) no es similarmente confundible, no tiene conexidad competitiva alguna y, adicionalmente, no genera riesgo de asociación directo o indirecto con las previamente registradas en favor de la sociedad Bavaria S.A.; en las clases 32 y 33 del nomenclátor internacional, para la distinción de productos, respectivamente.

25. La Sala considera que previamente al análisis de fondo, determinará la procedencia de la acción de nulidad absoluta incoada en contra del acto acusado.

9 Folio 254 del expediente de la referencia con radicación No. 2012-00225-00. 10 Folios 267 a 269 del plenario ordinario. 11 Folios 261 a 266 de la causa ordinaria. 12 Folios 255 a 260 del expediente. 13 Ibidem, folio 270. 14 La cual quedó en firme y debidamente ejecutoriada el 28 de septiembre de 2011 (por encontrarse agotada la vía gubernativa).9

Radicado: 11001-0324-000-2012-00225-00

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V.3.- Procedencia de la acción de nulidad absoluta para controvertir actos administrativos que niegan un registro marcario

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V.3.- Procedencia de la acción de nulidad absoluta para controvertir actos administrativos que niegan un registro marcario

26. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad absoluta prevista en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC negó un registro marcario.

27. Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres (3) clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos de propiedad industrial.

28. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición.

29. La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe, y

30. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

31. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso.

32. Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado”15.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00027-00; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.10

Radicado: 11001-0324-000-2012-00225-00

Demandante: Asociación Civil sin Ánimo de Lucro Club Colombia

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

33. Para evitar lo anterior, el juez debe interpretar la acción incoada a la procedente,

Demandante: Asociación Civil sin Ánimo de Lucro Club Colombia

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33. Para evitar lo anterior, el juez debe interpretar la acción incoada a la procedente, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes16.

34. En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo (Resolución No. 47764 del 6 de septiembre de 2011) respecto del cual se negó un registro marcario, y que lo que se pretende es el restablecimiento de su derecho subjetivo (lo que se traduce en que se deje en firme los actos administrativos por medio de los cuales se concedió el registro de la marca objeto de controversia17), para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, por lo que se estima necesario interpretar como de nulidad y restablecimiento del derecho la demanda incoada.

V.4.- Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del der