CE - 110010324000201300194001SENTENCIA20230928094206

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-0324-000-2013-00194-00

Actora: Societe Des Produits Nestlé S.A

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Suanny Lucía León Ospina

Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de

Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Sentencia de Única Instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A. en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través del cual pretende obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 54416 de 22 de diciembre de 2008, 9752 de 27 de febrero de 2009, 13872 de 27 de marzo de 2009, 53220 de 17 de diciembre de 2008, 4102 de 30 de enero de 2009 y 7870 de 24 de febrero de 2009 , por medio de las cuales se concedieron los registros de las marcas «FRESTEA» (nominativas), para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional

de 2009 y 7870 de 24 de febrero de 2009 , por medio de las cuales se concedieron los registros de las marcas «FRESTEA» (nominativas), para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Felipe Muñoz (quien cedió sus derechos a la señora Suanny Lucía León Ospina).

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad relativa conforme al inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

«[…] De conformidad con los hechos indicados y con base en los argumentos de Derecho que en lo sucesivo se expondrá, le solicito al honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes declaraciones y condenas.

1 Folios 37 a 71 del cuaderno principal.2

Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00

Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

PRIMERA: Que DECLARE la nulidad de las siguientes Resoluciones

Administrativas:

(i) RESOLUCIONES número 54416 de 22 de diciembre de 2008, 9752 de 27 de febrero de 2009, 13872 de 27 de marzo de 2009, por medio de

Administrativas:

(i) RESOLUCIONES número 54416 de 22 de diciembre de 2008, 9752 de 27 de febrero de 2009, 13872 de 27 de marzo de 2009, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca FRESTEA (NOMINATIVA) para amparar productos comprendidos en la Clase 32 Internacional.

(ii) RESOLUCIONES número 53220 de 17 de diciembre de 2008, 4102 de 30 de enero de 2009, 7870 de 24 de febrero de 2009, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca FRESTEA (NOMINATIVA) para amparar productos comprendidos en la Clase 32 Internacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación de los registros y certificados de las marcas FRESTEA, para distinguir productos en las Clases 30 y 32 Internacional.

TERCERA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]».

I.1.1.- Los hechos

2. Manifestó que el 16 de mayo de 2008, el señor Felipe Muñoz2 solicitó el registro de las marcas nominativas «FRESTEA», para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Expresó que una vez publicadas dichas solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 593 de 27 de junio de 2008, la sociedad Societe des Produits Nestlé S.A. presentó oposición con fundamento en las marcas «NESTEA», previamente registradas a su nombre, en las clases 30 y 32 del Nomenclátor Internacional.

S.A. presentó oposición con fundamento en las marcas «NESTEA», previamente registradas a su nombre, en las clases 30 y 32 del Nomenclátor Internacional.

4. Señaló que mediante la Resolución núm. 53220 de 17 de diciembre de 2008, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia Industria y Comercio decidió: i) declarar infundada la oposición presentada, y ii) concedió el registro de la marca solicitada «FRESTEA» (nominativa) para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; misma decisión que fue adoptada en la Resolución núm. 54416 de 22 de diciembre 2008, pero para identificar productos en la Clase 30 de la citada Clasificación.

5. Mencionó que dentro la oportunidad legal, la sociedad opositora interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra los mencionados actos administrativos, siendo resueltos los primeros por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones núms. 4102 de 30 de enero de 2009 y 9752 de 27 de febrero de 2009, en el sentido de confirmar los actos administrativos impugnados; y los segundos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las ,resoluciones

2 El señor Felipe Muñoz cedió los registros marcarios a la señora Suanny Lucía León Ospina, quien fue reconocida como sucesora procesal en el presente proceso.3

Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00

Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A

reconocida como sucesora procesal en el presente proceso.3

Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

núms. 7870 de 24 de febrero de 2009 y 13872 de 27 de marzo de 2009, en las cuales decidió confirmar nuevamente los actos acusados.

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación

6. La actora expuso que con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 135 literal b), 136, literal a) y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de

la Comunidad Andina.

7. Sostuvo que al realizar el examen comparativo de las marcas en conflicto se encuentra similitud ortográfica y visual por la idéntica extensión de ambas marcas, teniendo en cuenta que el signo «FRESTEA» reproduce casi en su totalidad a la marca «NESTEA».

8. Refirió que, de la simple observación de las marcas en conflicto, se puede deducir que sus similitudes son ostensibles, pues a excepción de dos letras, coinciden en todas las consonantes y vocales que componen ambos registros.

9. Afirmó que las coincidencias ortográficas determinan un impacto visual semejante, que genera un riesgo de asociación y confusión, en el que el consumidor podría pensar que las marcas tienen el mismo origen empresarial, que es lo que se conoce como confusión indirecta.

que genera un riesgo de asociación y confusión, en el que el consumidor podría pensar que las marcas tienen el mismo origen empresarial, que es lo que se conoce como confusión indirecta.

10. Anotó que al materializarse esta coexistencia irregular en el mercado, las marcas generarían riesgo de confusión o asociación, debiendo por tanto dársele tratamiento preferente a los signos «NESTEA» por haber sido solicitados con anticipación en el tiempo.

11. Adujo respecto a la violación del literal b) del artículo 135 que las marcas «FRESTEA», cuyo registro fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son lo suficientemente distintivas, pues, por el contrario, son prácticamente idénticas a las marcas «NESTEA» de su propiedad.

12. Indicó que se vulneró el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la entidad demandada desconoció arbitrariamente sus derechos previa y legítimamente constituidos en torno a la expresión «NESTEA», inobservando los argumentos en que fundamentó sus oposiciones en contra de los trámites marcarios del signo «FRESTEA».4

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II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

13. El apoderado judicial de la entidad demandada en el presente proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma de la demanda y del auto admisorio de la

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

13. El apoderado judicial de la entidad demandada en el presente proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma de la demanda y del auto admisorio de la misma, dentro de la oportunidad procesal, no realizó manifestación alguna sobre la controversia.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Suanny Lucía León Ospina

14. El apoderado de la señora Suanny Lucía León Ospina como sucesora procesal del señor Felipe Muñoz, tercero interesado en las resultas del proceso, mencionó que las marcas «FRESTEA» y «NESTEA» solo coinciden en el uso de un elemento usual de la categoría y que los elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales adicionales a dicha expresión, la hacen totalmente diferenciable de las marcas del actor fundamento de la demanda.

15. Sobre lo anterior, informó que el sufijo TEA ha sido reconocido como una expresión usual de la categoría en múltiples resoluciones; y que a la fecha han sido registradas más de 100 marcas con dicha expresión en la base de datos de la Administración, por lo que resulta evidente que la misma no es de uso exclusivo de la sociedad Nestlé.

16. Apuntó que los prefijos o elementos adicionales que acompañan las marcas cotejadas, esto es, FRES y NES, son lo suficientemente distintivos para que las marcas cotejadas evoquen conceptos totalmente diferentes al consumidor y eviten de esa manera cualquier riesgo de confusión o asociación.

17. Concluyó mencionando que: “la diferencia conceptual entre los signos cotejados impide cualquier riesgo de confusión o asociación, en la medida en que la marca

esa manera cualquier riesgo de confusión o asociación.

17. Concluyó mencionando que: “la diferencia conceptual entre los signos cotejados impide cualquier riesgo de confusión o asociación, en la medida en que la marca NESTEA evoca el origen empresarial del producto distinguido, este es NESTLÉ – el té o preparación para hacer una bebida comercializada por la sociedad Nestlé- y la marca FRESTEA le evoca al consumidor el concepto de Té Fresco, nada similar a la marca del actor. Así las cosas, la similitud alegada entre las marcas por el actor debe ser descartada pues el hecho de que los signos confrontados difieran radicalmente en su aspecto ideológico es de alta relevancia para eliminar todo argumento tendiente a establecer cualquier riesgo de confusión o asociación […]”.

III. AUDIENCIA INICIAL

18. Conforme al artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el 11 de junio de 2021 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A., en su calidad de demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de entidad demandada, la apoderada de la señora Suanny Lucía León Ospina, como tercera con interés5

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directo en las resultas del proceso y el agente del Ministerio Publico. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistió a la audiencia.

19. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones

directo en las resultas del proceso y el agente del Ministerio Publico. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistió a la audiencia.

19. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en la que se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa, de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486; posteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ninguna irregularidad procesal que pudiere invalidar las actuaciones surtidas hasta ese momento, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad que pudiere adolecer el proceso

20. Dentro de la actuación procesal no se propusieron excepciones previas o mixtas, por lo que no se adoptó ninguna decisión al respecto.

21. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los

siguientes términos:

“[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de las Resoluciones números 54416 de 22 de diciembre de 2008, 9752 de 27 de feb rero de 2009, 13872 de 27 de marzo de 2009, 53220 de 17 de diciembre de 2008, 4102 de 30 de enero de 2009 y 7870 de 24 de febrero de 2009, por medio de las cuales se concedió el registro

de 2009, 53220 de 17 de diciembre de 2008, 4102 de 30 de enero de 2009 y 7870 de 24 de febrero de 2009, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “FRESTEA”, para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, llegó a quebrantar los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se realizó presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de las marcas antes referidas, al desconocer que los signos son similarmente confundibles, tienen conexidad competitiva y generan riesgo de asociación con las marcas previamente registradas NESTEA (mixta), clase 30, registro 259.403; NESTEA (mixta), clase 32, registro 260.463 y NESTEA (nominativa), clase 32, registro 152.028 a nombre de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A. […]”.

22. Respecto de la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna.

23. Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dentro del proceso son de carácter documental, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA.

24. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.6

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efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.6

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25. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 354-IP-2021 de fecha 28 de julio de 2022, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. También, el referido Tribunal, consideró que no era procedente la interpretación d e los artículos 135, literal b) y 155, literal d), al considerar que no es objeto de controversia la irregistrabilidad absoluta del signo solicitado a registro ni la infracción de derechos de propiedad industrial. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«[…] 1.5. Por otra parte , es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes en los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de

«[…] 1.5. Por otra parte , es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes en los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto o en riesgo de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes en cualquiera de sus formas pues el exam en de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

(…)

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación judicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos solicitado a registro FRESTEA (denominativos) y las marcas NESTEA (denominativas).

(…)

3.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento mas relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite.

(…)

4.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común,

genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que7

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el conjunto del signo se halle provisto de otro s elementos que lo doten de distintividad suficientes.

(…)

5.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones «FRES y TEA» y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. […]».

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

27. Mediante auto de 24 de octubre de 2022, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante y la tercera interviniente reiteraron sus argumentos. La entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

V.1. Intervención del Ministerio Publico

28. El agente del Ministerio Publico estimó que el signo solicitado a registro «FRESTEA» y la marca previamente registrada «NESTEA» contienen la expresión TEA considerada de uso común, lo cual puede determinar similitudes en la pronunciación; pero, igualmente, la inclusión de los vocablos NES y FRES en cada

«FRESTEA» y la marca previamente registrada «NESTEA» contienen la expresión TEA considerada de uso común, lo cual puede determinar similitudes en la pronunciación; pero, igualmente, la inclusión de los vocablos NES y FRES en cada una de las expresiones, determinan que no tengan la misma sonoridad.

29. Mencionó que la marca solicitada a registro presenta diferencias con la marca opositora, lo que permite al consumidor promedio distinguir los productos y/o servicios que ofrecen en el mercado.

30. Expresó que entre las marcas en conflicto no se perciben grandes semejanzas y contienen elementos suficientes que permiten distinguir a primera vista que se tratan de marcas distintas.

31. Concluyó que el cargo de nulidad propuesto no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que determina que debe negarse las súplicas de la demanda.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

32. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en los artículos 149 de la Ley 1437 20113 y 13 del Acuerdo 80, expedido el 12 de marzo de 2019.

3 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021.8

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VI.2.- El problema jurídico

33. Corresponde a la Sala de Decisión examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A., en ejercicio

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

VI.2.- El problema jurídico

33. Corresponde a la Sala de Decisión examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través del cual pretende obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 54416 de 22 de diciembre de 2008, 9752 de 27 de febrero de 2009, 13872 de 27 de marzo de 2009, 53220 de 17 de diciembre de 2008, 4102 de 30 de enero de 2009 y 7870 de 24 de febrero de 2009, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca «NESTEA» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Felipe Muñoz quien cedió sus derechos a la señora Suanny Lucía León Ospina.

34. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas «FRESTEA» (nominativas), al desconocer que los signos son similarmente confundibles, tienen conexidad competitiva y generan riesgo de asociación con las marcas previamente registradas «NESTEA» (nominativa y mixtas) pertenecientes a

la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A.

VI.3.- Violación de los artículos 135, literales b) y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000

la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A.

VI.3.- Violación de los artículos 135, literales b) y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000

35. En primer lugar, la Sala encuentra que aunque es cierto que la demandante en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 135, literal b), 136, literal a) y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000, también es una realidad que al exponer el concepto de violación no desarrolló la presunta infracción de los artículos 135, literal b) y 155, literal d), de la mencionada Decisión 486.

36. Ciertamente, los cargos incoados se circunscriben a considerar que los signos objeto de debate son similares y confundibles con las marcas «NESTEA», de la

sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A.

37. En este orden de ideas, la Sala considera que para el caso que nos ocupa no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 135, literal b) y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000, conforme lo manifestó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso.

VI.4.- La normativa aplicable

38. En el caso sub judice, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor es el siguiente:9

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Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] Artículo 136No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A

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“[…] Artículo 136No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

VI.5.- El examen de registrabilidad

39. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero; y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

40. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

41. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”4.

42. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los

por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”4.

42. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

43. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común5.

44. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y

DISEÑO”.10

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DISEÑO”.10

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el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”6.

45. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

VI.6.- Las reglas de cotejo marcario

46. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria7 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto ; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto , teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo ; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio , el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

47. De lo anterior, se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden vi