CE - 110010324000201600115001SENTENCIA20230911084910

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Referencia: Medio de control de nulidad relativa

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

TESIS: NO EXISTE CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS DE LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y LOS PRODUCTOS DE LA S CLASE 9 ª Y 11 , QUE IDENTIFICAN ,

RESPECTIVAMENTE, LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA

“RAYCO”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS

DEL PROCESO, Y LAS MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS ,

PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “RAYCO”, Y SU

NOMBRE COMERCIAL “RAYCO LTDA”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad RAYCO LTDA . RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA , mediante apoderad o y en ejercicio d el medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, 1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 50102 de 14 de agosto de 2015 , "Por la cual se resuelve un

de septiembre de 2000, 1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 50102 de 14 de agosto de 2015 , "Por la cual se resuelve un

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

recurso de apelación ", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 22 de enero de 2013 la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S. presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "RAYCO", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 353 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4.

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial , junto con la sociedad AYCO LTDA, presentaron oposiciones contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con su nombre comercial “RAYCO LTDA” y las marcas nominativas y mixtas "RAYCO", y mixtas “AYCO”, previamente registradas por ellas en las

registro con fundamento en que era similarmente confundible con su nombre comercial “RAYCO LTDA” y las marcas nominativas y mixtas "RAYCO", y mixtas “AYCO”, previamente registradas por ellas en las clases 1ª, 7ª, 9ª, 11, 37, 38, 40, 41 , 42 y 35 de la Clasificación

2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Internacional de Niza. Asimismo, por las solicitudes en curso del registro de la marca “RAYCO”, en la Clase 35 ibidem.

3º: Que mediante la Resolución núm. 58613 de 30 de septiembre de 2013, la Directora de Signos Distintivos declaró fundada las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "RAYCO", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4°: Que contra la citada decisión , al igual que la sociedad solicitante interpusieron recursos de apelación, siendo resueltos a través de la

la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4°: Que contra la citada decisión , al igual que la sociedad solicitante interpusieron recursos de apelación, siendo resueltos a través de la Resolución núm. 50102 de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC , que revocó en su totalidad la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca nominativa “RAYCO”, para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 136, literales a), b) y h) , de la Decisión 486 y 13 y 29 de la Constitución4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Política, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia obviando su estudio.

Adujo que la marca “ RAYCO” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas existentes con las de su propiedad y su nombre comercial “RAYCO LTDA”.

Señaló que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso

marca, dadas las semejanzas existentes con las de su propiedad y su nombre comercial “RAYCO LTDA”.

Señaló que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte n indebidamente el derecho de un tercero. Asimismo, cuando su identidad o semejanza y/o la relación entre los productos o servicios que identifican generen un riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores.

Aseguró que la marca “RAYCO” fue concedida para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo éstos conexos con los productos que identifican sus marcas previamente registradas en las clases 9ª y 11, las cuales son notoriamente conocidas en el mercado desde 1982.

Sostuvo que la SIC en otros trámites administrativos ha concluido que existe riesgo de asociación y confusión entre los productos y servicios que identifican las marcas aquí enfrentadas, esto es, en los casos que le5

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

denegó el registro de las marcas “ RAYCO” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda , por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda , por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Mencionó que es posible la coexistencia de las marcas enfrentadas por cuanto durante más de 10 años y a pesar de sus similitudes, a las clases a las cuales pertenecen, no sit úan al consumidor en un inminente riesgo de confusión al adquirir los productos y servicios que estas identifican.

Aseguró qu e analizó en debida forma la notoriedad de las marcas alegadas por la actora, no obstante, la marca cuestionada no le violentaba derecho alguno ni afectaba la capacidad de decisión del consumidor dentro del mercado.

II.2. La sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S ., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas, por cuanto, a su juicio, el análisis efectuado por la SIC estuvo6

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

adecuado a los parámetros que en derecho marcario deben atenderse y a pesar de que se ventila la identidad ortográfica de las marcas, la cobertura de los servicios de su propiedad “ RAYCO” fue debidamente delimitada frente a los productos y servicios que amparan las marcas

y a pesar de que se ventila la identidad ortográfica de las marcas, la cobertura de los servicios de su propiedad “ RAYCO” fue debidamente delimitada frente a los productos y servicios que amparan las marcas opositoras.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 9 de julio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia I nicial, a la cual únicamente asistió la parte demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad relativa; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

5 En adelante CPACA.7

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la

www.consejodeestado.gov.co

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 50102 de 14 de agosto de 2015 , mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial , al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 58613 de 30 de septiembre de 2013, expedida por la Dirección de Signos Distintivos, la revocó y, en su lugar, declaró infundada la oposici ón presentada por la actora y concedió el registro de la marca nominativa “RAYCO” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S., vulneran lo dispuesto en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política; y 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Aseguró que junto con la sociedad actora han estado presentes en el mercado colombiano con las marcas aquí enfrentadas por más de 37 años, distinguiendo productos y servicios totalmente diferentes, tanto así, que han obtenido la notoriedad de las mismas en diferentes campos.

IV.-3. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además , señaló que las marcas enfrentadas pueden coexistir en el mercado, pues a pesar de sus similitudes, no sitúan al consumidor en algún riesgo de confusión al adquirir los productos y servicios que estas identifican.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

6 Proceso 570-IP-2019.10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

6 Proceso 570-IP-2019.10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.1. […] es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se semejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la

identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.11

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos

[…]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.12

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta

www.consejodeestado.gov.co

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

[…]

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos

[…]

3.5. En consecuencia, al realizar la comparación ent re marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá

en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas señaladas en el párrafo 2.3 de la presente interpretación prejudicial.

[…]

4. El nombre comercial. Características y su protección

[…]13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4.3. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “… cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.

[…]

5. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación.

[…]

5.7. En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente. En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral , tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de

previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente. En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral , tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro.

6. Coexistencia pacíficas de signos

[…]

6.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un período razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

7. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

Definición

7.2. La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

[…]

7.4. de la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquier de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […]

7.5. […] Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente en que ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho

[…]

7.5. […] Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente en que ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

[…]

Prueba de la notoriedad

[…]

La notoriedad del signo solicitado a registro

[…]15

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]”.

8. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación

Internacional de Niza.

[…]

8.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

• La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

• Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o

o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

• Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

[…]

8.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 50102 de 14 de agosto de 2015 , concedió el registro de la marca nominativa “RAYCO” a la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S., para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza : “[…] de reagrupamiento,16

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada no es apta para ser registrada como marca dadas las semejanzas existentes con sus marcas

para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada no es apta para ser registrada como marca dadas las semejanzas existentes con sus marcas y su nombre comercial “RAYCO LTDA”.

Aseguró que la marca “RAYCO” fue concedida para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo éstos conexos con los productos que identifican sus marcas previamente registradas en las clases 9ª y 11, las cuales son notoriamente conocidas en el mercado desde 1982.

Por su parte, la SIC señaló que es posible la coexistencia de las marcas enfrentadas por cuanto durante más de 10 años y a pesar de sus similitudes, a las clases a las cuales pertenecen, no sitúan al consumidor en un inminente riesgo de confusión al adquirir los productos y servicios que estas identifican.

Aseguró, además, que analizó en debida forma la notoriedad de las marcas alegadas por la actora, no obstante, la marca cuestionada no le violentaba derecho alguno ni afectaba la capacidad de decisión del consumidor dentro del mercado.17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00

Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la

www.consejodeestado.gov.co

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a), b) y h), 151, 168, 190, 191, 192, 193, 224, 228, 229, literal a), y 2307 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y “[…] para tratar los temas referidos a la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, el derecho preferente derivado de un procedimiento de cancelación de marca, la figura del nombre comercial y el tema de los signos notoriamente conocidos […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, trans