CE - 11_110010324000200600110001SENTENCIA20221121113138-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-03-24-000-2006 00110-00

Referencia: Nulidad Relativa

Demandante: Sociedad Ferrero S.P.A.

Tercero Interesado I n dustrias Puropollo S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marcas en

Conflicto: TOC TOC – TIC TAC SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que instauró la señora Luz Helena Adarve Gómez, como apoderada judicial de la sociedad Ferrero S.P.A. – en adelante Ferrero-, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 14948 de 27 de mayo de 2005, la 26396 de 12 de octubre de 2005 y 32146 de 30 de mayo de 2008, por medio de las cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SICconcedió el registro del signo «TOC TOC»

(nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Industrias Puropollo S.A.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo

de Estado, la apoderada judicial de la sociedad Ferrero S.P.A., obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 14.948 de fecha 27 de junio de 2005 y notificada el 2 de Agosto de 2005, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 04-083.783, mediante el cual se concedió a favor de Industrias Pinpollo del Caribe S.A. hoy Industrias Puropollo S.A. el registro de la marca TOC TOC en la clase 29 y se declaró infundada la posición formulada por Ferrero S.P.A. 2

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Demandante: Sociedad Ferrero S.P.A.

Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 26.396 de fecha 12 de octubre de 2005 y notificada el 18 de octubre de 2005 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 04-083.783, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 14.948 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Ferrero S.P.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 31246 de fecha 25 de noviembre de

2.005 y notificada el 23 de Diciembre de 2005, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 04-083.783, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Ferrero S.P.A., confirmando la concesión del registro de la marca TOC TOC en la clase 29 internacional a nombre de Industrias Pimpollo del caribe S.A. hoy Industrias Puropollo S.A.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto y anular el registro correspondiente a la marca TOC TOC en la Clase 29 Internacional (Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza).

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad

Industrial». I.2. Los hechos

2. Industrias Pinpollo del Caribe S.A. hoy Industrias Puropollo S.A. – en adelante Puropolloel 26 de agosto de 2004 solicitó el registro del signo «TOC TOC»

(nominativo)1 para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 546 del 30 de noviembre de 2004, respecto de la cual la sociedad Ferrero

presentó escrito de oposición, alegando que la marca solicitada resultaba similar con sus marcas previamente registradas «TIC TAC»2 -que distinguen productos en la clase 30 internacionaldesde el punto de vista ortográfico, visual, fonético e ideológico

4. Mediante Resolución 14948 del 27 de junio de 2005, la Jefe de División de Signos Distintivos, de la SIC decidió declarar infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca nominativa «TOC TOC» a la sociedad Industrial Puropollo

S.A.

5. Contra la mencionada decisión, la sociedad demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones No. 26396 del 12 de octubre de 2005 y 31246 del 25 de noviembre 1 Expediente 04083783. Vigencia hasta el 27 de junio de 2025 2 Certificados: 121695, 165442 y 114730, que distinguen producto en la clase 30 del nomenclátor internacional.

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Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio de 2005, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado, que concedió el registro marcario.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que se violaron los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000, al conceder el registro de la marca «TOC TOC» (nominativa), toda vez que el signo carece de distintividad al ser similarmente confundible con las marcas

previamente registradas «TIC TAC».

7. En efecto, señaló que, desde el punto de vista ortográfico, las marcas registradas «TIC TAC» están compuestas por seis letras, las cuales son reproducidas por la marca «TOC TOC» registrada con posterioridad, por lo que dicha coincidencia, puede inducir a error al público consumidor.

8. Del mismo modo, aseveró que al tomarse las expresiones «TOC TOC» y «TIC TAC», se encuentra que tales signos, tienen una fonética similar, pues basta apreciar su repetición para establecer que existe coincidencia exacta del lugar donde se encuentran ubicadas las vocales y las consonantes.

9. Expresó que, al momento de efectuarse una visión en conjunto de los signos, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, se aprecia que la marca indebidamente registrada deja en la mente de cualquier persona la imagen de la marca ya registrada, por lo que la expresión «TOC TOC» no es registrable debido a que no tiene la capacidad de diferenciarse de cualquier otro signo.

10. Finalmente, argumentó que las marcas «TIC TAC» son notoriamente conocidas, por lo que la SIC no podía no podía conceder el registro del signo «TOC TOC».

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio-.

11. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente

a derecho y a lo establecido en las mismas.

12. Manifestó que la expresión «TOC TOC», registrada en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, tiene la suficiente fuerza distintiva para diferenciarse de las marcas previamente registradas «TIC TAC», toda vez que cuenta con elementos visuales, ortográficos y fonéticos diferenciadores que permiten su coexistencia en el mercado, sin asomo de algún posible riesgo de confusión para el público consumidor.

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13. Adicionalmente, afirmó que: «la pronunciación del vocablo “TOC TOC” es completamente diferente al vocablo «TIC TAC» en razón a que la estructura de la sílaba tónica que da el acento de la pronunciación difiere sustancialmente una de otra. Por ello, la percepción sonora o auditiva que ambas marcas generan es completamente diferente»3.

14. Así mismo, resaltó que: «no se presenta confusión directa o indirecta luego del primer impacto general, por cuanto las expresiones tienen significados conceptuales propios y distintos como se expuso en los actos administrativos acusados. De un lado la marca solicitada «TOC TOC» conlleva a la idea del toque que se hace en una puerta, mientras que la opositora «TIC TAC» indica el sonido de un reloj, por lo que el consumidor tendrá la posibilidad de diferenciar los signos en el mercado, sin que se vea inducido a error en cuanto a los orígenes empresariales de los

productos»4 II.2. Intervención de la Sociedad Industrias Puropollo S.A.

15. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso, precisó que al comparar visualmente las marcas en discusión es posible concluir, a primera vista, que el impacto que tendrá en el consumidor es distinto para cada una de ellas.

16. Anotó que, desde el punto de vista fonético y auditivo, las marcas en conflicto, al ser pronunciadas en forma sucesiva y alterna, se escuchan diferente, por lo que no generan confusión de este tipo.

17. Anotó que, si bien las marcas «comparten ciertas consonantes, este solo hecho no significa que dichas marcas sean semejantes o similares5», «más aún si se tiene en cuenta que la similitud fonética se refleja en la similitud de vocales, (que son letras fuertes y predominantes dentro de cada sílaba por contener el acento), no de consonantes»6.

18. Afirmó que la sílaba que encabeza las marcas en controversia es diferente para cada una de ellas como lo son TOC y TIC, lo que denota que se reduce el riesgo de confusión, ya que estas sílabas son las que predominan y tienen mayor recordación.

19. Destacó que las marcas en conflicto, si bien comparten entre ellas las consonantes T y C, difieren en las vocales, pues la marca solicitada se compone de una única vocal O que se repite en cada palabra «TOC TOC», mientras que las marcas previamente registradas «TIC TAC», se componen de las vocales I y A ubicadas en cada una de las palabras que la conforman. 3 Folio 248 cuaderno principal

4 Ibidem 5 Folio 257 cuaderno principal 6 Ibidem 5

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20. Sostuvo que las marcas «TIC TAC», son signos caprichosos puesto que no tiene significado alguno, mientras que la marca «TOC TOC» hace alusión y referencia al sonido que se hace cuando se toca una puerta o el sonido que emiten ciertas aves con su pico cuando picotean madera.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunalemitió la Interpretación Prejudicial 323-IP-2016 de fecha 17 de febrero de 2017, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen. Al respecto consideró que la única norma aplicable y, por ende, sujeta a interpretación prejudicial es el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, en tanto que los artículos 134 y 154 no aplican al presente caso. De oficio interpretó los artículos 136 literal h), 224 y 228 Ibidem.

22. En ese orden de ideas, el Tribunal se pronunció en los siguientes términos:

C. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

2. Comparación entre signos denominativos y denominativos compuestos.

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

4. La marca notoriamente conocida y su prueba.

5. Conexión competitiva entre las clases 29 y 30.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, visual, ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor […] 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.

El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello 6

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Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o asociación en

el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonética […] 1.5.2. Ortográfica […] 1.5.3. Figurativa o gráfica […] 1.5.4. Conceptual o ideológica […] 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que la conforman […] 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo […] 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias […] 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo el criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor general […]

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica, por una parte, en la posibilidad de confusión entre el signo TOC TOC (denominativo), solicitado, con la marca denominativa registrada TIC TAC, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente

estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: a. Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o. b. Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, en el caso concreto se debe verificar si la SIC procedió a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas: 2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su fonética [...] 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar […] 2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales […] 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor […] 7

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Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio Comparación entre signos denominativos compuestos 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o mas palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto […] 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra […] 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. […] 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo […] 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. […] 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. […]

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.2. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia de la mente del consumidor. […]

4. La marca notoriamente conocida y su prueba. Irregularidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. 4.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. […] 4.6. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Además, el reconocimiento de la notoriedad le

corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado. 4.7. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca […]»

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

23. Mediante auto de 4 de abril de 20177, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus 7 Folio 373 cuaderno principal

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Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio alegatos de conclusión, la parte demandante, demandada reiteraron en esencia sus argumentos. El tercero interviniente y el Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

24. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la apoderada de la sociedad demandante en contra de las Resoluciones números 14948 de 27 de junio de 2005, la 26396 de 12 de octubre de 2005 y 32146 de 30 de mayo de 2008,

a través de las cuales la SIC concedió el registro del signo «TOC TOC» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Ferrero S.A.

25. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la SIC concedió el registro del signo en comento desconociendo que el mismo carece de distintividad al ser similarmente confundible con las marcas previamente registradas «TIC TAC». Adicionalmente, indica que no se tuvo en cuenta que este último signo es notoriamente conocido.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

30. La apoderada de la parte demandante señaló como normas violadas los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000; sin embargo, la Sala encuentra que, en el sub lite, el cargo de violación se circunscribe a considerar que la SIC desconoció que el signo «TOC TOC» es similarmente confundible con las marcas previamente registradas «TIC TAC», y que no se tuvo en cuenta que este último signo es notoriamente conocido.

26. En ese orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134 y 154 de la Decisión 486 de 2000, debido a que el libelo de demanda se refiere específicamente a la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el interior de este proceso.

27. Es preciso resaltar que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000,

invocado como vulnerado, así como los artículos 136 literal h), 224 y 228 Ibidem interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia, son normas del siguiente tenor literal: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 9

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Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario» Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País

Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero». V.3.- El examen de registrabilidad

28. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la

previamente registrada.

29. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos, sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

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30. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que: «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»8.

31. Lo anterior significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y iii) considerar la situación de los consumidores o usuarios.

32. En este sentido, el mencionado Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos

productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común9.

33. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que: “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”10.

34. En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

35. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria11 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

11 Ibídem. 11

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2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]» (Resaltado fuera de texto).

36. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden ortográfico, visual, fonético y conceptual.

V.5.- El caso concreto

37. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados.

V.5.1. Comparación de los signos

38. La Sala procede a establecer la naturaleza de los signos enfrentados, como se

observa a continuación: Marca registrada Marcas Registradas Previamente

TOC TOC

Nominativa TIC TAC Reg. 310788 Nominativa Clase 29 Reg. 114.730 Mixta Mixta Clase 30 Reg. 121695 Reg. 165.442 Clase 30 Clase 30

39. Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

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40. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico, el que produce la mayor impr