CE - 11_110010324000200700043001SENTENCIADENIEGAPR20220804101433_TCListadoTitulados133113762478057411-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tema REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL Registro Marcario – Examen de Registrabilidad –

Causales de Irregistrabilidad – Marca Notoria Marca AEROMENSAJERÍA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda que, a través de apoderado judicial, instauró el ciudadano Henry Cano Cuenca, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 2863 de 9 de febrero de 2006, 10693 de 27 de abril de 2006 y 23226 de 31 de agosto de 2006 por medio de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo AEROMENSAJERÍA, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el demandante.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del señor Henry Cano Cuenca, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las

siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Que se declare nula la Resolución número 02863 expedida el 9 de Febrero de 2006 por la Jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro marcario del signo denominativo AEROMENSAJERÍA en la clase 39 de la clasificación internacional. 2.- Que se declare nula la Resolución número 10693 expedida en 27 de abril de 2006 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 02863 confirmándola, y se concedió el recurso de apelación. 2

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.- Que se declare nula la Resolución número 23226 expedida en 31 de Agosto de 2006 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en Resolución 02863 del 9 de Febrero de 2006 (sic) y se declaró agotada la vía gubernativa, y se concedió el recurso de apelación. 4.- Que con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el otorgamiento y registro de la marca nominativa AEROMENSAJERIA en la Clase 39 de la Clasificación Internacional, de acuerdo con los antecedentes

que obran bajo el Expediente No. 02-80877, a favor de mi mandante, HENRY CANO CUENCA. 5.- Que, finalmente, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.». 1.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que el día 10 de septiembre de 2002 solicitó el registro de la marca AEROMENSAJERÍA para distinguir servicios de comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 544, no se presentó oposición alguna.

4. Sostuvo que mediante Resolución No. 02863 de 9 de febrero de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, negó el registro de la marca solicitada por considerar que es «el nombre genérico o técnico del servicio que ella (sic) pretende distinguir» y, por lo tanto, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486 de 2000.

5. Finalmente, puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de las Resolución No. 10693 de 27 de abril de 2006, y en apelación mediante la Resolución No. 23226 de 31 de agosto de

2006. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos acusados, la entidad demandada desconoció el contenido de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de 2000, al negar el registro del signo AEROMENSAJERÍA, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de

Niza.

7. Afirmó que el signo solicitado pretende proteger servicios de correo y mensajería y es con base en estos servicios que se debe analizar su distintividad.

3

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

8. Indicó que el signo AEROMENSAJERÍA no indica de manera clara, directa ni inmediata el servicio de que se trata.

9. Sostuvo que la expresión aeromensajería es una palabra caprichosa que no está incluida en el idioma español; que es compuesta y está conformada por dos vocablos que, aunque tienen significado individual, al unirlos en uno solo conforman una expresión creativa y caprichosa, circunstancias que la convierten en un signo de fantasía.

10. Aseveró que la expresión solicitada a registro es evocativa porque alude a la agilidad con la cual se presta el servicio de mensajería algo que es «definitivamente del interés de los consumidores o usuarios de la Clase 39 de servicios, y con lo que se busca llamar su atención», y agregó que, por lo tanto, no hay referencia directa e inmediata del servicio que se presta.

11. Enfatizó en que la SIC, en oportunidad anterior, registró la marca AEROMENSAJERÍA para proteger servicios directamente relacionados con correo y mensajería, particularmente en la clase 38 la cual incluye el servicio y distribución de correo por cualquier medio, y precisó que la titular de esos registros es la sociedad Constructora de Marcas Ltda., con la que el actor celebró contrato de cesión, figura que no aceptó la entidad demandada.

12. En criterio de la parte actora, la SIC incurrió en una incoherencia al negar el registro del signo AEROMENSAJERÍA, porque otrora permitió el registro de otras marcas como SERVIENTREGA, AEROENVIOS, AEROTAXI, AEROLIBRE DUTY FREE y AEROPOSTAL, oportunidades en las que no se cuestionó la generalidad de dichos signos, pese a que ellas protegen servicios de las clases 35, 38 y 42.

13. Alegó que el signo AEROMENSAJERÍA tiene una distintividad adquirida, pues ha sido usado en el mercado de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir servicios de correo y mensajería.

14. En suma, señaló que la marca AEROMENSAJERÍA es notoriamente conocida en el mercado para distinguir productos de la clase 39 y que tiene gran acogida dentro de los consumidores, quienes la asocian con los servicios de correo y mensajería.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

15. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación

alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, y agregó que, por el contrario, la decisión de la superintendencia demandada se fundamenta en la normatividad comunitaria, así como en la jurisprudencia aplicable al caso. 4

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

16. Señaló que el signo cuyo registro se negó carece de distintividad, lo que lo hace irregistrable, ya que designa en forma inmediata y directa el servicio de que se trata.

17. Afirmó que, de ser concedida la marca, se constituiría una ventaja en detrimento de los demás competidores que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos y servicios en el mercado.

18. Sostuvo que el signo solicitado es genérico, en la medida que la expresión da a conocer el servicio que presta, esto es, la mensajería por vía aérea.

19. Por último, y en relación con la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas, destacó que estas últimas son independientes, habida cuenta de sus circunstancias fácticas únicas y especiales, siendo la autoridad administrativa autónoma en la decisión de los asuntos que son de su competencia.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, emitió la interpretación prejudicial 82-IP-2015 de fecha 19 de agosto de

20151, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables, en particular el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, excluyendo del análisis el artículo 134 ibidem el cual, considera, no debe ser objeto de pronunciamiento. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…] PRIMERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

SEGUNDO: Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado

conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno 1Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado, SAMAI. Radicación

11001032400020070004300. Documentos. CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroAc tua 72 Págs. 351 a 359

5

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

TERCERO: Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial […]».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

21. Mediante auto de 4 de mayo de 20172, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante, en dicha oportunidad, reiteró en esencia los mismos argumentos esbozados en el escrito de

la demanda. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20193, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El problema jurídico

23. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el señor Henry Cano Cuenca con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 2863 de 9 de febrero de 2006, 10693 de 27 de abril de 2006 y 23226 de 31 de agosto de 2006 por medio de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo AEROMENSAJERÍA, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que es un signo genérico para la referida clase.

2Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado, SAMAI. Radicación 11001032400020070004300. Documentos. CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroAc tua 72 Pág. 369 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado 6

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

24. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, porque el signo AEROMENSAJERÍA no es genérico sino evocativo y, por lo tanto,

tiene la suficiente distintividad para ser registrado. 5.3. Las causales de irregistrabilidad en estudio 5.3.1 Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

25. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque el demandante indicó como norma violada el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia descartó su interpretación, por considerar que no es aplicable al caso concreto; por lo tanto, la norma en cita no será materia de estudio en la presente providencia. 5.3.2. Violación del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

26. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, es del siguiente tenor: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]». 5.3.3. Marca genérica

27. El Tribunal de Justicia ha sostenido que el signo genérico es aquel que «designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro […]»4.

28. Sobre el mismo tema, en pronunciamiento más reciente el Alto Tribunal sostuvo: «[…] La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un

término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo […]».

29. En el mismo sentido, esta Sección, a través de sentencia de 22 de julio de 20105, señaló que signo genérico es: «[…] aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]».

4Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 17-IP-2003. Publicado en la Gaceta Oficial núm. 917 10 de abril de

2006, marca: «TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.».

5Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020050037800. Sentencia de 22 de julio de 2010. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno 7

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.3.4. Marcas evocativas

30. El Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial allegada el presente proceso, hizo referencia a las marcas evocativas de la siguiente manera: “20. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

21. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir

a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

22. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.”. 5.3.5. El examen de registrabilidad de las oficinas de marcas

30. Sobre el particular, en la interpretación prejudicial que hizo el Tribunal de Justicia dentro del presente proceso sostuvo: «[E]l sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada país miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones […].

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro en marcas en determinado País Miembro, esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho del registro de marcas en los otros Países […]». 5.3.6. El caso concreto

31. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones Nos. 2863 de 9 de febrero de 2006, 10693 de 27 de abril de 2006 y 23226 de 31 de agosto de 2006, negó el registro del signo AEROMENSAJERÍA, para distinguir

servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el demandante.

32. La parte demandante consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la resolución demandada, violó el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

33. Adujo que el signo solicitado AEROMENSAJERÍA no es genérico, sino que se trata de una expresión compuesta y caprichosa, producto de la creatividad y formada por los vocablos «aero» y «mensajería».

34. Mencionó que el referido signo en ningún momento indica de manera clara ni directa el servicio de que se trata, sino que para ello el consumidor requiere de un proceso deductivo, lo cual lo hace evocativo.

35. Al respecto y para resolver, se tiene que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

36. En lo relacionado a las expresiones genéricas, el Tribunal de Justicia, en la interpretación rendida dentro del proceso 70-IP-2013, señaló lo siguiente: “El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos para que un signo pueda ser registrado como marca. En el literal f) señala: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) consistan

exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. Al respecto, este Tribunal ha señalado que ‘la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo’ (lo subrayado es nuestro)6. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas, al realizar el examen de registrabilidad, éstas no deben 6 PROCESO 50-IP-2011. Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: RON LIMÓN PALO VIEJO (mixta).

9

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio considerarse, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

En los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles” (negrillas fuera de texto).

37. Así pues, como se desprende de la interpretación prejudicial, la denominación genérica determina el género del objeto que identifica y no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

38. Dicho lo anterior, la Sala considera que es menester precisar el significado de cada uno los vocablos que componen el signo solicitado AEROMENSAJERÍA. Al respecto, la Real Academia de la Lengua define aero como: «[…] 'aire'. Aerobio, aerofobia»7, y mensajería significa: «1. f. Servicio de reparto de correspondencia y de paquetes realizado por una empresa. - 2. f. Empresa de mensajería.»8.

39. Atendiendo el significado literal de cada vocablo, al unirlos en una sola palabra el significado aproximado sería un servicio de distribución de correspondencia o paquetes que se realiza por aire.

40. Revisada la solicitud que hizo el demandante a la SIC, la Sala encuentra que el

signo AEROMENSAJERÍA pretende proteger servicios de correo y mensajería amparados en la clase 39.

41. En lo relativo a dicha clase de la clasificación internacional de Niza, se tiene que la misma comprende principalmente los servicios para el transporte de personas, animales o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conductos) y los servicios afines, así como los servicios en relación con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia.

42. En atención a lo anterior, la Sala advierte que cuando el consumidor escucha la expresión aeromensajería asocia el signo al servicio de mensajería de mercancía por vía aérea, esto es, un servicio de distribución de correo o paquetes realizado por dicho medio de transporte.

43. Sabido es que el usuario recurre a este servicio, ciertamente por la prontitud con que puede hacer llegar sus envíos, en especial, tratándose de lugares distantes, bajo el convencimiento de que el transporte se hace por la vía aérea. 7https://dle.rae.es/aero-?m=form Consultado el 31 de mayo de 2022 8https://dle.rae.es/mensajer%C3%ADa?m=form Consultado el 31 de mayo de 2022

10

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

44. Resulta claro que, dadas las condiciones geográficas y de infraestructura de nuestro país, el transporte terrestre suele presentar inconvenientes, por lo que para el consumidor resulta relevante el medio a través del cual se transporten sus envíos,

debido a las demoras que otros medios pueden presentar; además, porque en las condiciones del contrato de transporte está inmersa la seguridad de entrega, así como la integridad de los documentos o paquetes que se remiten por avión.

45. Lo anterior aunado a que, de acuerdo con la publicidad allegada al proceso, el servicio de mensajería que presta el actor es a nivel nacional e internacional, lo que implica que, cuando menos, el transporte de la correspondencia a nivel internacional, se hará por aire.

46. En este sentido, para la Sala el signo AEROMENSAJERÍA resulta genérico de los servicios de la clase 39 porque si bien es cierto que la expresión AEROMENSAJERÍA está compuesta por dos vocablos, también lo es que el significado de «aero» hace pensar al consumidor la forma como se lleva a cabo el servicio, mientras que «mensajería» resulta ser el servicio en sí mismo, resaltándose que, que al unir las dos expresiones, se evidencia, de manera inmediata, el servicio que se pretende amparar.

47. En efecto, el vocablo aeromensajería hace alusión de manera directa a los servicios que pretende identificar y, adicionalmente, transmite al consumidor la idea del medio a través del cual se prestan dichos servicios.

48. En tal sentido, la Sala considera que, cuando el consumidor escucha la expresión «aeromensajería», no tiene que hacer ningún proceso mental ni recurrir a mayores elucubraciones para establecer la relación entre esta y el servicio de envío y recepción de correspondencia y paquetería por el aire, lo que lleva a concluir que no nos hallamos en presencia de un signo evocativo, como erróneamente lo considera la parte actora.

49. Así las cosas, no se necesita una abstracción mental para que, al escuchar el signo controvertido, el consumidor se imagine la prestación de servicios de envío y recepción de correspondencia o de paquetes.

50. En este orden de ideas, la Sala comparte lo expresado por la entidad demandada en los actos acusados cuando precisó que “es entendible porque en el lenguaje corriente la expresión AEROMENSAJERIA sea común en el comercio y especialmente de servicios de correspondencia para indicar que se trata de la entrega y reparto de correo por medio aéreo, por lo que este signo no sería de ningún modo distintivo al consistir en una expresión común que brinda información sobre el tipo de servicio, lo que evidencia y reitera el carácter genérico del signo, pues al percibir la marca los consumidores inmediatamente se formarán la idea del servicio que ampararía la marca”.

11

Radicacion: 11001032400020070004300

Demandante: HENRY CANO CUENCA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

51. Es por lo anterior que la Sala no comparte el argumento de la parte demandante en cuanto a que la expresión AEROMENSAJERÍA es una elaboración caprichosa y producto de la creatividad, pues al leerse como unidad (aeromensajería) o de forma separada (aero-mensajería) el concepto que pretende transmitir, sigue siendo igual.

52. La Sala reitera que el signo genérico es aquel que identifica los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio, por lo que carece de distintividad, tal y

como ocurre con el singo objeto de análisis.

53. De otra parte, y en lo atinente al argumento del ciudadano Cano Cuenca en relación a que el signo ha adquirido distintividad por su uso constante o permanente en el mercado, la Sala trae a colación lo considerado sobre dicha temática por el Tribunal de Justicia: «[…] 3.4. El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486. […]” (Destacado fuera de texto). 3.5. En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. 3.6. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad b) que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un

territorio determinado. […] 3.8. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobr