CE - 12 Sentencia 04Ordf20100037000Ame 0 20241120074247070

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00

Demandante: American Generics S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Laboratorios América S.A.

Tema: Registro del signo “ AMERICAN GENERICS”

(nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Resolución 12522 de 4 de marzo de 201 01, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios América S.A. y se negó el registro como marca del signo nominativo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad American Generics S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

1. La sociedad American Generics S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción d e nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, presentó demanda en contra de la SIC,

1. La sociedad American Generics S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción d e nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que declare la nulidad de la Resolución 12522 del 4 de marzo de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución No. 23732 del 24 de septiembre de 2004 de la Directora de Signos Distintivos dentro del expediente No. 02 -69449 de la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada una oposición presentada por la sociedad Laboratorios América S.A., y negó el registro del signo AMERICAN GENERICS, para identificar servicios de la Clase 35 Internacional.

2. Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordene a la División

1 Folios 7 a 10 y 154 a 157 C pp. “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 11 a 22 C pp.2

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Demandante: American Generics S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de Signos Distintivos de la SIC conceder el registro de la marca AMERICAN GENERICS, dentro del expediente No. 02 -69449, para identificar servicios de la Clase 35 Internacional.

3. Que se ordene la publicación de la sentencia […]” (mayúscula y negrilla del original)3.

I.1.1. Los hechos de la demanda4

la Clase 35 Internacional.

3. Que se ordene la publicación de la sentencia […]” (mayúscula y negrilla del original)3.

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que, American Generics S.A. solicitó el registro como marca del singo nominativo “AMERICAN GENERICS”, para identificar los servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto son, “[…] comercialización, distribución, exportación, importación, mercadeo y toda otra actividad en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos

[…]”.

4. Indicó que, frente a la anterior solicitud, Laboratorios América S.A. presentó oposición, por cuanto había registrado previamente la marca nominativa “AMERICA” para los productos de la clase 5ª5 del mencionado nomenclátor 6, esto es , “[…] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para emplastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos […].

5. Anotó que, mediante la Resolución 23732 de 24 de septiembre de 2004, la directora la división de signos distintivos de la SIC concedió el registro de la marca nominativa “AMERICAN GENERICS”7 a la sociedad American Generics S.A., para identificar los servicios de la clase 35 y que, contra dicha decisión, la sociedad opositora present ó recursos de reposición y apelación.

“AMERICAN GENERICS”7 a la sociedad American Generics S.A., para identificar los servicios de la clase 35 y que, contra dicha decisión, la sociedad opositora present ó recursos de reposición y apelación.

6. Mencionó que, mediante la Resolución 5035 de 28 de febrero de 2006 la directora la división de signos distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 23732 en el sentido de confirmarla. Sin embargo, a través de la Resolución 12522 de 4 de marzo de 2010, el Superintendente Delegado para la pro piedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 23732 , declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios América S.A. y negó el registro del signo.

3 Folio 13 C pp. 4 Folios 13 a 14 C pp. 5 Certificado de registro número 164.658. 6 Versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Folios 84 a 91 C pp.3

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I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

desconocimiento de la norma en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad American Generics S.A., sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “AM ERICA” de la sociedad Laboratorios América S.A., que protege productos de la clase 5ª.

9. Subrayó que , en el presente asunto se solicitó el registro del signo nominativo “AMERICAN GENERICS” en la clase 35 y no en la clase 5ª, donde el primero identifica servicios de “[…] comercialización, distribución, exportación, importación, mercadeo y toda otra actividad relacionada, en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos […]”, mientras que el segundo se refiere a “[…] productos farmacéuticos y medicamentos […]”.

10. En ese sentido, aseguró que no había riesgo de confusión por cuanto la marca que negó la SIC identificaba servicios y no productos, de manera que, el público en general no confundiría un medicamento de la marca “AMERICA”, con un servicio de comercialización denominado “AMERICAN GENE RICS”, toda vez que el primero es de carácter tangible, mientras que el segundo es intangible.

11. Mencionó que, en las clases 5ª y 35 del nomenclátor de la Clasificación

comercialización denominado “AMERICAN GENE RICS”, toda vez que el primero es de carácter tangible, mientras que el segundo es intangible.

11. Mencionó que, en las clases 5ª y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, las expresiones “AMERICA” y “AMERICAN” debe reputarse como palabras de uso común, toda vez que existe un gran número de marcas que las contienen.

12. Aunado a lo anterior, señaló que la SIC no podía referirse a la sentencia del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2008, dentro del proceso 11001032100020020032201, a través de la cual declaró la nulidad de las Resoluciones 43429 de 21 de diciembre de 2001 y 8919 de 20 de marzo de 2002, mediante las cuales la SIC concedió la marca mixta “AMERICAN GENERICS” para distinguir productos de la clase 5ª, toda vez que, “[…] las decisiones judiciales recaen sobre hechos particulares y concretos, y no

8 Folios 14 a 20 del C pp.4

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pueden extenderse a casos distintos y mucho menos considerarse en casos como el que nos ocupa, cuyas circunstancias varían sustancialmente […]”.

13. Agregó que, desde el 18 de marzo de 2005, la demandante es titular de la marca mixta “AMERICAN GENERICS”9 en la clase 35 del mencionado nomenclátor, lo que demostraba que ha coexistido pacíficamente con la marca “AMERICA” durante más

mixta “AMERICAN GENERICS”9 en la clase 35 del mencionado nomenclátor, lo que demostraba que ha coexistido pacíficamente con la marca “AMERICA” durante más de 5 años sin que hub iera riesgo de confusión, por cuanto la primera representa servicios y la segunda productos.

14. De igual manera, puso de presente que ha explotado el nombre comercial “AMERICAN GENERICS” de forma pública y habitual, lo cual ha sido reconocido por la SIC en la Resolución 18001 de 30 de mayo de 2001.

15. Así las cosas, concluyó que el signo nominativo “AMERICAN GENERICS” era apto para distinguir servicios de la clase 35 y no era confundible con la marca nominativa “AMERICA” de la sociedad Laboratorios América S.A. , por lo que la resolución demandada debe ser anulada.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10

16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que el signo negado para registro “AMERICAN GENERICS” guarda semejanzas respecto de la marca opositora “AMERICA” ortográfica y fonéticamente, en tanto que comparten el vocablo “AMERICA”, sin que la partícula “GENERICS” en el signo cuestionado resulte suficiente para que el consumidor logre diferenciarlas al momento de adquirir los productos y servicios que identifican en cada caso.

17. Explicó que, de concederse el registro como marca del signo cuestionado, resultaría evidente el riesgo de confusión directa que s e puede generar en el consumidor, al

productos y servicios que identifican en cada caso.

17. Explicó que, de concederse el registro como marca del signo cuestionado, resultaría evidente el riesgo de confusión directa que s e puede generar en el consumidor, al tiempo que se verían afectados los intereses de la sociedad opositora Laboratorios

América S.A.

18. Mencionó que los productos y servicios que distinguen el signo y la marca confrontada guardan relación, en tanto que el pr imero de ellos pretende amparar servicios de exportación, distribución, comercialización, importación, mercado y otras actividades relacionadas con productos farmacéuticos, y a su vez, la marca de la opositora identifica, precisamente, productos farmacéuti cos genéricos como el metronidazol, entre otros y, en consecuencia, se dirigen al mismo mercado.

9 Certificado de registro número 355.265. 10 Folios 183 a 189 C pp.5

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19. Agregó que el consumidor puede confundirse al encontrar en el mercado con productos y servicios identificados con expresiones similares, pues se trata de un mismo grupo de productos y servicios, lo que resulta suficiente para negar el registro como marca del signo “AMERICAN GENERICS” solicitado por la demandante, al encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.2. Intervención de la sociedad Laboratorios América S.A.

20. La sociedad Laboratorios América S.A. a pesar de haber sido notificada en debida

de 2000.

II.2. Intervención de la sociedad Laboratorios América S.A.

20. La sociedad Laboratorios América S.A. a pesar de haber sido notificada en debida forma11, no se pronunci ó sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

21. La sociedad American Generics S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 1° de julio de 201012, en contra de la Resolución 12522 de 4 de marzo de 201013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio

– SIC.

22. Mediante auto de 15 de diciembre de 201014, se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Laboratorios América S.A. En auto de 26 de marzo de 201215, se comisionó al Tribunal Administrativo de Antioquia para que notificara el auto admisorio a la sociedad antes mencionada. El 23 de agosto de 201216, se fijó en lista el proceso por el término de 10 días.

23. Por auto de 23 de noviembre de 201217, se reconoció personería al abogado de la SIC y se tuvo por contestada la demanda. A través de autos de 30 de septiembre de 201318, se solicitó interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, se suspendió el proceso y se dio apertura a la etapa probatoria.

24. Mediante interpretación prejudicial 128-IP-2016 de 26 de agosto de 201619, el

134 de la Decisión 486 de 2000, se suspendió el proceso y se dio apertura a la etapa probatoria.

24. Mediante interpretación prejudicial 128-IP-2016 de 26 de agosto de 201619, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina excluyó del análisis el artículo 13 4 e interpretó de oficio los artículos 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de

11 Folio 177 C pp. 12 Folio 22 C pp. 13 Folios 7 a 10 y 154 a 157 C pp. “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 14 Folios 25 a 26 C pp. 15 Folio 162 C pp. 16 Folio 182. C pp. 17 Folio 197 C pp. 18 Folios 199 a 200 y 201 C pp. 19 Folios 236 a 253 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00

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2000, el primero relacionado con los signos débiles . El Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina consideró que:

“[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Juez consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, no procede la interpretación solicitada por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca.

2. Este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio el Literal a) d el Artículo 136 y el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión

que puede constituir una marca.

2. Este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio el Literal a) d el Artículo 136 y el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia el riesgo de confusión con una marca previamente registrada, así como si la marca constituye un signo débil.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

2. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple.

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil.

4. Conexión competitiva entre las Clases 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas farmacéuticas.

6. Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial.

7. Coexistencia de hecho de marcas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Ries go de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) y la marca AMERICA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabllidad prevista en su Literal a)

confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabllidad prevista en su Literal a)

[…]

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.7

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a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. En tal sentido, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público

1.3. En tal sentido, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

que evocan.

1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno d ebe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.8

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d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir c ómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

1.5 En consecuencia, teniendo en cuenta las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concrete se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipo s de semejanza que pueden

1.5 En consecuencia, teniendo en cuenta las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concrete se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipo s de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple

2.1. Como la controversia radica en la confusión entre las marcas denominativas AMERICAN GENERICS y AMERICA, es necesario que se proceda a compararlas teniendo en cuenta que están conformadas únicamente por elementos denominativas, los cuales están representados por una o m ás palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

2.2. Los signos denominativ as, llamados también nominales o verba les, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o vari as letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos. que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios. que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.

el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.

2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender c ómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.9

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c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirían una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la

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c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirían una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.5. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativa con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grade de debilidad. En este case, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras

evocativa con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grade de debilidad. En este case, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas denominativas AMERICAN GENERICS y AMERICA. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender c6mo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil

3.1. En el presente caso se alegó que la marca denominativa AMERICA debe considerarse como una marca d ébil, en tanto que ya existen registradas un gran número de marcas que contienen las expresiones AMERICA, AMERICAN

3.1. En el presente caso se alegó que la marca denominativa AMERICA debe considerarse como una marca d ébil, en tanto que ya existen registradas un gran número de marcas que contienen las expresiones AMERICA, AMERICAN o AMER en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza.10

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3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina dispone:

[…]

3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

3.4. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado

la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

3.5. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflict