CE - 12_110010324000201000029001SENTENCIADENIEGAPR20220311041001_TCListadoTitulados133113698021708686-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020100002900

Actor: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Cooperativa Colanta Ltda.

Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Marca en Conflicto: Magic Boom SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como de nulidad relativa1 instauró la sociedad Colombina S.A. por medio de apoderado judicial2, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 53163 del 17 de diciembre de 20083, 12700 del 24 de marzo de 20094 y 18922 del 27 de abril de 20095 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MAGIC BOOM (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de

la sociedad Cooperativa Colanta Ltda.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Colombina S.A., presentó demanda

en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…]1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 53136 del 17 de diciembre de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 13 de enero de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio 1 Folios 94 a 96 del cuaderno principal 2 Folios 51 a 90 del cuaderno principal. 3 Folios 31 a 36 del cuaderno principal 4 Folios 42 a 46 del cuaderno principal 5 Folios 37 a 41 del cuaderno principal 2

Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 06-050.254, mediante la cual se concedió a la sociedad COOPERATIVA COLANTA LTDA. el registro de la marca MAGIC BOOM en la clase 30 internacional y se declararon infundadas las oposiciones formuladas por COLOMBINA S.A. y por la sociedad TECNOLOGIAS

ALIMENTICIAS S.A.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 12700 del 24 de marzo de 2009 y notificada por fijación en lista del 26 de marzo de 2009 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 06-050.254, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 53163 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de

manera subsidiaria por COLOMBINA S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 18922 del 27 de abril de 2009 y notificada mediante edicto desfijado el 20 de mayo de 2009 la cual quedó ejecutoriada el 10 de agosto de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 06-050.254, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por COLOMBINA S.A., la cual confirmó en ultima instanci (sic) administrativa la decisión impugnada y concedió así el registro de la marca MAGIC BOOM en la clase 30 internacional a nombre de la sociedad

COOPERATIVA COLANTA LTDA.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: 4.1. Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto, los cuales corresponden a la marca solicitada MAGIC BOOM y las marcas registradas BON BON BUM, BUM, MINIBUM, LOLI BUM, CRY BUM, BOMBABUM, BON BOM BOOM Y BOOM POP propiedad de COLOMBINA S.A. propiedad de COLOMBINA S.A., todas pertenecientes a la clase 30 internacional. 4.2. Se anule el registro de la marca MAGIC BOOM en la clase 30 internacional a nombre de COOPERATIVA COLANTA LTDA. 4.3. Se declare fundada la oposición presentada oportunamente por COLOMBINA S.A., contra la solicitud de registro de la marca MAGIC BOOM en la clase 30 internacional a nombre de COOPERATIVA COLANTA LTDA,

Expediente N. 06-050.254. 4.4 Que se declare la notoriedad de la marca BON BON BUM en clase 30 internacional propiedad de COLOMBINA S.A.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad

Industrial. […]” I.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que, mediante escrito del 25 de mayo de 2006, la sociedad Cooperativa Colanta Ltda. solicitó ante la División de Signos Distintivos

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Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la Superintendencia de la Industria y Comercio el registro de la marca MAGIC BOOM para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de

Niza.

3. Señaló que la sociedad Colombina S.A. dentro del término legal presentó oposición a la solicitud, con base en las marcas BOMBABUM, BON BON BUM, BON BON BOOM, LOLIBUM, BUM, MINI-BUM, BOOM POP y CRY BUM, también registradas en la clase 30 internacional.

4. Expresó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 53163 del 17 de diciembre de 2008, concedió el registro de la marca MAGIC BOOM en la clase 30 y declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Colombina S.A.

5. Finalmente, puso de presente que la sociedad demandante presentó recursos de reposición y apelación contra la Resolución No. 53163 del 17 de diciembre de 2008, los cuales fueron negados mediante las Resoluciones Nos. 12700 de 24 de marzo de 2009 y 18922 de 27 de abril de 2009, respectivamente.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, violó los artículos 134, 136 literal a) y h) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

7. Expresó que la marca MAGIC BOOM es irregistrable en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza porque es similarmente confundible y genera riesgo de asociación con las marcas BON BON BUM, MINIBUM, BUM, LOLI BUM, CRY BUM, BOMBABUM, BON BON BOOM y BOOM POP cuyo titular es la

sociedad Colombina S.A.

8. Argumentó que los signos en conflicto generan una misma impresión global y visual, pues la adición de la expresión “MAGIC” no le añade ningún tipo de distintividad frente a las marcas antes mencionadas de propiedad de la Sociedad Colombina S.A., en la medida en que BOOM es el término que prevalece en la marca registrada cuya nulidad se solicita y es el mismo que caracteriza las marcas de propiedad del demandante.

9. Afirmó que existe una similitud ortográfica en los signos en conflicto, pues considera que el hecho de habérsele agregado una palabra a la marca

posteriormente registrada no genera una diferencia sustancial, pues la expresión adicional MAGIC que complementa a BOOM, sólo genera que la marca solicitada se perciba como una extensión de las marcas BUM propiedad de COLOMBINA S.A. 4

Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

10. Advirtió que los signos en conflicto tienen una configuración fonética similar, teniendo en cuenta que la silaba tónica BUM es igual a los signos enfrentados marcas antes mencionadas.

11. Precisó que desde el aspecto ideológico las marcas en conflicto comparten la misma sílaba tónica BUM-BOOM que denotan o evocan explosión.

12. Recordó que las sociedades Colombina S.A. y Cooperativa Colanta Ltda. son empresas que se dedican a negocios afines y complementarios, donde todos sus productos presentan conexidad competitiva en el mercado y, en consecuencia, el riesgo de confusión y de asociación es muy alto.

13. Expresó que la marca BON BON BUM de propiedad de Colombina S.A., es una marca notoria en el mercado nacional, debido a la amplia difusión publicitaria y el gran volumen de ventas en productos de confitería que se han realizado continua y masivamente bajo este signo.

14. Finalizó indicando que Colombina S.A. es titular a nivel mundial de varios registros en las clases 29, 30, 33 de la Clase Internacional de Niza.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

15. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió

a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

16. Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

17. Expresó que: “(..) las expresiones cotejadas si bien coinciden en expresiones débiles (BOOM/BUM) para el grupo de productos que pretenden aplicar (case (sic) 30 internacional) dicha coincidencia no resulta relevante frente a la posibilidad que genere riesgo de confusión pues la combinación de dicha expresión con otros elementos denominativos resultan en conjunto que tienen la capacidad para ser percibidos visualmente, por lo tanto al observar el signo en su conjunto encontramos que no logra despertar en el consumidor una idea diferente de la que ya conoce e identifica, razón por la cual puede coexistir la marca sin generar confusión alguna”.

18. Finalmente, adujo frente a la notoriedad de sus marcas argumentada por la sociedad demandante, que esta debe ser declarada por la autoridad competente,

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Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio es decir, por la Superintendencia de Industria y Comercio y no como se pretende en su escrito de demanda ante el Consejo de Estado.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA COLANTA LTDA.

19. El apoderado de la sociedad Cooperativa Colanta Ltda. tercero interviniente en el proceso, manifestó que entre las marcas en conflicto no existen similitudes que llevan al consumidor en la identificación de los productos por ellas amparados, pues

gráfica y visualmente son distintas.

20. Mencionó que en el presente caso existe un conflicto entre marcas que son de fantasía y carecen de significado propio, por lo que no es dable hacer un análisis de confundibilidad desde la perspectiva conceptual.

21. Manifestó que ortográficamente las marcas están compuestas por palabras y letras distintas, con extensiones distintas, “sin que ni siquiera pueda decirse que coincidan en vocales, consonantes o número de silabas o palabras que la conforman, de manera que mal puede afirmarse que sean parecidas desde esta perspectiva”.

22. Argumentó que la partícula BOOM debe ser considerada como débil, puesto que está presente en muchas marcas de la clase 30, que son usadas por diversos empresarios para designar sus productos y, por tanto, cuando se trata de marcas o signos que las contienen se debe atender a la totalidad de los elementos que la conforman con el fin de determinar su distintividad y permitir su diferenciación de aquellas marcas previamente registradas.

23. A partir de lo anterior, consideró que “se debe abstraer del análisis de confundibilidad la partícula débil y ello arroja una expresión como la palabra MAGIC la cual difiere de forma radical con expresiones como LOLLI, MINI, POP o CRY, razón por lo cual es válido descartar la existencia de cualquier posible similitud entre los signos en conflicto”.

24. Adujo que la marca MAGIC BOOM tiene elementos propios que hacen que fonéticamente no se pueda establecer un posible parecido con las marcas del demandante y que, por ende, generan un sonido distinto perfectamente diferenciable de las otras.

25. Indicó que, en este caso, el resultado del examen de confundibilidad arroja de

forma clara como resultado que los signos enfrentados pueden coexistir en el mercado de forma pacífica puesto que las similitudes que puedan presentar no tienen la entidad suficiente como para arrojar riesgo de confusión o asociación del consumidor y que, adicionalmente, por ninguna otra circunstancia existe la posibilidad de que su coexistencia en el mercado pueda confundir o inducir a error a los consumidores. 6

Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 184-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, concretamente interpretó los artículos 134, 136 literal a) y h), 139 literales f) y g), 140 literal d, 143, 144, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[…] PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los

cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. El Juez consultante deberá tomar en consideración la pronunciación de los signos en conflicto y de esta manera deberá analizar si el público consumidor destinatario de los productos pronunciaría la palabra BOOM como BUM.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado

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Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Una marca que contenga una partícula o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. El Juez consultante debe determinar si las partículas MAGIC y BOOM son de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.

CUARTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro un signo notorio es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

27. Mediante auto de 29 de febrero de 20166, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo las partes reiteraron

sus argumentos. El Ministerio Publico no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal7.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1 Cuestión previa

28. El despacho cargo de la sustanciación del presente proceso, mediante auto del 3 de febrero de 2022, estimó necesario conocer el estado actual de los registros números 238941 y 220265, correspondientes a las marcas BOOM POP y LOLI BUM en la clase 30 del nomenclátor Internacional, cuyo titular es la sociedad Colombina S.A. -parte actora el presente proceso-, con miras a establecer si los mismos se encuentran cancelados, caducados, anulados o han sido objeto de renuncia por parte de su titular, pues hicieron parte de los títulos de propiedad industrial tenidos en cuenta para estudiar la oposición donde se concedió el registro MAGIC BOOM en la clase 30 del nomenclátor internacional y frente a los cuales se argumenta confundibilidad en el proceso de la referencia.

29. Con miras a establecer lo anterior, se ordenó que, por la Secretaría de la Sección, se descargara -del Sistema de Información de Propiedad Industrial - SIPI - de la 6 Folio 233 cuaderno principal 7 Folio 260 cuaderno principal

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Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Superintendencia de Industria y Comercioel reporte correspondiente al estado actual de los registros marcarios números 238941 y 220265, relacionados con las referidas marcas BOOM POP y LOLI BUM, cuyo titular es la sociedad Colombina S.A.-

30. Dando cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de la Sección remitió con destino

a este proceso el certificado del SIPI de la consulta realizada el 17 de febrero de 2022, conforme con el cual las marcas BOOM POP y LOLI BUM caducaron por falta de renovación el 20 de junio de 2011 y el 7 de septiembre de 2019, respectivamente. De la anterior información, se dio traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronunciaran al respecto y ejercieran, si lo estimaban pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. Dentro del mencionado traslado, la parte demandante manifestó que, si bien es cierto que dichos registros habían caducado, también lo es que el análisis de confundibilidad debía efectuarse con el resto de los signos distintivos mencionados en el libelo de la demanda. (BON BON BUM, MINIBUM, BUM, CRY BUM, BOMBABUM y BON

BON BOOM).

31. Al respecto, la Sala pone de presente que conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

32. Así pues, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.

33. Sobre la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, esta Sala en sentencia de 26 de junio de 20208, consideró lo siguiente: «[…] 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por

causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”. Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

57. Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500.

Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 9

Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que

cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]” (Destacado fuera del texto)

34. Teniendo en cuenta lo anterior, en aplicación del artículo 172 de Decisión 486 de 2000, no se tendrá en cuenta para el análisis del cotejo marcario dentro del proceso, las marcas nominativas BOOM POP y LOLI BUM, cuyo titular es la sociedad Colombina S.A, por encontrarse caducadas, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

V.2.- El problema jurídico

35. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad la sociedad Colombina S.A. por medio de apoderado judicial9, en contra de las Resoluciones Nos. 53163 del 17 de diciembre de 200810, 12700 del 24 de marzo de 200911 y 18922 del 27 de abril de 200912, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MAGIC BOOM (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

Cooperativa Colanta Ltda.

36. La parte actora señaló actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca que se registró es similarmente confundible y genera riesgo de asociación con las previamente registradas BON BON BUM, MINIBUM, BUM, CRY BUM, BOMBABUM y BON BON BOOM (nominativas), cuya titularidad le fue concedida.

V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

37. El apoderado de la parte actora invoca que la administración al no registrar la marca desconoció los artículos violó los artículos 134, 136 literal a) y h) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “[…] Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La 9 Folios 51 a 90 del cuaderno principal. 10 Folios 31 a 36 del cuaderno principal 11 Folios 42 a 46 del cuaderno principal 12 Folios 37 a 41 del cuaderno principal

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Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (..) Artículo 154El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. V.4.- El examen de registrabilidad

38. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una

relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 11

Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

39. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

40. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”13.

41. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

42. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada

porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común14.

43. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”15.

44. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, debido a que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.5.- Las reglas de cotejo marcario

45. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

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Radicacion: 11001032400020100002900

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo d