CE - 12_110010324000201000416001SENTENCIA20220606112211_TCListadoTitulados133113730231655748-2022

1

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Radicación: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: HOT AND THE GANG, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Tercero interesado: HÉCTOR ABELARDO GÓMEZ GÓMEZ Temas: La norma comunitaria aplicable al caso concreto es la Decisión 344 de 1993, pues en vigencia de aquella se solicitó y concedió el registro marcario objeto de controversia. No se encontró probada la excepción de caducidad.

Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), fue promovida por la sociedad Hot and

the Gang Inc., por intermedio de apoderado judicial, tendiente a obtener la nulidad de la resolución número 12387 de 31 de mayo de 2000, por Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC. medio de la cual se concedió el registro de la marca «H&G» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Héctor Abelardo Gómez Gómez, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante

SIC).

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda La sociedad Hot and The Gang Inc. formuló las siguientes pretensiones: “2.1. Sírvase DECLARAR LA NULIDAD de la resolución No. 12387 de fecha 31 de mayo de 2000, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca H&G

(nominativa), la cual fue tramitada bajo el expediente No. 99-072795, y le fue concedido el certificado de registro 228396, marca que identifica productos de la clase 25 de la Séptima Edición de la Clasificación Internacional Niza (ropa informal, jeans, camisas y camisetas, ropa deportiva, calzado formal y deportivo.); 2.2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada

resolución, se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 228396, asignado a la marca H&G (Nominativa), en clase 25 de la Séptima Edición de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre del señor HÉCTOR ABELARDO GÓMEZ GÓMEZ. 2.3. Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; 2.4. Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; y 2.5. Que se CONDENE en costas a la parte demandada.” 1.2. Del acto acusado A continuación, se extrae la parte resolutiva del acto administrativo objeto de censura: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC. “Resolución no 12387

Por la cual se concede un registro Radicación no 99 072795 00 00 LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS En ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de:

LA MARCA NOMINATIVA: H&G

CERTIFICADO No. 228396

PARA DISTRINGUIR: ROPA INFORMAL, JEANS, CAMISAS Y CAMISETAS,

ROPA DEPORTIVA, CALZADO FORMAL Y DEPORTIVO.

Productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación Internacional de Niza.

VIGENCIA: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución.

TITULAR: HECTOR ABELARDO GOMEZ GOMEZ DOMICILIO: CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar al titular como título de registro, copia de esta resolución, previa inscripción en el registro. […]

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente […]

[…] Dado en Santafé de Bogotá D.C., a los 31 MAYO 2000” 1.3. Fundamentos de hecho El demandante señaló que la expresión «H&G» ha sido utilizada y registrada como marca en diferentes países desde el año 1990, para identificar diversas prendas de vestir, por parte de la sociedad Hot and The Gang Partnership1. 1 Sociedad que celebró contrato de cesión sobre los derechos de la marca «H&G» (nominativa) registrada en los Estados Unidos para identificar productos en la clase 25 internacional, con la sociedad Hot and The Gang Inc, según relato del actor. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC.

Afirmó que el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez solicitó ante la SIC y sin su autorización, el registro de la marca «H&G» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que fue concedida mediante la resolución número 12387 de 31 de mayo de 2000, bajo el certificado número 228396. Por otra parte, señaló que solicitó ante la SIC el registro de la marca «H&G» (nominativa) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a lo cual, el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez presentó escrito de oposición que resultó favorable, pues la SIC negó el registro de la marca solicitada. También indicó que solicitó la cancelación por no uso de los registros de las marcas «H&G» (nominativa) y «H&G» (mixtas) en la clase 25 internacional, concedidas en favor de Héctor Abelardo Gómez Gómez. 1.4. Normas violadas El actor indicó como normas violadas las siguientes:  Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina.  El artículo 7° de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929 (Convención de Washington).  El artículo 6° Bis del Convenio de París de 1883.  Mala fe en la solicitud del registro marcario. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC. 1.5. Concepto de violación La parte actora manifestó que el acto que concedió la marca a favor del señor Gómez Gómez vulneró los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, al no advertir que «H&G» ha sido previamente empleada por la sociedad actora y conocida en Estados Unidos y otros países, por lo cual la expresión registrada en este caso como marca se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad consignadas en la norma en mención, al resultar ser una reproducción total de una marca notoriamente conocida y a su vez generar confusión.

Adicionalmente, trajo a colación los supuestos previstos en el artículo 7° de la Convención de Washington de 1929, conforme a la cual el propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes puede oponerse al registro de otra igual a la protegida o susceptible de producir confusión o error. Indicó que la norma resulta aplicable, pues Hot and the Gang Partnership era la titular legítima de la marca «H&G» (nominativa) en Estados Unidos, país miembro de la Convención de Washington de 1929. Advirtió que el señor Gómez conocía la marca «H&G», de manera previa al momento de presentar la solicitud de registro ante la autoridad demandada, lo cual evidencia su mala fe, pues se apropió de una marca que conoció como notoria en país extranjero. Agregó que el actuar malintencionado del señor Gómez Gómez ha sido reiterativo, pues, al

igual que con «H&G», ha solicitado registros de marca que son evidentemente confundibles con otras mundialmente conocidas. Finalmente, invocó el artículo 6° del Convenio de Paris de 1883, y afirmó que la marca concedida mediante el acto administrativo acusado se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC. encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad de que trata la norma en comento, para lo cual indicó que la marca «H&G» ha sido comercializada durante más de 20 años en un país de la Unión, con lo que adquirió carácter notorio en este territorio.

II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 15 de diciembre de 2010, el entonces Magistrado sustanciador inadmitió la demanda, la cual fue subsanada en virtud del escrito de enero 24 de 2011, a partir de lo cual la demanda se admitió por auto de abril 5 siguiente, en el que ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la SIC y al señor Héctor Abelardo Gómez Gómez. 2.2. El señor Héctor Abelardo Gómez Gómez, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó contestación de la demanda2, pronunciándose sobre cada uno de los hechos, y oponiéndose a las pretensiones invocadas por la actora.

Afirmó que la actora no logró probar la notoriedad de su marca para la fecha en la que el señor Gómez Gómez solicitó su registro, y agregó que éste no tenía conocimiento de la marca usada por la sociedad actora. Presentó la excepción que denominó “(…) de prescripción”, y explicó que la norma aplicable al caso es la Decisión 486 de 2000, pues se encontraba vigente en la fecha de concesión de la marca, a partir de lo cual la acción de nulidad se encuentra caducada en los términos del artículo 172 ibídem. 2.3. Por su parte, la SIC3 sostuvo que dicha entidad no transgredió las normas invocadas por el actor, oponiéndose a las pretensiones de la 2 Folios 227 a 250 del expediente físico. 3 Folios 267 a 275 del expediente físico. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC. demanda. Al respecto, adujo que la norma aplicable en el asunto es la Decisión 344, pues aquella era la vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro marcario.

Señaló que efectuó un estudio juicioso de registrabilidad de la marca solicitada, de conformidad con los criterios doctrinales y jurisprudenciales aplicables, a lo cual añadió que, dentro del trámite de la solicitud de registro de la marca objeto de debate, la sociedad actora no presentó observación alguna. Y advirtió que, aunque se obtenga o se niegue el

registro de una marca en determinado país miembro, esto no significa que se deba conceder o negarse dicho registro marcario en otros países.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. Por auto de 24 de mayo de 2016, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión, termino dentro del cual la parte actora presentó escrito en tal sentido4, en el que insistió en que la norma andina aplicable al caso es la Decisión 344 de 1993.

Señaló que la marca «H&G» concedida al señor Gómez Gómez genera confusión entre los consumidores y configura un aprovechamiento injusto de la reputación de la marca previamente usada por la demandante, y afirmó que probó su uso amplio y generalizado, convirtiéndolo en un signo fácilmente recordado y reconocido por el consumidor para identificar distintas líneas de ropa, así como por sus consumidores potenciales. 3.2. Por su parte, la autoridad demandada, al presentar sus alegatos de conclusión5, señaló que con la resolución expedida no se vulneró 4 Folios 320 a 330 del expediente 5 Folios 331 a 333 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC. ninguna de las disposiciones contenidas en la Decisión 344, e insistió en los argumentos presentados con la contestación de la demanda.

3.3. El tercero interesado presentó alegatos de conclusión6, señalando que en el presente caso no hay prueba que demuestre la notoriedad regional ni internacional del signo «H&G» usado por la sociedad actora. En este mismo sentido, señaló que no aparece prueba del prestigio regional y concurrencia entre las marcas de ésta y la del señor Gómez. 3.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 256-IP-20147, mediante la cual se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones, el Tribunal Andino de Justicia expresó: “PRIMERO. No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriorimente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los

productos o servicios de que se trate. 6 Folios 338 a 340 del expediente. 7 Folios 301 a 317 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC.

SEGUNDO. El régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial citadas en la presente providencia. TERCERO. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo H & G (denominativo) se presentó el 19 de noviembre de 1999 en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el juez consultante. La acción de nulidad al amparo de la Decisión 344, no señala un término de prescripción para declarar la nulidad de un registro.”

V. ACTUACIONES POSTERIORES 5.1. Por auto de 2 de marzo de 2021, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte correspondiente al estado actual del certificado de registro marcario 228396, relacionado con la marca «H&G» (nominativa) del señor Héctor Abelardo Gómez Gómez8, a

partir de lo cual se encontró que ésta caducó desde el 21 de julio de 2020. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 9 y el 13 de abril de 2021, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación9. 5.2. Por último, mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2022, el apoderado de la parte actora solicitó la terminación del proceso por hecho superado y carencia del objeto del litigio10, indicando que la marca “H&G” registrada para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que aquí es objeto de debate se encuentra caducada pues no fue oportunamente renovada. Advirtió que, en consecuencia, la parte actora perdió interés en la pretensión de nulidad del acto mediante el cual se concedió la marca caducada. 8 Folio 342 del expediente físico. 9 Anotación número 60 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 10 Anotación número 63 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Sobre la norma comunitaria aplicable al presente caso y la excepción de caducidad propuesta La parte actora presentó la demanda de nulidad señalando que, con la expedición de la resolución número 12387 de 31 de mayo de 2000, la

Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina11, y entre otras, señaló que hubo mala fe en la solicitud de registro de la marca en comento ante la autoridad ahora accionada, pues con ello se desconoció una marca notoriamente reconocida en otros países. Al respecto, el tercero interesado en las resultas del proceso, al contestar la demanda, manifestó que la norma aplicable para solicitar la nulidad del acto administrativo por el cual se otorgó el registro de la marca sería la Decisión 486 de 2000, conforme a la cual la acción incoada se encontraría prescrita. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la norma aplicable a este caso es la Decisión 344 de 1993. Para resolver el debate suscitado, la Sala encuentra pertinente advertir, en primer lugar, que la propia Decisión 486 de 2000 determinó que, con respecto a la aplicación de esa norma, se podían presentar tres distintas situaciones, incluidas en su texto como disposiciones transitorias.

Veamos: “DISPOSICIONES TRANSITORIAS DECISIÓN 486 DE 2000.

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá 11 También indicó que vulneró los Artículo 7° de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929 (Convención de Washington), y Artículo 6° Bis del Convenio de París de 1883 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 11

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC. por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

SEGUNDA.- Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del ADPIC. A tal efecto, se tendrán en cuenta los compromisos asumidos por los Países Miembros en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica. TERCERA.- A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de cooperación internacional técnica y financiera.” En segundo lugar, el Tribunal de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 256-IP-2014, emitida para el caso de la referencia, se refirió a la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, señalando lo siguiente: “La solicitud para el registro del signo H & G se presentó el 19 de noviembre de

1999, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El señor Héctor Abelardo Gómez Gómez afirma dentro del proceso interno que la acción de nulidad entablada se encuentra prescrita bajo los lineamientos de la Decisión 486. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, así como analizar el tema de la prescripción de la acción cuando se alegan causales de la Decisión 344. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 12

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC. calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultraactividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido

como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas (…). Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre en vigencia al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación – tanto en sede administrativa como judicialde la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 13

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC.

(…). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro marcario ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que

los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”. (Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). (…) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 14

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00

Demandante: Hot and the Gang, INC.

Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de solicitud del mismo ante la Oficina Nacional (…).” En síntesis, de la anterior cita es posible concluir que, al momento de estudiar la legalidad del acto administrativo mediante el cual se concedió un registro de marca, el juez de la causa debe examinar las causales de nulidad a la luz de la normatividad comunitaria que se encontraba vigente para la época en la que se solicitó y concedió el registro del signo marcario objeto de debate. Por otra parte, el Tribunal de la Comunidad Andina, luego de presentar las diferencias entre la acción judicial prevista en la Decisión 344 de 1993 y las de nulidad absoluta y relativa regladas por la Decisión 486 de 2000, en relación con la prescripción de esta última acción, señaló lo siguiente: “En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía plazo señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquella solo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1º de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma. Sin embargo, conforme a la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486, la

prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de las normas anteriores, caso en el cual el tér