CE - 12_110010324000201000517001SENTENCIA20220823095027_TCListadoTitulados133113771027216796-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001-03-24-000-2010-00517-00

Demandante: OPEN MARKET Ltda.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con Interés: Vivian Lorena Reyes Londoño Tema: Registro Marcario / Examen de Registrabilidad / Causales de Irregistrabilidad / Confundibilidad / Reglas de Cotejo /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad OPEN MARKET LTDA por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 5653 del 29 de enero de 20101, 17884 del 26 de marzo de 20102 y, 33456 del 29 de junio de 20103 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SICnegó la solicitud de registro de la marca OPEN MARKET (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado4, el apoderado judicial de la sociedad OPEN MARKET LTDA presentó

1 Proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca OPEN MARKET a la actora en la clase 35, versión 9 de la clasificación internacional de Niza. 2 Proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y confirma la Resolución 5653 del 29 de enero de 2010. 3 Proferida por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión de negar el registro OPEN MARKET. La mencionada decisión se notifica por internet el 14 de julio de 2010, quedando agotada la actuación administrativa. Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 15 de julio de 2010. Como la demanda fue presentada el día 28 de octubre de 2010 (folio 42), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal. 4 Folios 26 a 42 cuaderno principal 2

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Demandante: Open Market Ltda Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 3.1 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 5653 del 29 de enero de

2010, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 096613, por medio de la cual se negó el registro de la marca OPEN MARKET a la actora en la clase 35, versión 9, de la clasificación internacional de Niza. 3.2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 17884 del 26 de marzo de 2010, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado dentro del expediente administrativo No. 08 096613, confirmando la decisión inicial de negar el registro de la marca OPEN MARKET solicitada por la actora en la clase 35, versión 9, de la clasificación internacional de Niza. 3.3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 33456 del 29 de junio de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado dentro del expediente administrativo No. 08096613 confirmando la decisión inicial de negar el registro de la marca OPEN MARKET solicitada por la actora en la clase 35, versión 9, de la clasificación internacional de Niza. 3.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y en restablecimiento del derecho, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca OPEN MARKET para identificar publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial y

trabajos de oficina, servicios comprendidos en la clase 35, versión 9, de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad OPEN MARKET LTDA. 3.5. En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Registro a la marca OPEN MARKET para identificar publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina, servicios comprendidos en la clase 35, versión 9 de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad OPEN MARKET LTDA. 3.6. Así mismo, solicito se sirva comunicar a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la gaceta de la Propiedad Industrial 3.7. Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.8. Finalmente, pido que se condene en costas a la entidad demandada.» 3

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.2. Los hechos

2. El 12 de septiembre de 2008, la sociedad OPEN MARKET LTDA solicitó el registro de la marca OPEN MARKET para identificar los servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, que protege el servicio de «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de

oficina», sin que se presentara oposición.

3. El 28 de noviembre de 2008, fue publicada la solicitud bajo el radicado 08096613 y publicada por la SIC en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 598.

4. El 29 de enero de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 5653 negó la solicitud de registro con fundamento en análisis oficioso de la marca previamente registrada OPEN MARK, clase 35, decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

5. El 26 de marzo de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resuelve el recurso de reposición mediante Resolución 7884, confirmó en todas sus partes la decisión inicial de negar el registro de la marca OPEN MARKET para identificar servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. Contra la mencionada resolución, se interpuso recurso de apelación.

6. El 29 de junio de 2010, el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 33456 resolvió el recurso de apelación, confirmando en todas sus partes la decisión antes mencionada.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Como fundamento de las pretensiones, la parte actora señaló que con los actos acusados se desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto que entre los signos en conflicto no existe similitud capaz de generar confundibilidad en el público consumidor

8. En efecto, anotó que los signos en conflicto no son similarmente confundibles

desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético y, mucho menos, ideológico o conceptual.

9. Sobre este último aspecto, sostuvo que los signos comparados tenían significados totalmente diferentes, en tanto que «OPEN MARKET» significa en Inglés «an unrestricted Market with free acces by and competition of buyers and sellers», que traducido al castellano significa «un mercado sin restricciones con libre acceso en la competencia de los compradores y vendedores». Por su parte, «OPEN MARK» según su significado en castellano sería «marca abierta».

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10. Bajo ese contexto, las diferencias conceptuales presentadas entre los signos en conflicto desvirtuaban, desde el punto de vista ideológico, cualquier similitud que pudiera existir.

11. De otra parte, la demandante manifestó que los actos acusados violan el principio de especialidad, en la medida que si bien es cierto que la marca OPEN MARKET se solicitó para amparar servicios de «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina» también lo es que el objeto social de la empresa se dedica a la prestación de servicios destinados al transporte de mercancías5. 12.Aseveró que los servicios anteriores no se relacionan con los que protege la marca «OPEN MARK» registrada a favor de la señora Viviana Lorena Reyes Londoño, la cual presta servicios de publicidad relacionados con comunicaciones al público, declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión, los cuales tienen unas líneas de negocio especiales.

13. Mencionó que, si bien la clasificación de las marcas tiene como fin identificar

productos y servicios, los mismos pueden presentar diferencias entre clase y clase, y dentro de la misma clase, tal y como presuntamente sucede en el caso concreto, que a pesar de compartir la misma clase 35 es posible distinguir la especialidad entre uno y otro servicio.

14. Indicó que la naturaleza de los servicios prestados por la marca registrada «OPEN MARK» y el signo solicitado a registro «OPEN MARKET», están dirigidos a públicos diferentes, comercializados y publicitados mediante el uso de estrategias comerciales disímiles, razón por la cual, son diferenciables en sus calidades y origen empresarial, reduciendo al mínimo la posibilidad de confusión en el comercio.

15. Comentó que la accionante tiene un nicho de mercado claramente definido y delimitado, que no incluye al público consumidor en general, en tanto que sus servicios están destinados únicamente al transporte y manejo de mercancías.

En tal sentido, no es viable asimilar los servicios de transporte de mercancía que involucran trabajos de oficina, administración comercial y gestión de negocios comerciales, con los servicios de publicidad, los cuales atienden esencialmente comunicaciones al público, declaraciones o anuncios en todos los medios de difusión.

16. Señaló que la presencia en el mercado de los servicios protegidos por la marca «OPEN MARK» como los que pretenden ser protegidos con el signo solicitado, al estar en cabeza de titulares distintos, no generan riesgo de confusión en el mercado relevante de cada uno, por no compartir consumidores bajo de perspectiva de un mercado de competencia perfecta. 5 Numeral 6.3.4.1 de la demanda.

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II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

17. El apoderado judicial de la SIC contestó la demanda6, para lo cual indicó que los actos administrativos se ajustan plenamente a derecho, y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

18. Señaló, que el registro solicitado «OPEN MARKET» (mixta) reproduce totalmente el elemento denominativo de la marca registrada «OPEN MARK»

(mixta), sin que los elementos adicionales le impriman la distintividad requerida para ser registrado como marca. En esa medida, señaló que ambos signos, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor.

19. Expuso que, pese a que los signos confrontados se presentan en forma mixta, acompañados de un componente gráfico, éste no logra desvirtuar el mencionado riesgo, ya que lo que predomina en los conjuntos es la denominación, en donde radica la confundibilidad entre ellos. De ahí que, la parte figurativa que contienen no constituye un elemento diferenciador entre las marcas que se comparan.

20. Por lo anterior, consideró que los signos confrontados analizadas en conjunto y sucesivamente son confundibles, por lo que procedió a analizar la conexión competitiva entre los servicios que amparen o pretendan amparar.

21. Relató, que el signo solicitado a registro pretende distinguir «publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de

oficina», servicios comprendidos en la clase 35 internacional. Por su parte, la marca registrada identifica «servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios; servicios de agencias de publicidad», servicios también comprendidos en la clase 35 internacional.

22. Precisó que los servicios de transporte de mercancía a los cuales hace referencia la parte actora se relacionan en el objeto social de la empresa y no se refieren a los solicitados ante la SIC. Por lo anterior, concluyó que el signo solicitado pretende la protección de servicios ya protegidos por la marca registrada «OPEN MARK», como lo es el caso de los de «publicidad, servicios de gestión de negocios comerciales y, administración comercial relacionada con mercancías». De ahí que, por tratarse de 6 Folios 58 a 66 y 89 a 97 cuaderno principal

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Demandante: Open Market Ltda Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio signos similarmente confundibles, existe una conexión competitiva que impide la coexistencia de ambos en el mercado.

II.2. INTERVENCIÓN DEL INTERESADO

23. La señora Vivian Lorena Reyes Londoño, no obstante haber sido notificada en forma personal7 del auto admisorio de la demanda8, no emitió pronunciamiento alguno respecto de la demanda.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – en adelante el Tribunal de Justiciaemitió la Interpretación Prejudicial 324-IP-2016 de fecha 17 de febrero de 20179, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio, son aplicables al caso, en particular el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el que se abordaron los siguientes temas: «1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de concusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.5. […] para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

2. Comparación entre signos mixtos 2.5.[…] se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto […] Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.10. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo

con las particularidades de cada caso […]

3. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero 7 Folio 86 cuaderno principal 8 El 23 de abril de 2013. Folio 86 cuaderno principal 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 324-IP-2016 del 17 de febrero de 2017.

Folios 125 a140 cuaderno principal 7

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Demandante: Open Market Ltda Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar […] 3.5. Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá analizar si en efectos las palabras OPEN MARKET son de conocimiento entre el público consumidor y si se las identifica como MERCADO ABIERTO.

4. Conexión competitiva en una misma Clase Internacional 4.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado OPEN MARKET (mixto) para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que protege; “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, es confundible

con la marca OPEN MARK registrada en la misma Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica; “Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios públicos; servicios de agencias de publicidad”. En este sentido, si bien los servicios se encuentran en la misma Clase Internacional, se debe determinar si existe conexión competitiva, por lo tanto, se abordará este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486 […]» (Resaltado y subrayado fuera de texto)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

25. Mediante auto de 15 de junio de 201710, se corrió traslado por un término de diez (10) días, a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Publico para que, de considerarlo pertinente rindiera informe en el caso concreto.

26. La parte demandante y la parte demandada reiteraron en esencia sus argumentos11, mientras que el tercero interviniente y el Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal. 10 El término corrió entre el 27 de junio de 20017 y el 11 de julio de 2017. Folio 142 cuaderno principal 11 Parte demandante el 27 de Junio de 2017, folio 143 a 150 cuaderno principal. Parte demandada,

el 6 de julio de 2017, folios 151 a 161del cuaderno principal. 8

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Demandante: Open Market Ltda

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

27. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad OPEN MARKET LTDA en contra de las Resoluciones 5653 del 29 de enero de 2010, 17884 del 26 de marzo de 2010 y 33456 del 29 de junio de 2010, a través de las cuales la SIC negó el registro de la marca «OPEN MARKET» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la nomenclatura de la

Clasificación Internacional de Niza.

28. La parte actora señaló que los actos acusados son nulos, toda vez que desconocen lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 en la medida que ambos signos no son similarmente confundibles y protegen servicios disímiles, aunque de la misma Clase 35.

29. Por su parte, la demandada manifestó que la marca solicitada «OPEN MARKET»

(mixta) y la marca «OPEN MARK» (mixta), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor. Indicó que estos coinciden con la expresión «OPEN MARK» y los elementos adicionales no le otorga suficiente distintividad a los servicios que se pretenden amparar y que, el aspecto fonético tampoco muy diferenciador, lo que generaba un alto riesgo de confusión para el consumidor.

30. Precisó que también existe conexidad competitiva y riesgo de asociación, en la medida que además de estar en la misma clasificación internacional comparten los servicios que se pretenden amparar.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

31. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia es el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo contenido es del siguiente tenor: «[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]».

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Demandante: Open Market Ltda Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.- El examen de registrabilidad

32. De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y, la previamente registrada.

33. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos, sea de tal

entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

34. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”12.

35. De lo anterior se desprende que, para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

36. En este sentido, el mencionado Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, e indirecta. La primera, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio crea que está adquiriendo otro, y la segunda, cuando el consumidor cree que dicho producto o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee13.

37. En cuanto al riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que «éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo suma que el producto de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica14»

38. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 324-IP-2016 del 17 de febrero de 2017. Folio 130 cuaderno principal 14 Ibídem 10

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Demandante: Open Market Ltda Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.4.- Las reglas de cotejo marcario.

39. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos distintivos, encontramos en la interpretación prejudicial allegada al proceso15 las siguientes reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos: «1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos16: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe empelar el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en omentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y o las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión y

asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación de estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo el criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7. En cuanto a las reglas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.» (Resaltado fuera de texto). 15 Ibídem 16 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre

de 2005, expedida en el marco del proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 11

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Demandante: Open Market Ltda

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

40. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden ortográfico, fonético y conceptual.

V.5.- El caso concreto V.5.1. Comparación de los signos

41. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado Marca previamente registrada

(Mixta) (Mixto) (Clase 35) (Clase 35) Registro 386739

42. Verificado que los signos en controversia son de naturaleza mixta, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

43. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 44.Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso

26-IP-1998, señaló: «[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]». 45.Al respecto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016, indicó lo siguiente: «[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento 12

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Demandante: Open Market Ltda Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]»17. 46.En atención a lo anterior, y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conc