CE - 12_110010324000201200012001SENTENCIACARENCIAA20220612141456_TCListadoTitulados133113750822493074-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020120001200

Actor: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: ABEL GONZALEZ KANAKOQUIA Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó la sociedad CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, por medio de apoderado judicial y en contra de la Resolución No.34322 de 24 de junio de 2011, a través de la cual se concedió el registro de la marca AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Abel González Kanakoquia.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el apoderado judicial la sociedad CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, el 30 de noviembre de 2009, presentó demanda ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “3.1. Respetuosamente solicito al Honorable Consejero de Estado que declare la NULIDAD RELATIVA de la Resolución No. 34322 del 24 de junio de 2011, por medio de la cual se concedió el registro de la marca AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE (mixta), a favor del Señor ABEL GONZALEZ KANAKOQUIA, para identificar productos de la clase 12 internacional.

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.2. Así mismo, solicito al Honorable Consejero que ordene la cancelación del certificado de registro No. 428307, correspondiente a la marca AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE (mixta).”. 1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que el 25 de noviembre de 2010 el señor Abel González Kanakoquia, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE (mixto) para amparar productos incluidos en la

clase 12 del nomenclátor internacional.

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No.627 de 20 de abril de 2011.

4. Refirió que, con fecha 23 de junio de 2011, presentó un escrito ante la entidad demandada señalando que el signo AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE no podía ser registrado, por ser similar con la marca VDO de su propiedad.

5. Señaló que, mediante la Resolución No. 3422 de 24 de junio de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, otorgó al señor Abel González Kanakoquia el registro de la marca AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE (mixta), para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que en este acto administrativo se hiciera pronunciamiento sobre su comunicación del 23 de junio de 2011. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC, vulneró los artículos 134, 136 literal a), 137 y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y la violación del artículo 6 bis del Convenio de

Paris.

7. Sostuvo que a entidad demandada omitió realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado por el señor Abel González Kanakoquia, lo cual se agrava por no haber tenido en cuenta en dicho análisis a la marca VDO de su propiedad.

8. Indicó que la marca solicitada AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE

(mixta) es confundible con la marca VDO previamente registrada, a lo que se suma

que los signos identifican productos de la misma clase, lo que aumenta el riesgo de confusión.

9. Precisó que el signo registrado posteriormente reproduce parcialmente la marca VDO, generando confusión en el público consumidor, quien podrá creer que los signos en conflicto tienen un mismo origen empresarial.

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

10. Por último, mencionó que con el registro de la marca AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE (mixta), se pretende facilitar, perpetrar y consolidar actos de competencia desleal.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

11. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

12. Señaló que, con ocasión de la expedición del acto administrativo acusado, no se violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, pues la entidad realizó un examen de registrabilidad que arrojó como resultado el que la marca solicitada fuera concedida por no encontrarse inmersa en causal de irregistrabilidad.

13. Mencionó que la sociedad demandante no formuló la oposición conforme a derecho y, por lo tanto, no puede pretender que se desconozca el procedimiento administrativo, en tanto que por descuido u olvido no cumplió con la carga procesal que le correspondía.

14. De otro lado, indicó que: “(..) en el presente caso la marca “AUTOMOTIVE

MMANNESMANN VDO KIENZLE” (mixta) la cual es reprochada con la presente demanda no carece de distintividad teniendo en cuenta la marca con la que se confronta “VDO” la cual es una partícula de la base del reproche y que no tiene significado alguno entonces es más claro que NO genera un riesgo de confusión, pues el consumidor jamás podría llegar a pensar que es la misma marca o una derivada de esta, lo cual deja como resultado que lo propuesto por la accionante pierde fuerza y deja en evidencia que la actuación de la SIC sea completamente legal y por lo tanto acorde a derecho”.

15. Adujo que el signo solicitado no contiene semejanzas ni ortográficas, ni gráficas ni fonéticas con el signo opositor y, además, goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo su coexistencia sin generar riesgos de confusión en el público consumidor.

16. Por último, expresó que la competencia desleal debe ser probada, cosa que no ocurrió en el presente caso, pues el demandante, por falta de pericia o negligencia, no se hizo parte de manera activa dentro del proceso administrativo y pretende suplir su falencia al acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa formulando la demanda que nos ocupa.

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2. Intervención del tercero interesado – Abel González Kanakoquia

17. Afirmó que la marca registrada de su propiedad cuenta con toda la distintividad requerida para constituirse como marca, pudiendo coexistir con la marca VDO y con

todas las demás que incluyan la mencionada expresión.

18. Expresó que la sociedad demandante no puede impedir el registro de signos que gozan de distintividad, por el simple hecho de que en su estructura gramatical contengan la expresión VDO, pues es evidente que esa denominación no es el soporte real de la marca a la cual se le concedió el registro, pues, por el contrario, el soporte real radica en el estudio como un todo, atendiendo la integralidad de las palabras y sílabas.

19. Mencionó que la marca surgió de la imaginación de su titular, y que se encuentra compuesta por palabras cuyo significado no es de conocimiento común entre el público consumidor, lo que le permite gozar de distintividad, así como obtener el calificativo de marca de fantasía.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

20. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 137-IP-2017 de fecha 8 de noviembre de 2018, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, en particular interpretó los artículos 136 literal a), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. No interpretó el artículo 134 por no ser parte de la controversia los requisitos de la marca.

21. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó: «[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para

de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. (…) 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiere existir entre el signo solicitado AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” (mixto) y la marca VDO (nominativa). (…) 5

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.20 En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. (…) 4.6. La Resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. […].»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. El 19 de diciembre de 20181, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al

Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante y el tercero interviniente, en dicha oportunidad, reiteraron en esencia los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda y su contestación. La parte demandada y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal2.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20193, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, encaminados a que se declare la nulidad de Resolución No.34322 de 24 de junio de 2011, a través de la cual se concedió el registro de la marca AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Abel González Kanakoquia.

25. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la 1 Folio 248 2 Folio 266 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio previamente registrada «VDO», cuya titularidad le fue concedida a la sociedad

CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH.

26. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que, para la definición del caso sub examine, resultaba propcedente la interpretación de los artículos 136 literales a), 137 y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 137Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 150Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la

marca mediante resolución […]»

27. Ahora bien, aunque resultaría pertinente el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE» (mixta), identificada con el registro marcario número 428307, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra caducada.

28. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 24 de junio de 2021, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia, antes de que la SIC determinara que estaba caducada.

29. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 5 de mayo de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «AUTOMOTIVE

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MMANNESMANN VDO KIENZLE»4. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada 16 de mayo de 2022, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente

imagen:

30. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal:

«Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]».

31. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando

acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. 4 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 8

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si

aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

32. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 5 de mayo de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la

controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] 9

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 428307, correspondiente a la marca mixta «AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE», cuyo titular es el señor Abel González Kanakoquia, tercero interesado en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]»

33. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás

sujetos procesales guardaron silencio.

34. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

35. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

36. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento

que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013.

ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL

MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”.

37. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

38. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

39. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de

nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.

40. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.

41. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 428307 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

42. Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «AUTOMOTIVE MMANNESMANN

VDO KIENZLE» (mixta). 12

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Demandante: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

43. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20195, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del sign