CE - 12_110010324000201200134001sentencia20220128143849_TCListadoTitulados133113666731424793-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00134-00 Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U.

TESIS: LA EXPRESIÓN “MAKE UP” ES DE USO COMÚN EN LA

CLASE 41 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

DE AHÍ QUE EL SIGNO “EFECTO MAKE UP”, AL ESTAR

FORMADO DE OTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR Y

ARBITRARIO PARA LOS SERVICIOS QUE IDENTIFICA, NO

PRESENTA RIESGO DE CONFUSIÓN CON LA MARCA “MAKE-UP

FACTORY” Y ES REGISTRABLE.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 0005976 de 16 de febrero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el 2

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Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “EFECTO MAKE UP” (nominativa), para distinguir los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 30 de septiembre de 2010 solicitó el registro como marca del signo nominativo "EFECTO MAKE UP", para amparar servicios comprendidos en la Clase 411 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 1 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios “[…] servicios de educación, enseñanza, formación, capacitación, entrenamiento, e instrucción de personas en la conducción y administración de negocios dedicados a la venta directa y/o por catálogos de todo tipo de productos, servicios de educación, enseñanza, formación, capacitación, entrenamiento e instrucción de personas en la conducción y administración de negocios dedicados a la comercialización de cosméticos, maquillaje, perfumería, artículos de cuero e imitaciones de cuero, joyería y bisutería, servicios de educación, enseñanza, formación, capacitación, entrenamiento e instrucción de personas en cosmetología en maquillaje facial en cuidados de higiene y belleza personal y en tratamiento facial, servicios de esparcimiento, entretenimiento y recreo, producción de eventos artísticos, culturales y educativos […]”.

2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAKE UP S.A. presentó oposición, con fundamento en la similitud con la marca mixta “MAKEUP FACTORY” (mixta), de la cual es titular. 3º: Que mediante la Resolución núm. 30332 de 31 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta por la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAKE UP S.A. y, en consecuencia, concedió el registro del signo “EFECTO MAKE UP” (nominativo), para distinguir servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución, la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAKE UP S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero de ellos mediante la Resolución núm. 045964 de 30 de agosto de 2011, de manera confirmatoria. 5º: Indicó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 0005976 de 16 de febrero de 2012, revocó la decisión inicial, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAKE UP S.A. y denegó el registro como marca del signo “EFECTO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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MAKE UP” (nominativo), para distinguir servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir la resolución demandada, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, porque, a su juicio, la entidad demandada motivó de manera insuficiente y errónea el acto acusado, viciando así su existencia y validez jurídica. Señaló que la SIC al realizar el análisis de confundibilidad no aplicó los parámetros previstos por la jurisprudencia y la normativa comunitaria, en relación con el estudio de marcas conformadas por elementos de uso común o desprovistos de distintividad. Adujo que la prohibición contenida en el mencionado artículo no es aplicable al caso bajo estudio, debido a que las semejanzas que presentan los signos en controversia se derivan de la expresión “MAKE UP”, la cual ha sido catalogada como de uso común y, por lo tanto, es inapropiable en forma exclusiva para identificar productos y servicios relacionados con maquillajes. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Expresó que la jurisprudencia ha sido enfática en establecer la carga que deben soportar los titulares de las marcas consideradas como débiles, debido a que en el cotejo marcario que se haga sobre este tipo de signos el examinador debe hacerlo excluyendo las expresiones de uso común y centrando su análisis en los demás elementos que otorguen distintividad al signo solicitado. Agregó que si bien es cierto que la entidad demandada debe proteger los signos registrados previamente, también lo es que no se puede otorgar a un solicitante la exclusividad de una expresión de uso común, en razón a que si sucede esto, estaría dando una ventaja anticompetitiva al no permitir el registro de otras marcas con este tipo de términos. Indicó que el signo “EFECTO MAKE UP” cuenta con los elementos distintivos adicionales, que permiten al consumidor identificar e individualizar el signo en el mercado. Precisó que la jurisprudencia ha señalado que las marcas débiles son aquellas que se encuentran conformadas por un elemento de carácter genérico, que pretende distinguir una cualidad del producto o servicio a registrar, o las que se encuentran conformadas por elementos que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Añadió que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los parámetros a seguir para realizar el cotejo marcario, para lo cual trajo apartes jurisprudenciales, en los que se precisó lo siguiente: “[…] Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas a terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro […] esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Sentencia dictada el 9 de julio de 2003 en el proceso 39-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003 caso “& mixta”)3[…]”. Advirtió que el análisis de confusión, realizado por la entidad demandada, parte de identificar la expresión “MAKE UP” como elemento predominante de los signos cotejados, dejando de lado el elemento “EFECTO”, el cual, a juicio de la SIC, no le imprime mayor distintividad al signo solicitado, que le permita diluir la evidente

similitud entre los signos cotejados. Mencionó que en el archivo de la SIC hay un sin número de marcas que conviven pacíficamente en el mercado colombiano, que se encuentran 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- Sentencia de 9 de julio de 2003. Proceso núm. 39-IP2003. Marca: “& mixta”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 965 de 8 de agosto de 2003. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. conformadas por la denominación “MAKE UP”. Para el efecto citó varias marcas que identifican productos de la Clases 3ª de la

Clasificación Internacional de Niza. Señaló que, a su juicio, no existe posibilidad de confusión entre la marca fundamento de la oposición y el signo solicitado, debido a que tienen suficientes diferencias ortográficas, visuales y fonéticas, que no permiten que exista posibilidad de confusión entre el público consumidor. Concluyó con respecto a la conexión competitiva, que se presenta entre los signos en controversia, que es evidente que entre los servicios que, uno y otro signo, pretenden amparar, no se presenta riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, dándole así un carácter distintivo al signo solicitado y cumpliendo de esta forma lo

dispuesto tanto en la normatividad nacional como comunitaria. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Expresó que en este caso la decisión acusada se sustentó de manera razonada en lo prescrito en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto el signo objeto de la solicitud fue denegado justamente por estar comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en dicha disposición. Indicó que el signo solicitado “EFECTO MAKE UP” (nominativo) resulta susceptible de generar confusión respecto de la marca mixta “MAKE-UP FACTORY”, debido a que entre esos signos se presentan similitudes ortográficas y conceptuales que no le permiten al consumidor hacer una individualización de los mismos, si los encontrara en el mercado. Anotó que lo anterior fue debidamente sustentado en el acto acusado, porque en el mismo se expresaron los motivos que fundamentan la decisión de revocar la Resolución núm. 30332 de 31 de mayo de 2001 y de denegar el signo solicitado, al establecer una

relación entre los hechos y las consideraciones jurídicas sustento de la denegación. Afirmó que el signo “EFECTO MAKEUP” es de naturaleza nominativo complejo y comprende dos expresiones, donde la primera de ellas está escrita en idioma castellano y la segunda en idioma inglés, que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. traduce al castellano “MAQUILLAJE”; mientras que la marca previamente registrada es de naturaleza compleja mixta, cuyo elemento nominativo predominante lo constituye la expresión “MAKEUP” y la palabra “FACTORY” se encuentra en la parte inferior, escrita en tamaño reducido.

Alegó que los servicios que identifica el signo cuestionado, esto es, los de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, poseen una relación de complementariedad respecto de los servicios cubiertos por la marca registrada, que ampara servicios de la Clase 35 de la citada Clasificación. Adujo que no incurrió en “indebida motivación” por cuanto expresó los motivos que fundamentaron su decisión y estableció una relación entre los hechos y las consideraciones jurídicas sustento del acto acusado. Manifestó que el signo solicitado es susceptible de causar confusión respecto de la marca previamente registrada “MAKE-UP FACTORY” no solo por la coincidencia en la expresión “MAKE UP”, la cual predomina en el conjunto marcario, sino porque el elemento adicional

“EFECTO” no imprime al signo mayor distintividad que permita diluir la evidente similitud entre los signos cotejados. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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Advirtió que la palabra “EFECTO” es un término descriptivo y, en tal medida, describe el resultado del producto y no es diferenciador. Sostuvo que los signos cotejados son confundibles ortográfica, visual y conceptualmente; y que las diferencias en los elementos restantes no son suficientes para superar el riesgo de confusión para el consumidor. Mencionó que resulta improcedente sustentar la registrabilidad del signo cuestionado con base en registros marcarios existentes que, a juicio de la actora, se encuentran en circunstancias similares, debido a que en materia marcaria opera el principio de independencia de las actuaciones. II.2. La sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAKE UP S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, puesto que, a su juicio, la expresión “MAKE UP” que comparten los signos en conflicto es débil, toda vez que es de uso común para identificar productos y servicios relacionados con el campo de la belleza y el maquillaje. Que, por lo anterior, el análisis debe centrarse en las demás palabras que conforman los signos cotejados, esto es, “EFECTO” y “FACTORY” las cuales, a su juicio, presentan evidentes diferencias ortográficas, fonéticas y visuales. IV.2La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, puesto que el elemento adicional “EFECTO” que hace parte del signo cuestionado “EFECTO MAKE UP” no es suficiente para diferenciarlo de la marca previamente registrada “MAKE-UP

FACTORY”.

IV.3La sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAKE UP S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. indicó que existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que generan un alto grado de confusión para el público consumidor

entre los signos “EFECTO MAKE UP” y “MAKE-UP FACTORY”, así como conexidad competitiva entre los servicios que distinguen. Adujo que de concederse el signo cuestionado, se generaría riesgo de confusión en el consumidor respecto de los servicios identificados así como su origen empresarial. Señaló que existe una reproducción parcial de su signo, toda vez que comparten la partícula “MAKE UP”, lo que conlleva que los signos en conflicto no puedan coexistir pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión y/o asociación. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó4: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 4 Proceso 399-IP-2017. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera

establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos procedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado EFECTO MAKE UP (denominativo) y la marca MAKE UP FACTORY (mixta). […] 3.6. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo

de la marca. […] 3.10. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o de uso común en Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del

mismo empresario. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 0005976 de 16 de febrero de 2012, negó el registro como marca del signo “EFECTO MAKE UP” (nominativo), a la sociedad JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., para amparar los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de educación, enseñanza, formación, capacitación, entrenamiento, e instrucción de personas en la conducción y administración de negocios dedicados a la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. venta directa y/o por catálogos de todo tipo de productos, servicios de educación, enseñanza, formación, capacitación, entrenamiento e instrucción de personas en la conducción y administración de negocios dedicados a la comercialización de cosméticos, maquillaje, perfumería, artículos de cuero e imitaciones de cuero, joyería y bisutería, servicios de educación, enseñanza, formación, capacitación, entrenamiento e instrucción de personas en cosmetología en maquillaje facial en cuidados de higiene y belleza personal y en tratamiento facial, servicios de esparcimiento, entretenimiento y recreo, producción de eventos artísticos, culturales y educativos [...]”.

Al respecto, la actora alegó que dicho signo cuenta con elementos distintivos adicionales, que permiten al consumidor identificarlo e

individualizarlo como marca, y que no es confundible con la marca previamente registrada “MAKEUP FACTORY”, que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que “MAKE UP” es una palabra de uso común, que no puede ser apropiada en forma exclusiva y debe ser excluida del cotejo y, por ende, el análisis entre los signos cotejados se debe realizar entre “EFECTO” y “FACTORY”, las cuales son diferentes. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. interpretación de los artículos 136, literales a), y 135, literales e) y g)5, de la Decisión 486, no así la del artículo 147 ibidem: “[…] ya que la oposición andina no es materia controvertida en el presente proceso

[…]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las

expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]”. 5 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17

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Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta

su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: EFECTO MAKE UP SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO6 6 Folio 12 del cuaderno núm 1. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18

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MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA7

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo nominativo “EFECTO MAKE UP”, de la parte actora, frente a la marca mixta “MAKE-UP FACTORY”, previamente registrada, a favor de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAKE UP S.A., es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se

requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las graficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que los distinguen. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se 7 Folio 12 del cuaderno núm. 1. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la

comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20

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Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera

más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto). Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de