CE - 13_110010324000200800062001SENTENCIA20220713164549_TCListadoTitulados133113760975731225-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION.

TESIS: - No se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados.

La invención no reúne los requisitos de patentabilidad. Las reivindicaciones no cumplen el requisito de claridad, previsto en el artículo 30 de la Decisión 486. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad BANK OF AMERICA CORPORATION, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19841, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 9251 de 30 de marzo, “Por la cual se niega una patente de invención” y 27249 de 29 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, por medio de las cuales la 1 Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO2 denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “SOPORTE

DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL

SOPORTE DE GRABACIÓN”.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la concesión del privilegio de patente de invención y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes, la parte actora expuso los siguientes: 1°. Manifestó que el 18 de marzo de 2003, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SUPERINTENDENCIA la solicitud de patente de invención titulada “SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN”, registrada con el número 03022576. 2°. Indicó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 517. 2 En adelante, la Superintendencia o la SIC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION 3°. Mencionó que mediante escrito de 25 de octubre de 2004, solicitó a la SIC que procediera a examinar la patentabilidad de la invención. 4°. Señaló que, mediante Oficio núm. 11132 de 29 de septiembre de

2006, la División de Nuevas Creaciones de la SIC la requirió para que presentara los argumentos pertinentes en relación con el concepto técnico núm. 1514, en respuesta de lo cual allegó escrito de 27 de septiembre de 2006, en el que se refirió a los argumentos técnicos y jurídicos que desvirtuaban la opinión del examinador. 5°. Expuso que mediante la Resolución núm. 9251 de 30 de marzo de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente. 6°. Expresó que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 27249 de 29 de agosto de 2007. I.2. Como fundamentos de derecho la demandante formuló los siguientes cargos de ilegalidad: - Violación de los artículos 29 de la Constitución Política; 35, inciso 1° y 59, inciso 1° del CCA, por falta de motivación seria, adecuada, suficiente y relacionada con la decisión adoptada en los actos acusados. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Aseveró que los conceptos técnicos 1514 y 416 en los que la SIC basó su decisión no hacen mención a documentos específicos que se refieran a tarjetas de datos con las características definidas en la solicitud denegada, que sirvan de antecedentes para el análisis de

los requisitos de patentabilidad. Adujo que la SUPERINTENDENCIA no estableció ningún documento específico como anterioridad a la invención en cuestión, ni suministró evidencias que demostraran que la solicitud era conocida en el estado de la técnica. Aseguró que la SIC no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ni las indicaciones del Manual Andino, porque no mencionó ningún documento como anterioridad que afectara la novedad o el nivel inventivo de la invención, por cuanto no demostró con pruebas verdaderas, contundentes y suficientes la existencia de documentos que mencionen tarjetas de datos miniatura que comprendan una banda magnética caracterizada por contener dos pistas, las cuales a su vez comprenden datos codificados a densidades mayores de 82 bits por centímetro y 29 bits por centímetro; así como tampoco demostró que la solución aportada con la invención hubiese sido obvia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION - Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no conceder el privilegio de patente a una invención que cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, a partir de una interpretación errónea de la normativa comunitaria.

Explicó que la SIC, en las resoluciones acusadas, efectuó una errada

interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, cuando sostuvo que “ni la Decisión ni su Reglamento establecen específicamente cómo se deben definir los conceptos de producto y procedimiento, por lo que la Oficina ha acudido a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes para darle algún entendimiento a los mismos. En dicho documento guía se especifica, al igual que en la Decisión 486, que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento, siendo las reivindicaciones de producto las que define el objeto que se desea proteger mediante características estructurales o de función”. Reprochó la citada interpretación, habida consideración que no existe ninguna norma que consolide la Guía sobre el Examen de las Solicitudes de Patente como un requisito adicional a los establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486, de ahí que no sea procedente denegar la solicitud de patente, alegando que no es posible combinar características estructurales con características funcionales de un producto. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Precisó que el párrafo 57 de la citada Guía dice que las reivindicaciones, según su objeto, pueden ser de producto o de procedimiento, pero de dicho párrafo no se puede deducir, como lo pretende la demandada, que las reivindicaciones de una patente deban contener una sola clase de características. - Violación de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no es posible denegar una solicitud de patente por falta de claridad, como lo sostuvo la Oficina Nacional. Indicó que según el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, aspectos que se cumplieron a cabalidad en la invención solicitada, pues si bien es cierto la descripción que tuvo en cuenta el examinador, contenida en el folio 5 de la solicitud, “no se encuentra claramente definida”, también lo es que las reivindicaciones sí fueron explicadas de manera precisa, razón por la cual la supuesta “falta de claridad” no podía servir de argumento a la SIC para no conceder la patente. Expuso que de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 27 del capítulo reivindicatorio, la solicitud buscaba proteger una tarjeta de datos que comprende una primera cara, una segunda cara y un medio de almacenamiento de información, cuyas medidas son menores a 4.79 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION por 8.57, y que aporta al campo técnico de las tarjetas de datos una nueva manera de lograr que aquellas sean reducidas sin que pierdan sus características de almacenamiento de información.

Sostuvo que el objeto de la invención presenta ventajas significativas frente al estado de la técnica, cuyo resultado no era obvio para una persona versada en la materia al momento de la

presentación de la solicitud. Añadió que la postura de la SUPERINTENDENCIA desconoció el artículo 45 de la Decisión 486, por falta de aplicación, pues de considerar que la solicitud de patentabilidad no era clara o no reunía los requisitos legales, debió requerir a la peticionaria, a fin de que respondiera a los respectivos requerimientos, “cuantas veces sea necesario”. - Violación de los artículos 35, inciso 2° y 59, inciso 2° del CCA, por cuanto la Oficina Nacional no resolvió todas las cuestiones que le fueron planteadas en la respuesta a las objeciones y en el recurso de reposición interpuesto contra el acto que denegó la solicitud de patente, pues se abstuvo de pronunciarse respecto del argumento relativo a que la información suministrada por la interesada era suficiente para efectuar el examen de patentabilidad y a que el examinador no aportó evidencia de la existencia en el estado de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION técnica de documentos que divulguen una tarjeta con características similares a las de la invención denegada.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del proceso ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. El apoderado3 de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos: Señaló que de acuerdo con el capítulo III del Manual Andino de Patentes, el procedimiento legalmente establecido para calificar una solicitud de patente consiste en determinar si el pliego cumple o no lo dispuesto por los artículos 14 y 30 de la Decisión 486 y si se configuran o no excepciones a la patentabilidad; y que una vez precisado ello, el examinador procede a calificar la respectiva solicitud. 3 RAMÓN FRANCISCO CÁRDENAS RAMÍREZ. 4 Cfr. Folios 143 a 179. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Que la solicitud de la patente debe cumplir con unos requisitos de forma y de fondo y sus reivindicaciones deben ajustarse a la estructura de preámbulo y parte caracterizante, entendiendo el primero como el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce; y la segunda como las características propias de la invención que la distinguen del estado de la técnica, aspectos que no fueron incluidos en la invención denegada.

Que, asimismo, existen reivindicaciones independientes y dependientes, las primeras deben definir la invención mediante características técnicas y las segundas sirven para aclarar o delimitar alguna característica incluida en las primeras. Que, en el caso de la patente en estudio, la reivindicación 1 se refiere a formas geométricas que no son características técnicas que definan

el problema técnico de almacenamiento de datos, como se extrae de la reivindicación independiente, cuando señala: “una tarjeta de datos caracterizada porque comprende una primera cara y una segunda cara y un medio de almacenamiento de información donde dicha tarjeta tiene dimensiones que son menores de 4,79 cm por 8,57 cm”. Que las reivindicaciones de la invención no se ajustan al artículo 30 de la Decisión 486, puesto que las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda cara se conocen desde los años 70’s; Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION y las que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80’s.

Que la reivindicación independiente no define el problema de almacenamiento de datos que ahora arguye la demandante, sino que señala las dimensiones de la tarjeta, las que no se diferencian del estado del arte, teniendo en cuenta que constituye solo una modificación de proporción que al momento de radicación de la prioridad reconocida estaba al alcance de un técnico en el arte. Que en el examen de patentabilidad no es necesario que las objeciones se respalden en documentos, como lo entiende la actora, pues es suficiente con “los conocimientos y experiencias del examinador”. Que “la interesada no sabe a que se refieren los requisitos del artículo 30 o no los entiende o las dos cosas (…); no queda claro por quién nos toma la memorialista (…); por nuestra experiencia sabemos que si se

hace un segundo requerimiento el problema no se soluciona porque siempre se hace lo mismo (…); el examinador es quien conoce la materia (…) y quien estima y decide si se notifica una segunda o incluso una tercera vez (…) esa es una potestad de la oficina que no podemos ni vamos a cederle a nadie por ningún motivo; (…) es evidente que quien represente a un solicitante conoce la norma, los procedimientos y las jurisprudencias dictadas (…) por lo que jugar al tonto y tratar aparecer (SIC) como quien no entendió o no sabe a qué se refiere una Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION objeción (…) no son razones que controviertan (…); el examinador muy respetuosamente se permite sugerir al honorable Consejo de Estado que en la providencia resolutoria establezca para quienes litigan en patentes que sean sometidos a un examen en esos temas y se les otorgue una licencia (…), pues resulta casi imposible tratar de hacer entender el contenido de un traslado a un representante que desconoce estos temas, (…) pues no está en capacidad de comprender

(…)5. Por último, el apoderado de la SIC se refiere a una actuación administrativa que no corresponde al presente proceso6. III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, señaló que7:

“[…] 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención «SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN» solicitada por BANK OF AMERICA CORPORATION no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, que establece: 5 Cfr. Folios 154, 157, 158, 159 y 160 del cuaderno núm. 1. 6 Cfr. Folios 162 a 179. 7 Proceso 650-IP-2018 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION «Artículo 14. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (…) La novedad En el proceso interno, la SIC denegó el privilegio de la patente

«SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN» solicitada por BANK OF AMERICA CORPORATION, entre otros, por falta de novedad (…). Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

(…) El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente «SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN» solicitada por BANK OF AMERICA CORPORATION fue denegada por la SIC, entre otros, por no haber cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo. En ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. En relación con este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.» Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la

elaboración de la regla técnica. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias

entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.

• En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo. «(…) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (…)» - La búsqueda de información y lo documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. «(…) La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que

los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características (…)». - « (…) Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de Ay B, no habrá nivel inventivo características (…)» - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes las siguientes preguntas:  ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;  ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y  ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

4. Las reivindicaciones y el análisis de la patentabilidad.

El requisito de claridad y concisión 4.1. En el presente proceso, la SIC señaló que las

reivindicaciones realizadas a la solicitud presentada por Bank of America Corporation sobre el privilegio de la patente "SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN" no habrían cumplido con el requisito de claridad y concisión, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal virtud, es pertinente analizar este tema. 4.2. Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de la patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática. (…) 4.4. De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto '(...)deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...) Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada'.

(…) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION 4.6. La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación.

Se ha dicho que "definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término". 4.7. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. 4.8. En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad. 4.9. En relación al tema, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece: «Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Artículo 30),

para que:

1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas». 4.10. Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00

Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

5. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486.

El examen de forma. El examen de patentabilidad 5.1. Dado que en el proceso interno se discute si la SIC cumplió o no con lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486; presuntamente, por no haber realizado otro examen de patentabilidad basado en las nuevas reivindicaciones presentadas por Bank of America Corporation, este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema.

El examen de forma 5.2. De conformidad con el Artículo 38 de la Decisión 486, para obtener una patente es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite, la oficina nacional competente la examinará dentro de los treinta días siguientes contados a partir de la fecha de presentación para determinar si cumple con los requisitos formales. 5.3. La solicitud y el petitorio de una patente deben estar acompañadas de los documentos señalados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, según corresponda. Además, deberán consignarse aquellos requisitos que de acuerdo con el caso concreto sean necesarios y que establezca la legislación interna del respectivo país miembro. 5.4. El Artículo 39 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al