CE - 14_110010324000200900501001sentencia20220217112813_TCListadoTitulados133113671528648286-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00

Referencia: Acción de nulidad relativa

Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS

S.A.-

TESIS: LA ACTORA NO CUMPLIÓ CON ACREDITAR EL REQUISITO QUE DEBE REUNIR LA OPOSICIÓN PARA SER PROCEDENTE, ESTO ES, EL RELATIVO A LA EXISTENCIA EN OTRO PAÍS MIEMBRO DE

LA COMUNIDAD ANDINA DE UNA MARCA PREVIAMENTE

REGISTRADA IDÉNTICA O SIMILAR AL SIGNO QUE SE PRETENDE

REGISTRAR, AL INCUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS

EN EL ARTÍCULO 259 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS S.A. -PROCAPS S.A.- mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 014923 de 27 de junio de 2005, "Por la cual se

decide una solicitud de registro de marca" y 17693 de 5 de junio 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 24280 de 16 de julio de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 17 de agosto de 2004 la COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. -CIPA S.A.- solicitó el registro como marca del signo mixto “ACUAVIT”, para amparar productos comprendidos en la Clase 312 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial presentó oposición contra el registro solicitado, por cuanto es titular de las marcas nominativas “PROCAPS AQUAVIT”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos agrícolas, hortícolas,

forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- en Colombia y Bolivia; y “AQUAVIT”, en la misma Clase, en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 3º: Que, a través de la Resolución núm. 014923 de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC3 declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 17693 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 24280 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486, por falta de

aplicación, en cuanto concedió el registro de la marca “ACUAVIT”, 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que carece de distintividad.

Manifestó que el signo cuestionado no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para ser registrado como marca, dado que presenta una semejanza significativa frente a la familia de marcas “PROCAPS AQUAVIT” y “AQUAVIT”, de la cual es titular. Señaló que la SIC no efectuó un correcto examen de confundibilidad, por cuanto se abstuvo de analizar si el signo “ACUAVIT” cumplía con los presupuestos básicos para que procediera su registro como marca, tales como: i) ser susceptible de representación gráfica; ii) gozar de capacidad distintiva y; iii) ser perceptible por los sentidos. Que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a), ibidem, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, el signo “ACUAVIT” es similarmente confundible con las marcas previamente registradas a su favor “PROCAPS AQUAVIT” y

“AQUAVIT”.

Sostuvo que al efectuarse el análisis de confundibilidad entre las expresiones confrontadas, al ser apreciadas en conjunto, sin

escindir los elementos que las componen y teniendo en cuenta la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- primera impresión en el público consumidor, se evidencia que puede generar riesgo de confusión directa e indirecta.

Indicó que es propietario de una familia de marcas, toda vez que cuenta con derechos adquiridos sobre la expresión “AQUAVIT” en varios estados; y que permitir el registro de la marca “ACUAVIT”, para identificar productos relacionados entre sí, generaría riesgo de confusión directa en el público consumidor y una indebida asociación empresarial, por cuanto el consumidor promedio podría creer, erróneamente, que pertenecen al mismo empresario o que existe una relación contractual entre los dos titulares de las mismas. Señaló que al efectuarse el estudio de confundibilidad de las expresiones “AQUAVIT” y “ACUAVIT”, apreciando más las semejanzas que las diferencias, se evidencia que son similarmente confundibles, desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que están compuestas por tres sílabas, siete letras de las cuales seis son idénticas; y que, además, cada una contiene tres consonantes, dos de ellas iguales, así como las mismas cuatro vocales, todas ellas dispuestas en igual posición. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- Manifestó que la coexistencia en el mercado de los signos confrontados genera conexión competitiva, toda vez que están estrechamente relacionados, usan los mismos canales de comercialización y similares medios de publicidad.

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 147, ibidem, por indebida aplicación, por cuanto al interior del procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma sus derechos en materia marcaria, toda vez que cumple con los parámetros dispuestos para presentar legítimamente una oposición contra la solicitud de registro de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina. Señaló que la normativa marcaria no establece ningún requisito especial ni adicional para legitimar a un tercero con el objeto de presentar una oposición frente a la solicitud de un signo que pueda lesionar sus intereses; sin embargo, la entidad demandada acogió la tesis, según la cual, si la normatividad andina no establece formalidades legales, necesariamente se debe acudir a la normatividad interna, con el objeto de beneficiar la posición procesal del solicitante, vulnerando de esta forma el principio de economía dispuesto en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo -CCA-, que indica que no deberán exigirse Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- formalidades adicionales a las exigidas expresamente por la Ley. Lo anterior, en virtud del principio de primacía del derecho sustancial sobre el procedimental, previsto en el artículo 228 de la

Constitución Política. Concluyó que la SIC al no tener como prueba la copia simple del certificado de registro de la marca “PROCAPS AQUAVIT” en Bolivia, que fue allegada oportunamente con el escrito de oposición en el proceso administrativo, violó principios fundamentales previstos en la Constitución Política y el CCA. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones de la actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, puesto que los actos acusados fueron expedidos con estricta observancia de las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que, según lo dispone el artículo 147 de la Decisión 486, estará legitimado para presentar oposición contra una solicitud de registro de un signo idéntico o semejante al de su propiedad en otro País Miembro, quien previamente haya solicitado el registro de la misma expresión en ese País y, en todo caso, hubiese acreditado su interés real en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Expresó que para que la oposición andina prospere se deben cumplir los siguientes requisitos: i) que el opositor sea titular de una marca registrada en algún país miembro de la Comunidad Andina o que exista solicitud de trámite; ii) que el opositor acredite el interés real en el mercado y para ello debe existir solicitud previa de registro de la marca opositora en Colombia; y iii) que entre los signos cotejados se presente identidad o semejanza y conexidad entre los productos y/o servicios de manera que pueda inducir al público en error. Sostuvo que si bien es cierto que la demandante mostró interés real por obtener el registro de la marca “PROCAPS AQUAVIT”, también lo es que no presentó, junto con el escrito de oposición, copia del certificado de registro de la misma en Bolivia, de la cual es titular, con el lleno de los requisitos legales exigidos por la normatividad interna. Agregó que la norma supranacional, esto es, la Decisión 486, al no regular todos los posibles supuestos de hecho, ha establecido que para dichos asuntos no comprendidos en ella, se aplique la legislación interna y así alcanzar la plenitud hermenéutica del ordenamiento jurídico, y que, en virtud de lo anterior, era dable Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- aplicar lo previsto en el artículo 259 del Código de Procedimiento

Civil, vigente para ese momento, que dispone lo siguiente: “[…] ARTÍCULO 259. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano. […]”. Concluyó que, en atención a que la sociedad demandante no demostró en debida forma la existencia de la marca registrada en Bolivia, consideró innecesario pronunciarse respecto del riesgo de confundibilidad. II.2.- La COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. -CIPA S.A.-, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la marca “ACUAVIT” cumple con los requisitos objetivos establecidos para su registro, dado que es suficientemente distintiva, es susceptible de representación gráfica y ostenta la capacidad de individualizar los productos que pretende amparar. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- Señaló que la marca “ACUAVIT” goza, por una parte, de distintividad intrínseca, por cuanto puede existir independientemente de otros signos, tal y como lo dispone el artículo 134 de la Decisión 486 y, por la otra, de distintividad extrínseca, toda vez que no es similarmente confundible con una expresión anteriormente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o respecto de los cuales su uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136, literal a), ibídem.

Indicó que, por lo anterior, a su juicio, es evidente que no puede aplicarse la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, al no existir registro ni solicitud previa de la expresión solicitada en este proceso. Adujo que si bien es cierto que en la actualidad la actora cuenta con el registro de la marca “PROCAPS AQUAVIT” con certificado de registro núm. 301465, en Clase 5ª, omitió de mala fe declarar que dicho registro fue solicitado con posterioridad al de la marca cuestionada “ACUAVIT”; y que la misma es el resultado de la demostración del interés real en el mercado al presentar la oposición andina, por lo que no puede entenderse ésta como un antecedente válido. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- Mencionó que la sociedad demandante allegó una copia simple de la solicitud de registro de la marca “PROCAPS AQUAVIT” en Bolivia y, aún con la presentación de la demanda, no aportó legalmente el certificado de registro de la misma, además teniendo en cuenta que sería el único referente que lo pueda legitimar para presentar oposición, toda vez que los demás certificados anexados con el escrito de oposición dan cuenta del registro de esa expresión en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, estados que no pertenecen a la

Comunidad Andina. Sostuvo que en atención a la remisión normativa señalada en el artículo 276 de la Decisión 486, para establecer el valor probatorio de la copia simple de solicitud de registro del signo “PROCAPS AQUAVIT” en Bolivia, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil -CPC-, que exige la autenticación de documentos expedidos en el extranjero, requisito que no se cumple en el presente caso. Reiteró que la demandante no aportó con el escrito de oposición en el proceso administrativo ni con la demanda, el certificado legalmente válido para demostrar la titularidad de la marca “PROCAPS AQUAVIT” en Bolivia, que le sirviera de fundamento para presentar su oposición contra la solicitud de registro de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

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marca “ACUAVIT” en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Alegó que tampoco se demostró que la demandante acreditara, en calidad de opositor, el interés real en el mercado del País Miembro donde formuló la oposición, toda vez que presentó solicitud de registro del signo “PROCAPS AQUAVIT”, el mismo día que se solicitó el registro de la expresión cuestionada “ACUAVIT”, razón por la cual no se cumple con el supuesto fáctico señalado. Estimó que la acción procedente no es la de nulidad absoluta, tal como lo dispone el artículo 172 de la Decisión 486, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho y propuso como excepción la caducidad de la acción, por cuanto ya habían pasado más de cuatro meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución que decidió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que concedió el registro de la marca “ACUAVIT” en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza a su favor, para lo cual indicó que los actos acusados quedaron debidamente ejecutoriados el 28 de julio de 2008 y la demanda se presentó el 4 de septiembre de 2009, es decir, cuando el plazo ya había fenecido.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.2La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual insistió que entre los signos enfrentados “AQUAVIT” y “ACUAVIT”, se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, susceptibles de generar confusión en el público consumidor. IV.2En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como la Agencia del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, literal a) y 147 de la Decisión 486 por ser pertinentes. […] 4 Proceso 669-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ACUAVIT (mixto) y la marca “PROCAPS AQUAVIT”

(denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin

embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes

expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo ACUAVIT (mixto) y la marca PROCAPS AQUAVIT (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructuradas, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el singo; y arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico

(una o varias imágenes). Las combinaciones de estos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16

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elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17

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Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.- Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:  Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.  Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.  Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos

a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen más minucioso, teniendo en cuenta que uno de los signos ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ACUAVIT (mixto) solicitado por la COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. CIPA S.A. y la marca PROCAPS AQUAVIT (denominativa) registrada a favor de PROCAPS S.A.

3. Familia de marcas

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3.1. De acuerdo con lo alegado por PROCAPS S.A., esta sería titular de una familia que presenta como elemento preponderante y común el término AQUAVIT, por lo que se desarrollará dicho tema. 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3. En el derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podrá inducir a confusión. […] 3.5. A fin de remitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del

término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, tiendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencia, pues son las semejanzas lasa que podrá percibir el público como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

4. La oposición andina. El interés real en el mercado 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso PROCAPS S.A. planteó oposición andina en contra de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. CIPA S.A. por el registro del signo ACUAVIT (mixto), es necesario desarrollar el alcance de este tema.

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