CE - 15_110010324000200700011001SENTENCIACONFIGURA20220707183733_TCListadoTitulados133113760300630324-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020070001100

Actor: BANCO DE LA REPÚBLICA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: RAFAEL ANTONIO NIETO VANEGAS Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad de nulidad relativa, presentó el Banco de la República en contra de la Resolución No. 8883 de 11 de abril de 2006, por medio de la cual se concedió el registro de la marca «TISQUESUSA» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Rafael Antonio Nieto Vanegas.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el 13 de

diciembre de 2006 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del Banco de la República presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No 8883 de fecha 11 de abril de 2006, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca TISQUESUSA (mixta) para identificar bebidas alcohólicas, excepto cervezas, productos de la clase 33 de la clasificación internacional.

2. Como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene la cancelación del registro de la marca TISQUESUSA

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Demandante: Banco de la República

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

(mixta), certificado de registro No. 313281, vigente hasta el 11 de abril de 2016.”. 1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que, con fecha 26 de septiembre de 2005, el señor Rafael Antonio Nieto Vanegas solicitó el registro de la marca «TISQUESUSA» para identificar productos en la clase 33 del nomenclátor internacional.

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 557 de 31 de octubre de 2005, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 8883 de 11 de abril de 2006, la División

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «TISQUESUSA» (mixta) a nombre de Rafael Antonio Nieto Vanegas, bajo el certificado de registro No. 313281. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

5. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la SIC vulneró el artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6. Sostuvo que el literal g) antes mencionado, dispone que no podrán registrarse como marca los signos que consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

7. Indicó que, en desarrollo de la citada prohibición, la SIC ha negado el registro de marcas que contienen el nombre, caracteres y denominaciones que constituyan la manifestación de nuestras culturas indígenas.

8. Recordó que la expresión «TISQUESUSA» corresponde al nombre del Zipa o Rey Muisca que existía en la sabana de Bogotá cuando los españoles arribaron a este territorio, razón por lo cual no puede ser utilizado.

9. Mencionó que la violación se hace más evidente por cuanto la marca incorpora como elemento gráfico la figura del Poporo Quimbaya, el cual representa una de las piezas arqueológicas más representativas de la cultura prehispánica colombiana,

siendo la pieza que dio origen al Museo de Oro por parte del Banco de la República. 3

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Demandante: Banco de la República

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

10. Por último, concluyó que el signo «TISQUESUSA» no resulta apto para el registro como marca, y su concesión, por parte de la SIC, contraviene la prohibición que consagra el literal g) plurimencionado, ya que la expresión TISQUESUSA, así como el elemento gráfico (POPORO), constituyen nombres y figuras que son manifestaciones de nuestra cultura indígena.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

11. El despacho sustanciador tuvo por no contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto el escrito contentivo de la misma fue presentado de manera extemporánea1. 2.2. Intervención del tercero interesado – Rafael Antonio Nieto Vanegas

12. El tercero interviniente se pronunció en esta etapa procesal afirmando que no ha violado el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues no se ha apropiado del nombre de ninguna comunidad indígena afroamericana o local.

13. Señaló que la marca «TISQUESUSA» evoca el nombre de un cacique indígena, mas no a la comunidad a la que presuntamente perteneció, la cual ya está extinta.

14. Mencionó que no usa ni ha usado o reivindicado la figura del Poporo Quimbaya,

renunciando expresamente a dicho uso o propiedad.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

15. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 284-IP-2014 de fecha 19 de agosto de 2015, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, eran aplicables al caso bajo análisis, interpretando el articulo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. A lo que se agrega que analizó, de oficio, el contenido de los literales a), b) y g) del artículo 134 de la mencionada Decisión.

16. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó lo siguiente: «[…] PRIMERO: La marca mixta es una unidad compuesta por un elemento denominativo y otro gráfico. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 1 Folio 202

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Radicacion: 11001032400020070001100

Demandante: Banco de la República Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En relación con la figura del Poporo incluida en el signo solicitado para registro, el juez consultante deberá determinar en su orden lo siguiente: - Si fue expresamente presentado como elemento explicativo por el solicitante. - Si la oficina nacional lo publicó haciendo la aclaración expresa de que el Poporo era un elemento explicativo. - Si el certificado de registro establece claramente que el Poporo es un elemento explicativo. - Si dicho elemento en realidad puede ser considerado como explicativo, es decir, si es insertado de buena fe, si no se insertó para ser utilizado a título de

marca, si se insertó únicamente con propósito informativo, y si no induce al público consumidor a error. El Tribunal advierte que dicho análisis debe estar mediado por lo establecido sobre la causal de irregistrabilidad de un signo por consistir en la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

SEGUNDO: El artículo 136 literal g) de la Decisión 486 contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que: a) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales. b) Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales. c) Constituyan la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

Las dos primeras causales de irregistrabilidad no revisten mayor dificultad debido a que es posible, y además correcto, realizar una interpretación literal. Sin embargo, la tercera causal requiere dilucidar qué se entiende por “expresión” o “práctica” cultural. Conceptos que deben ser interpretados según el método sistemático por comparación con otras normas o tratados internacionales, fundamentalmente, a la luz de los instrumentos internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante, la UNESCO), por ser la Organización Internacional competente en la materia.

TERCERO: La noción de “patrimonio cultural” es limitada, en el sentido de la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural

Inmaterial. Lo estipulado en cuanto a signos que “constituyan la expresión de su cultura o práctica” se refiere a expresiones artísticas, sean éstas verbales, musicales, corporales o tangibles. Las expresiones culturales tradicionales, también llamadas expresiones del folclore, engloban “la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o culturales”. Siendo posible apreciar que la mencionada figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana. 5

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Demandante: Banco de la República Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En consecuencia, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural

(Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales. En el presente caso, teniendo en cuenta las pautas interpretativas expuestas en la presente interpretación prejudicial, el Juez consultante deberá determinar si el signo Tisquesusa puede subsumirse en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

CUARTO: En caso el Juez consultante considere que el signo solicitado se

encuentra comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, dicho literal establece como excepción que la solicitud haya sido presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso. La problemática relativa a cómo lograr el “consentimiento expreso” de las comunidades indígenas no es desarrollada en la Decisión 486. Por lo tanto, debe ser resuelta según la normativa interna de cada País Miembro. Correspondiendo a cada legislación nacional determinar la forma cómo se debe lograr dicho consentimiento, complemento indispensable que debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, así como al desarrollo universal e interamericano en la defensa de los derechos humanos.. […].»

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

17. El 31 de marzo de 20162, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante en dicha oportunidad reiteró, en esencia, los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda. El tercero interviniente y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal3. 4.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

18. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, y, por el contrario, las

decisiones administrativas se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

19. Para sustentar sus argumentos se limitó a señar que la concesión de la expresión «TISQUESUSA» no incurre en causal de irregistrabildiad alguna, para lo cual transcribió las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia. 2 Folio 325 3 Folio 356

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Demandante: Banco de la República

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como en lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el Banco de la República en contra de la Resolución No. 8883 de 11 de abril de 2006, a través de las cual se concedió el registro de la marca «TISQUESUSA» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Rafael Antonio Nieto Vanegas.

22. La parte actora señaló que el administrativo acusado es nulo, en tanto la marca «TISQUESUSA» es irregistrable, puesto que se está otorgando a un particular un privilegio de uso sobre expresiones culturales de las comunidades indígenas

colombianas.

23. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal g) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, normas cuyo texto es el siguiente: «Artículo 134A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7

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Demandante: Banco de la República Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular

cuando: (..) g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea

presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, […]».

24. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «TISQUESUSA» (mixta) identificada con el registro marcario número 313281, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra caducada.

25. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 11 de abril de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, y es un hecho cierto que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que SIC determinó que estaba caducada.

26. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 7 de diciembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «TISQUESUSA»5. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 10 de febrero de 2021, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como

se puede apreciar en la siguiente imagen:

27. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 5 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020

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Demandante: Banco de la República

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]».

28. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro

permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. (…) La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.».

29. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 7 de diciembre de 2020, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

[…] 9

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Demandante: Banco de la República Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el

estado actual del registro número 313281, correspondiente a la marca mixta «TISQUESUSA», cuyo titular es el señor Rafael Antonio Nieto Vanegas, tercero interesado en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]».

30. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, la parte demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso guardaron silencio.

31. Es preciso poner de relieve que el apoderado judicial del Banco de la República, parte actora en este proceso, solicitó analizar la pertinencia de la aplicación a esta controversia del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, porque, en su criterio, la causal contenida en el literal g) del artículo 136 de la mencionada Decisión no ha desaparecido ni perdido su aplicabilidad, en la medida en que la

resolución demandada vulneró dicha norma andina, ya que concedió un signo que consistía en el nombre de una comunidad indígena, además de constituir una expresión cultural de la misma.

32. La Sala considera que, contrario a lo señalado por el apoderado judicial de la parte actora, la causal de nulidad si desapareció y la misma perdió vigencia en su aplicación, en tanto que caducó el registro marcario cuya nulidad se depreca y, por ende, el mismo no se encuentra surtiendo efecto alguno.

33. Debe advertirse que la norma comunitaria es clara en señalar que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver de fondo la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

34. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que esta corporación ha señalado en diferentes oportunidades que la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario, razón por la cual cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito

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Demandante: Banco de la República Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya6.

35. Significa lo anterior que la operancia del fenómeno de la caducidad ante la falta de renovación de una de las marcas en conflicto, habilita al juez para la aplicación

de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala)

36. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

37. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013.

«Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]»

38. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que 6 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.

Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 11

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Demandante: Banco de la República Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

39. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

40. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la

Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.

41. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.

42. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 313281 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por el Banco de la República dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

43. Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «TISQUESUSA» (mixta).

44. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción

de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20197, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 12

Radicacion: 11001032400020070001100

Demandante: Banco de la República Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]». (Destacado y subrayado fuera de texto).

45. En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del

registro marcario, tiene