CE - 15_110010324000201000065001SENTENCIA20221025111005-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00

Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceras Interesadas: McDonaldss International Property Company Ltd -Manufacturas

Alimenticias Colombianas Ltda.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA - Propiedad Industrial / Registro Marcario / Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Utilización en exclusividad de la partícula MAC.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial instauró la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., con miras a que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «MAC POLLO» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y negó el reconocimiento de la titularidad en exclusividad de la expresión MAC.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo

de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A. -en adelante Avidesa-, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA1, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC-, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 14520 del 30 de marzo de 2009, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir productos comprendido en la Clase 29 Internacional. 1 Folio 89 cuaderno principal. 2

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Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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SEGUNDA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 24093 del 14 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 14520 del 30 de marzo de 2009, en sede de Reposición.

TERCERA: Que se declare la nulidad parcial la Resolución No. 36376 del 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No

14520 del 30 de marzo de 2009, en sede de Apelación.

CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder de forma plena el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, en el sentido de reconocer el Derecho Real de Dominio que le asiste a la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A sobre el sufijo “MAC/MC”, sin que sea posible excluirlo de los derechos de exclusiva otorgados por el registro de la marca. (…)». (resaltado fuera de texto)

I.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que la sociedad Avidesa, por medio de apoderado judicial, presentó ante la SIC la solicitud de registro del signo «MAC POLLO»

(mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir «carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocida; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles».

3. Expresó que, luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 565, las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald’s International Property Company Ltd. -en adelante McDonald’spresentaron escrito de oposición a la solicitud de registro.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 14520 de 30 de marzo de 2009, la

División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas, concedió el registro del signo «MAC POLLO» (mixto) y negó el reconocimiento de la titularidad en exclusividad de la expresión MAC, frente a lo cual las sociedades Avidesa, Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald’s presentaron recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

5. Informó que, mediante la Resolución No. 24093 de 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.

6. Finalmente, puso de presente que, a través de la Resolución No. 36376 de 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad

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. Industrial se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos, se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, así como el artículo 61 de la Constitución Política.

8. Indicó que la SIC, al abstenerse de reconocer la exclusiva titularidad de la expresión MAC/MC, lesionó los derechos de propiedad industrial que tiene la

sociedad actora.

9. Mencionó que Avidesa fue la primera sociedad en Colombia que presentó solicitudes de registro utilizando las expresiones MAC/MC, lo cual le otorga un derecho prioritario y preferente respecto de las mismas.

10. Indicó que ha demostrado a lo largo de los años la notoriedad de sus marcas en el mercado, buscando con ello, entre otros aspectos, oponerse a las solicitudes que buscan incluir el prefijo MAC/MC.

11. Consideró que la marca «MAC POLLO» pertenece a la familia de marcas de Avidesa, las cuales son altamente posicionadas y notorias dentro del mercado colombiano, y resaltó que también son reconocidas por la utilización de la expresión

MAC/MC.

12. En tal sentido, manifestó que las expresiones MAC/MC son partículas sustanciales, especiales, predominantes y características de las marcas registradas y respecto de las cuales sí existe un derecho de exclusividad que le asiste a su sociedad.

13. Finalmente, señaló que la entidad demandada, al negarle el derecho de exclusividad en comento, desconoció un derecho previamente adquirido, lo que podría convertir a la marca anterior en un signo débil, de libre reproducción y propenso al riesgo de confusión.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio.

14. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente

a derecho y a lo establecido en las mismas. 4

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15. En primer lugar, manifestó que la acción incoada se encuentra caducada, en tanto que “la resolución que dio fin a la actuación administrativa fue notificada mediante fijación en lista que se llevó a cabo entre los días 10 de agosto y 24 de agosto de 2009, sin embargo, la demanda fue presentada hasta el 11 de febrero de 2010, sendos días después de lo dispuesto para tal fin, fechas que permiten concluir sin lugar a duda que la acción se encontraba caducada”.

16. En segundo lugar, mencionó que comoquiera que la marca cuestionada «MAC POLLO», únicamente contiene la expresión MAC, y que fue frente a la misma que la entidad consideró que era de uso común, el análisis debe centrarse sobre dicha partícula, pues el vocablo MC no hace parte del conjunto marcario y no está en discusión.

17. Precisó que la referida partícula MAC es de uso común e inapropiable, razón por la que la SIC se permitió hacer salvedad sobre la misma y abstenerse de reconocer exclusividad sobre la misma.

18. Indicó que no erró al señalar que el uso de la palabra MAC no puede, de ninguna forma, ser apropiada por una sociedad y/o persona natural, habida cuenta que la misma es de uso común, por lo que es imposible conceder un monopolio respecto de dicha partícula, puesto que se estaría afectando a los empresarios que consolidaron y posicionaron su marca en el mercado.

19. Aseveró que la marca cuestionada se encuentra conformada por varios elementos nominativos que la hacen suficientemente distintiva, pudiendo coexistir en el mercado con otros signos, sin que ello implique, como lo pretende hacer ver la actora, un monopolio injustificado respecto de la expresión MAC.

II.2. Intervención de la sociedad McDonald’s

20. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó respecto del cargo de la violación del artículo 61 de la Constitución Política, que este carece de sustento, en la medida que la sociedad demandante no ostenta un derecho exclusivo sobre la partícula MAC, pues este recae en la sociedad que representa en virtud de los múltiples registros que es titular.

21. Expresó que no podía Avidesa fundar un derecho adquirido de la expresión MAC sin ser titular de un registro marcario sobre la misma, por lo que, al no existir tal derecho, tampoco la Superintendencia de Industria y Comercio podía defraudar una seguridad que no estaba sustentada en un registro concedido.

22. Mencionó que la SIC no podía reconocer a través de los actos acusados un derecho exclusivo, cuando el objeto de la solicitud del registro era una marca mixta y compleja.

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23. Aseveró que la palabra MAC carece de fuerza distintiva al ser esta comúnmente utilizada como prefijo en diversos apellidos de origen anglosajón y ser conocida en nuestro medio, pues, contrario a ello, su relevancia marcaria deriva de la original y

particular destinación que le ha dado su creador como un identificador comercial de productos.

24. Finalmente, el tercero interviniente indicó que la demanda carece de objeto porque está dirigida a la parte motiva de los actos administrativos más no a su parte resolutiva.

II.3. Intervención de la Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas S.A.

25. La sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas S.A., a pesar de haber sido debidamente notificada, no intervino en esta etapa procesal2.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 117-IP-2016 de fecha 4 de septiembre de 2017, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto que se examina.

27. En la mencionada interpretación prejudicial se señaló que se interpretarían los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. De oficio fueron interpretados los artículos 135 literal g), 136 literal h), 224, 228 y 229 de la mencionada Decisión. No se realizó interpretación del artículo 134 por considerarse que no era aplicable al caso concreto. Efectuadas las anteriores precisiones, debe señalarse que el Tribunal se pronunció en los siguientes términos: «[…] 4.1. Como en el proceso interno se discute si la partícula o palabra MC/MAC es de uso común, el Tribunal abordará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencia! que ha trazado al respecto.

4.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 4.3. De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: 2 Folios 273 y 274 6

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio . ( ... ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 4.4. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad. 4.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en

su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4. 7. Como se ha señalado anteriormente, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 4.8. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.9. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación, se deberá determinar si las palabra o partícula MC/MAC es de uso común en las

Clases 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. Mediante auto de 7 de marzo de 2018, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. la parte demandante, la parte demanda y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público y la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas S. A. no hicieron pronunciamiento en esta etapa procesal.

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V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

29. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

V.2. La excepción de caducidad formulada por la SIC

30. La SIC, en el escrito de contestación de la demanda, formuló la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, en su criterio, la demanda fue instaurada con posterioridad al vencimiento del término de los cuatro meses (4) de que trata el numeral 2° del artículo 136 del CCA.

31. Para sustentar su solicitud, indicó que “la resolución que dio fin a la actuación administrativa fue notificada mediante fijación en lista que se llevó a cabo entre los días 10 de agosto y 24 de agosto de 2009, sin embargo, la demanda fue presentada

hasta el 11 de febrero de 2010, sendos días después de lo dispuesto para tal fin, fechas que permiten concluir sin lugar a duda que la acción se encontraba caducada”.

32. Sobre el particular, la Sala recuerda que la sociedad demandante presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo «Mac Pollo» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y negó el reconocimiento de la titularidad en exclusividad de la expresión MAC.

33. El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo definió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: «[…] Art. 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que se le modifiquen una obligación fiscal o la devoción de lo que pagó indebidamente. […]».

34. A su turno, el numeral 2° del artículo 136 ibidem estableció el término de caducidad de dicha acción en los siguientes términos: «[…] [L]a de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del siguiente día al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso […]».

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35. Para resolver, cabe resaltar que el acto administrativo que dio por concluida la actuación administrativa, esto es, la Resolución 36376 de 22 de julio de 2009, fue notificada mediante aviso fijado en la Secretaría de la entidad el día 10 de agosto de 2009 y desfijado el 24 del mismo mes y año (folio 49 anverso), por lo que el término para la contabilización de la caducidad inició en su contabilización el día 25 de agosto de 2009 y el mismo finalizó el 25 diciembre de esa misma anualidad.

36. Como quiera que el vencimiento del término acaeció en la vacancia judicialdía inhábil-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de CGP, el término se extendió al siguiente día hábil, esto es, hasta el 12 de enero de 2010.

37. Así las cosas, la Sala advierte, una vez efectuada la revisión del expediente, se observa que el libelo de demanda se presentó ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el día viernes 18 de diciembre de 2009 (folio 146 anverso), por lo que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, ya que, se reitera, el término se extendió hasta el 12 de enero de 2010; por consiguiente, la excepción de caducidad propuesta por la SIC no está llamada a prosperar y así se declarará en la parte resolutiva de la presente

providencia.

38. Cabe poner de relieve que el 11 de febrero de 2010, fecha a la que alude el apoderado de la SIC para sustentar su tesis, fue la fecha de reparto de la demanda entre los diferentes despachos que integran la Sección Primera, y no la fecha de radicación y presentación de la misma, como equivocadamente lo indica el citado apoderado judicial.

V.3.- El problema jurídico

39. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad AVIDESA, a través de apoderado judicial, los cuales se encuentran orientados a que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MAC POLLO (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y negó el reconocimiento de la titularidad en exclusividad de la expresión MAC.

40. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos parcialmente, en tanto se abstuvieron de reconocerle la exclusiva titularidad de la expresión MAC/MC, y señaló que los actos acusados desconocieron que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, altamente posicionada y notoria dentro del mercado, reconocida por el uso de las expresiones MAC/MC, para identificar productos alimenticios.

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41. Cabe advertir que comoquiera que la marca cuestionada «MAC POLLO», únicamente contiene la expresión MAC y que fue frente a la misma que la SIC estimó que era de uso común y, por lo tanto, inapropiable; la Sala considera que el examen debe realizarse sobre dicha partícula, pues el vocablo MC no hace parte del signo solicitado, tal y como lo señaló la entidad demandada.

V.4.- Las causales de irregistrabilidad en estudio V.4.1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

42. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del mencionado artículo 136.

43. Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar sí la partícula MAC/MC puede ser otorgada en exclusividad a la sociedad Avidesa y, por ende, no puede ser utilizada en otros registros marcarios.

44. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a), tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial que rindió en el proceso de la referencia.

V.4.2 Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

45. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135 literal g), 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es el siguiente: «[…] Artículo 135No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]

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. Artículo 224Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de

cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Artículo 229No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios,

o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero […]. 11

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. V.5.- El examen de registrabilidad

46. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

47. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

48. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que: «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»3.

49. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

50. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la

semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o productos; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, dos productos que se le ofrecen con un origen empresarial común4.

51. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que: « […] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]»5.

52. En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

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. distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.6. El caso concreto

53. Inicialmente, es preciso indicar que la marca objeto de la presente actuación,

es la siguiente:

54. Para efectos de resolver, y teniendo en cuenta lo considerado en la fijación del problema jurídico, se tiene que a la Sala le corresponde analizar si los actos administrativos acusados son nulos parcialmente al abstenerse de reconocerle la exclusiva titularidad de la expresión MAC que ostenta por ser titular de la marca

«MAC POLLO».

55. Una vez precisado lo anterior, y previa consideración de lo señalado tanto por el Tribunal de Justicia como por el tercero con interés en las resultas d