CE - 15_110010324000201100019001SENTENCIA20220330132624_TCListadoTitulados133113697045646942-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “DOS EQUIS XX” Y LA

MARCA MIXTA “XX” EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS,

FONÉTICAS Y CONCEPTUALES SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD

COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LA

CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CCM IP S.A. (Hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.), mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. núms. 16269 de 24 de marzo de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro 2

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) marcario”; 26763 de 26 de mayo de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos (C) de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 47113 de 31 de agosto de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo mixto “DOS EQUIS XX”, para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la

Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 22 de octubre de 2008, la sociedad CCM IP S.A.2, solicitó el registro como marca del signo “DOS EQUIS XX” (mixto), para 1 En adelante SIC. 2 Cabe señalar que dicha sociedad se fusionó con la compañía CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., por lo que se le tuvo como sucesor procesal de CCM IP S.A., mediante auto de 4 de febrero de 2022, conforme consta en el índice núm. 59 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) distinguir productos de la Clase 323 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A -POSTOBÓN S.A.-5 presentó oposición con base en el registro previo de las marcas “XX”

(mixta) en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y “DOS EQUIS XX” (mixta), la cual fue cancelada por no uso. 3º: Que mediante Resolución núm. 16269 de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad POSTOBÓN S.A., con fundamento en la marca previamente registrada “XX” (mixta) y, en consecuencia, denegó el registro de la marca “DOS EQUIS XX” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la citada Clase 32. 4º- Que contra la citada decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 26763 de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el

3 El signo fue solicitado para identificar el siguiente producto: “[…] Cerveza […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 En adelante POSTOBÓN S.A. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) segundo, mediante Resolución núm. 47113 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por interpretación errónea, al declarar fundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y negar el registro solicitado de la marca “DOS EQUIS XX” (mixta) para identificar cervezas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Advirtió que los signos en controversia “DOS EQUIS XX” y “XX” no son confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético, dada la diferenciación proporcionada por sus elementos gráficos y la relevancia de la expresión “DOS EQUIS” dentro del conjunto solicitado. Mencionó que, a su juicio, la marca previamente registrada “XX” es

puramente gráfica, por lo que puede ser percibida por el consumidor de diversas formas y no exclusivamente mediante las letras “XX”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Adujo que la marca previamente registrada “XX”, a nombre de la sociedad POSTOBÓN S.A., que sirvió como fundamento a la SIC para denegar el registro del signo solicitado, fue cancelada parcialmente mediante la Resolución núm. 12867 de 25 de marzo de 2009, al encontrar que dicho signo se empleaba realmente en el mercado para distinguir únicamente “gaseosas”.

Que, por lo anterior, se excluyó de la cobertura del registro núm. 74658, el producto “cervezas”, limitando el signo exclusivamente para distinguir “gaseosas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” Agregó que, a pesar de ello, la Administración al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos por la sociedad POSTOBÓN S.A., decidió revocar7 la Resolución núm. 12867 de 2009, argumentando que el producto “cerveza” no podía ser excluido de la cobertura del registro marcario núm. 74658, puesto que dicha bebida presenta relación de

conexidad con las “gaseosas” y otros productos que habían sido mantenidos en la cobertura de ese registro marcario. 7 A través de las resoluciones núms. 54476 de 28 de octubre de 2009 y 7968 de 16 de febrero de 2010. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Indicó que deben excluirse las “cervezas”, que distingue la marca previamente registrada “XX”, al momento de realizar el análisis de conexidad competitiva entre los signos enfrentados, toda vez que, a su juicio, dicho producto no está en uso, razón por la cual el referido estudio debe recaer únicamente respecto de los productos que efectivamente se encuentre usando en el mercado.

Alegó que entre las cervezas y las gaseosas que distinguen los signos enfrentados no se presenta conexidad competitiva, por cuanto no son productos sustituibles entre sí y no tienen una misma finalidad, habida cuenta que la cerveza es una bebida sobre la cual gira una cultura gastronómica, turística y social, máxime si se tiene en cuenta que en Colombia es consumida en eventos sociales como un líquido embriagante. Señaló que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 hace referencia a que la irregistrabilidad del signo se produce siempre que su uso pueda causar riesgo de confusión o asociación, de manera que

independientemente de lo que se mencione en el listado de productos o servicios que ampara un determinado signo, el análisis debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el uso que se hace o se hará en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA

S.A. DE C.V.) II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la actora por carecer de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen. Aseguró que el signo solicitado “DOS EQUIS XX” (mixto) no es susceptible de ser registrado como marca, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada “XX” (mixta), de propiedad de POSTOBÓN S.A.; y que de haberse concedido su registro, se habría dejado expuesto al consumidor al riesgo de confusión y/o asociación que previene la causal prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. Adujo que no es cierto que la marca “XX” (mixta) haya sido cancelada parcialmente por no uso, toda vez que dicha decisión fue revocada mediante la Resolución núm. 54476 de 28 de octubre de 2009, la cual a su vez fue confirmada a través de la Resolución núm. 7968 de 16 de febrero de 2010; y que dichos actos administrativos se encuentran

revestidos de la presunción de legalidad, pues a la fecha no han sido revocados por la jurisdicción contencioso administrativa. Señaló que los signos enfrentados “DOS EQUIS XX” y “XX” son confundibles visual, ortográfica, fonética y conceptualmente, toda vez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) que el signo cuestionado incluye en su conformación las dos letras “XX”, las cuales conforman íntegramente la marca previamente registrada “XX”; y que la adición de las palabras “DOS EQUIS” no es suficiente para diferenciarlos, sino que, por el contrario, refuerza las semejanzas ideológicas entre ellos al representar el mismo concepto.

Indicó que los signos objeto de controversia evocan el mismo concepto, esto es “DOS XX” frente a dos “XX”, lo cual, a su juicio, no solo deja entrever que ideológicamente son idénticas, sino que también demuestra que se pronuncian y escuchan de igual forma o en forma semejante. Adujo que no puede perderse de vista que en ambos signos las letras que mayor sobresalen en la parte gráfica son las “XX”, las cuales se encuentran en una mayor posición a las demás palabras que conforman el signo cuestionado y ubicadas en la parte central del mismo. Que no es cierto, como lo afirma la actora, que la marca previamente

registrada “XX” sea puramente gráfica, puesto que la misma se encuentra conformada por elementos denominativos y gráficos; y que tampoco es cierto que sea una expresión monosilábica, pues la marca Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) “XX” no se pronuncia en un solo golpe de voz, sino en dos, es decir,

X-X. Arguyó que entre los productos que identifican los signos confrontados existe conexidad competitiva, toda vez que el signo solicitado pretende identificar uno de los productos amparados por la marca previamente registrada, esto es, cervezas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. II.-2. La sociedad POSTOBÓN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Adujo que los actos acusados al haber denegado el registro como marca del signo mixto “DOS EQUIS XX” no vulneraron lo previsto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, pues en ellos se analizó de forma ajustada la naturaleza de los productos amparados por los signos en conflicto. Indicó que no es procedente argumentar que no exista conexidad entre las cervezas y las gaseosas, toda vez que dichos productos,

comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen una naturaleza y finalidad similar, habida cuenta que las Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) gaseosas, jugos y aguas, al igual que las cervezas, se consumen según el gusto del consumidor de manera alternativa, para satisfacer una misma necesidad, esto es, calmar la sed.

Expresó que dichos artículos son productos de consumo masivo, de manera que el gusto de quien lo adquiera le permite optar por uno u otro, según la ocasión; y que, además, presentan un mismo destinatario y comparten lugares de consumo y de comercialización, lo que determina que en la mente del consumidor medio se generaría riesgo de confusión si se permitiera que una cerveza, jugo o refresco vayan identificados con marcas similares o confundibles, como ocurre en el presente caso. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual adujo que entre las cervezas y las gaseosas que distinguen los signos enfrentados, no existe conexidad competitiva.

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Aseguró que la sociedad POSTOBÓN S.A. no se encuentra usando la marca previamente registrada “XX” para cervezas, por lo que la SIC no debió impedir el registro del signo cuestionado “DOS EQUIS XX”, puesto que ambos conjuntos marcarios pueden coexistir pacíficamente sin mayor inconveniente.

IV-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que el signo solicitado “DOS EQUIS XX” reproduce las letras “XX” contenidas en la marca previamente registrada “XX”, siendo el elemento principal de ambos conjuntos marcarios, lo que hace que en un primer momento el consumidor se fije en dicho elemento por ser éste el de mayor recordación, de manera que la adición de las expresiones “DOS EQUIS” no es suficiente para diferenciarlos. Explicó que la expresión adicional “DOS EQUIS” tiene una función explicativa, pues evoca en el consumidor la misma idea del elemento principal “XX”. IV-3. La sociedad, POSTOBÓN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen las pretensiones de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) la demanda. Para el efecto, adujo que los signos “DOS EQUIS XX” y “XX” no pueden coexistir en el mercado de manera pacífica, toda vez que resultan similarmente confundibles; y que entre las cervezas y las gaseosas que amparan los signos en conflicto sí se presenta una evidente conexidad competitiva.

IV-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos XX y DOS EQUIS, son confundibles o no, es pertinente revisar el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 681-IP-2015. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

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S.A. DE C.V.) […] 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 1.5.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones

comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 1.5.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual. 1.6.2 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

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S.A. DE C.V.) 1.6.3 El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4 Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, el consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser variable de percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. [...] 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos DOS EQUIS y XX mixtos.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos mixtos se abordará en este acápite este tema. […] 2.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder

al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.6.1 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) 2.6.2 Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3 Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.4 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

[…]

4. Conexión competitiva entre productos de la misma clase […] 4.5. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los

siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de éstos, entre otros indicios o criterios. […] c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos […] 4.6 Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo ese último supuesto, se requerirá la

concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 16269 de 2010, denegó el registro como marca del signo mixto “DOS EQUIS XX”, a la sociedad CCM IP S.A., para distinguir el siguiente producto: “[...] cerveza [...]”, comprendido en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que resultaba similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada “XX” a nombre de la sociedad POSTOBÓN S.A. Al respecto, la demandante alegó que los signos en controversia “DOS EQUIS XX” y “XX” no son confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético, dada la diferenciación proporcionada por sus elementos gráficos y la relevancia de la expresión “DOS EQUIS” dentro del conjunto solicitado. Alegó que entre las cervezas y las gaseosas que distinguen los signos enfrentados no se presenta conexidad competitiva, por cuanto no son productos sustituibles entre sí y no tienen una misma finalidad, habida cuenta que la cerveza es una bebida sobre la cual gira una cultura gastronómica, turística y social, máxime si se tiene en cuenta que en Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA

S.A. DE C.V.) Colombia es consumida en eventos sociales como un líquido embriagante. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. El texto de la normativa aludida es el siguiente: “[…]Decisión 486 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18

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Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual. 1.6.2 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3 El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4 Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, el consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser variable de percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. […]”. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO10 10 Folio 6 del cuaderno principal.

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S.A. DE C.V.)

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA11

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “DOS EQUIS XX”, como lo es el cuestionado, con otra marca mixta, “XX”, previamente registrada, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos enfrentados, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos. 11 Folio 6 del cuaderno principal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00

Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA

S.A. DE C.V.) Ahora, es menester precisar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 506-IP-2019, enfatizó en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii)Se debe estable