CE-17001-23-31-000-2012-00025-01-2014

REGALIAS PREVISTAS EN EL CONTRATO DE LICENCIA PARA USO DE MARCAS – Ajustes a las declaraciones de importación por parte de la administración. Método de valor de transacción Para la Sala es claro que la Opinión Consultiva 4.5, en que se fundamentó la sentencia recurrida, no se aplica en este caso, puesto que ésta se refiere a materia prima importada para ser procesada en el país importador y además, no se alude a la relación de vinculación exigida en el artículo 26, inciso 2°, del Reglamento Comunitario, como sí se anota en la Opinión Consultiva 4.11. Es claro entonces que algunos de los fabricantes extranjeros de calzado que proveen a la importadora MANISOL S.A., así como ésta empresa, están vinculados al GRUPO BATA, y por lo tanto, vinculados a la casa matriz BATA BRANDS, que es la que posee los derechos de la marca cuyo uso fue permitido a la importadora por el pago de un canon, lo cual indica que se dan las condiciones para aplicar la Opinión Consultiva 4.11, porque pese a que no exista un contrato en el que conste la “condición de pago” del canon, en este caso, el pago sí constituye una condición de venta, ya que todos los actores están vinculados a la Organización BATA BRANDS, de manera que se cumplen los supuestos de hecho que contiene la referida opinión. El a quo afirma que no se aplica la Opinión Consultiva 4.11 en comento, porque MANISOL S.A. no paga regalías como consecuencia de la importación de mercancías, sino por la licencia de la marca, pero lo cierto es, se repite, que el calzado se compra a vendedores vinculados al dueño de la marcaBATA BRANDS S.á.r.l.- quien vende las mercancías con la marca licenciada y que son importadas por MANISOL S.A. también vinculada al GRUPO BATA, quien las vende con la marca licenciada, razón por la cual BATA BRANDS S.á.r.l. se encarga de recaudar las regalías por las ventas de la marca licenciada, por lo que no cabe duda de que se aplica la mencionada Opinión Consultiva 4.11. La División de Liquidación, sin expresar a cuáles documentos se refiere, infirió que BATA BRANDS es la matriz de todos los proveedores del exterior de los cuales MANISOL S.A. importa el calzado; para la Sala la vinculación es un hecho que debe demostrarse, por lo cual la DIAN no debió incluir en los actos acusados las declaraciones de importación cuyo exportador no está vinculado al licenciante, pues, se reitera, el pago que MANISOL S.A. hace al licenciante por el uso de la marca de la mercancía importada comprada al proveedor no vinculado, no puede considerarse como una “condición de venta” impuesta por el vendedor del exterior, como lo exigen las normas comunitarias transcritas. Sin embargo, como se ha explicado a lo largo de estas consideraciones, la DIAN al tener en cuenta todas las declaraciones de importación mencionadas en el acto administrativo, no discriminó el calzado proveniente del vendedor del exterior vinculado al GRUPO BATA BRANDS de aquél no vinculado, pues como ya se dijo, en esta última circunstancia al no probarse la “condición de venta”, no había lugar a reajuste alguno del precio de la mercancía. Está probado que en el caso de los zapatos

importados provenientes de vendedores del exterior vinculados al GRUPO BATA, dicho pago, por canon o derecho de licencia, no se incluyó en las declaraciones de importación, así fuera de manera provisional. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada, que declaró la nulidad de los actos acusados y, en su lugar, declarará la nulidad parcial de los mismos en cuanto incluyeron, para hacer el reajuste del precio de la mercancía, declaraciones de importación de mercancíacalzadoproveniente de vendedores no vinculados al GRUPO BATA, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: ACUERDO DEL VALOR DE GATT – ARTICULO 8 / DECISION 571 DE 2003 DE LA COMUNIDAD ANDINA / RESOLUCION 846 DE 2004 – ARTICULO 8 / RESOLUCION 846 DE 2004 – ARTICULO 18 / RESOLUCION 846 DE 2004 – ARTICULO 26 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 247 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 252 / DECRETO 2685

DE 1999 – ARTICULO 259 / RESOLUCION 4240 DE 2000 – ARTICULO 176 / RESOLUCION 4240 DE 2000 – ARTICULO 224.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 17001-23-31-000-2012-00025-01

Actor: COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S. A

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Referencia: APELACION SENTENCIA – ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 11 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró la nulidad de las Resoluciones núms. 102412012000073 de 23 de enero y 1-00-223-10068 de 11 de mayo, ambas de 2012, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

I.- ANTECEDENTES.

I.1La sociedad COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL S.A., en adelante MANISOL S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A. presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Caldas contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución núm. 102412012000073 de 23 de enero de 2012 “Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial de Revisión de Valor”, expedida por la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de la ciudad de Manizales – Departamento de Caldas.

2. La nulidad de la Resolución núm. 1-00-223-10068 de 11 de mayo de 2012, por la cual en respuesta al recurso de reconsideración, confirmó la anterior, expedida por la

Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

3. A título de restablecimiento del derecho se declare la firmeza de las declaraciones de importación presentadas por la sociedad en julio, agosto y septiembre de 2008, y que se encuentra a paz y salvo ante la DIAN respecto de las sumas objeto de discusión.

Subsidiariamente, y en caso de que se decida que las regalías que giró a la sociedad BATA BRANDS S.á.r.l. hacen parte del valor en aduana de la mercancía importada, se declare que dicho pago no está sujeto a retención en la fuente por concepto de regalías. I.2La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos: Que es una sociedad colombiana que desarrolla, entre otras, las actividades de fabricación, procesamiento, compra y venta por cualquier medio de distribución, importación o exportación, y en general, el comercio de calzado de toda clase, así como también de elementos, materiales o sustancias utilizables en la industria del calzado. Manifestó que el 1° de enero de 2006, suscribió un Contrato de Licencia con la sociedad BATA BRANDS S.á.r.l, por 10 años, en virtud del cual ésta le concede el derecho a “utilizar”: i) el nombre y denominación “BATA” incorporado al nombre comercial; ii) el nombre y la denominación “BATA” con relación a todas las actividades comerciales; iii) las marcas registradas en los productos y los servicios comprendidos dentro de su respectiva clasificación o registro; y iv) las marcas registradas en embalaje, publicidad y material de exposición.

Que BATA BRANDS S.á.r.l. es una sociedad extranjera que tiene por objeto, entre otras, desarrollar todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con la toma de participaciones bajo cualquier forma, en cualquier empresa, así como la administración, la gestión, el control y el desarrollo de estas participaciones y el financiamiento relacionado con las mismas, así como llevar a cabo las transacciones relacionadas directa o indirectamente con la adquisición de marcas de fábrica, patentes, diseños, modelos u otras propiedades intangibles. Explicó que como compensación por la licencia otorgada, según el literal a), de la Cláusula 4 y el literal b), de la Cláusula 5, del Contrato de Licencia, la sociedad se obliga a pagarle al licenciante una regalía anual equivalente al 2% de sus ventas netas, lo cual realiza dentro de los 10 primeros días de cada trimestre; que en caso de incumplimiento debe pagar intereses de mora y el contrato se puede rescindir; que pese a que entre enero y octubre de 2006 no pagó ningún valor por concepto de regalías, los proveedores le siguieron vendiendo mercancías, como se evidencia en las declaraciones de importación, y continuó utilizando los derechos licenciados; sólo a partir de octubre de 2006 comenzó a pagar los intereses, lo cual consta en la Declaración de Cambio 5 núm. 60001 de 31 de octubre de 2006, y sin embargo, continuó recibiendo los bienes por parte de los proveedores vinculados y no vinculados en el exterior, tal como se evidencia en las declaraciones de importación presentadas entre enero y octubre de 2006,

mediante las cuales ingresa los bienes al país. Indicó que los pagos al licenciante son canalizados a través del mercado cambiario, mediante la presentación de la declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos en el formulario núm. 5, bajo el numeral cambiario correspondiente a regalías (2903 – marcas, patentes y regalías)1, y que por cada pago o abono practica una retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta del 33% por dicho concepto. Aclara que los bienes importados que vende en el mercado local no son fabricados ni vendidos por BATA BRANDS S.á.r.l., sino por ella misma en sus instalaciones o son importados de proveedores algunos vinculados a BATA BRANDS S.á.r.l. y otros a quienes compra de acuerdo con las necesidades, y sobre las cuales presenta las respectivas declaraciones de importación; que su relación con la empresa licenciante consiste en poder usar la denominación “BATA” y las marcas registradas de sus productos, pero no para adquirirle mercancía para la venta en el país. Que las ventas netas de productos importados para el tercer trimestre de 2008 ascienden a COP$11.010205.849, de los cuales aproximadamente el 29% son compras a compañías vinculadas, y el 71% a no vinculadas. Explicó que no hay un contrato de compra-venta escrito que regule las condiciones contractuales de compras de inventarios provenientes del exterior, ni hay un requerimiento de volúmenes mínimos de compras, pues simplemente la 1 Egreso de divisas por el uso autorizado de activos intangibles, derechos de propiedad y licencias de uso de patentes, derechos de autor, marcas registradas, procesos industriales, derecho de uso de software y licencias

informáticas, entre otros. (nota de la actora) empresa envía a sus proveedores órdenes de compra de acuerdo con los requerimientos del producto; y que, en el Contrato de Licencia no existe relación expresa o tácita con el suministro de los bienes que se importan ni con su valor en aduanas, como lo entiende la División de Gestión de Fiscalización, con el objeto ajustar su precio sumando el monto girado por concepto de regalías. Relató que el 21 de julio de 2011 recibió Requerimiento Especial Aduanero, por medio del cual se propuso formular liquidación oficial de valor de 67 declaraciones de importación que presentó en los meses de julio, agosto y septiembre de 2008 y formuló glosas con mayores valores por concepto de derechos de aduana, IVA y sanción por la suma total de COP$468’627.564.14, porque a juicio de la Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, los pagos por concepto de canon y derechos de licencia realizados por la sociedad, deben ser adicionados al precio pagado o por pagar por las mercancías importadas, toda vez que reúnen los requisitos para ello. Que el 10 de agosto de 2011 dio respuesta al requerimiento anterior, argumentando que no se cumplían los requisitos exigidos en el literal c), numeral 1, del artículo 8° del Acuerdo de Valor del GATT, porque no era procedente el ajuste de valor en aduanas de las mercancías importadas, por concepto de pago de regalías. Que el 25 de enero de 2012, la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de la Ciudad de Manizales, profirió la

Resolución núm. 102412012000073, Liquidación Oficial de Revisión de Valor, por la cual resolvió liquidar un mayor valor a pagar por concepto de derechos de aduana, IVA y sanción, por la suma de $468’627.564.14, que fue liquidada sobre las declaraciones de importación cuestionadas. Expresó que el fundamento de la mencionada Resolución fue, entre otros, que el canon que paga por las regalías está relacionado con las mercancías importadas que se valoran teniendo en cuenta que se cedió la utilización de la marca para que el cesionario en Colombia pueda producir o vender artículos bajo su licencia y que, su pago constituye una condición de venta de las mercancías importadas, pues si el comprador no paga el canon que se genera en la distribución o reventa de los productos, su efecto jurídico es no tener derecho a utilizar la marca de los productos importados, que son los mismos que fueron objeto de reventa en el mercado colombiano. Que la Administración también consideró que reposan evidencias que permiten establecer el valor real de las regalías a cancelar, esto es, datos objetivos y cuantificables que permiten establecer el valor real que debió formar parte de la declaración de importación, los cuales no fueron incluidos pese a que las mercancías importadas por la sociedad obedecen a la ejecución de un contrato de licenciamiento de dicha marca, y que la operación mercantil realizada entre el licenciatario y sus proveedores a título de venta y la relación de vinculación de los proveedores con el licenciante pone de presente una “condición de venta”. Que en respuesta al recurso de reconsideración que presentó contra el acto anterior, mediante la Resolución núm. 1-00-223-10068 de 11 de mayo de 2012, se

confirmó la Liquidación Oficial de Revisión de Valor. I.3Citó como vulneradas las siguientes normas: - Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante Acuerdo de valor del GATT), numerales 1, literal c), 3 y 4 del artículo 8°. - Anexo l del Acuerdo del Valor del GATT, notas interpretativas, nota al artículo 8°, párrafos 1, c) y 3. - Decisión 571 de 2003 de la Comunidad Andina -CAN-. - Resolución núm. 846 de 2004 de la Comunidad Andina –CAN- , artículos 26 y 60. - Decreto 2685 de 1999 –Estatuto Aduanero Colombiano-, título VI, sobre Valoración Aduanera. - Resolución 4240 de 2000, artículos 174 y siguientes. - Código Contencioso Administrativo, artículos 35, 59 y 84. - Código Civil, artículo 1602. - Código de Procedimiento Civil, artículos 177 y 187. - Constitución Política, Artículos 29 y 83. En resumen, adujo que el valor en aduanas de la mercancía importada no puede incrementarse en el monto de las regalías pagadas a BATA BRANDS S.á.r.l., comoquiera que tales pagos no están relacionados con aquélla, sino con otros conceptos, tales como, la explotación de la marca comercial, publicidad, asesoría y producción nacional, entre otras; que las regalías tampoco constituyen un pago indirecto al vendedor de los bienes importados, sino la compensación económica por la explotación de un intangible reconocida a una persona distinta del

proveedor de bienes del exterior; que las regalías no cumplen con el requisito de la “condición de venta”, toda vez que los proveedores de los bienes del exterior están dispuestos a venderle las mercancías, sin que se pague el valor de las regalías; y que no es posible fundamentar la vinculación de la sociedad BATA BRANDS S.á.r.l. con todos los proveedores de MANISOL S.A., basados en suposiciones, y que el hecho de que aquella sociedad sea vinculada de algunos de los vendedores de las mercancías, no es razón suficiente para presumir la existencia de la “condición de venta”. Consideró que si no se puede determinar, mediante datos objetivos y cuantificables, la parte del canon que corresponde al uso de la marca sobre la mercancía importada, no se puede aplicar el ajuste de que trata el artículo 8° del Acuerdo de Valor, y por lo tanto los documentos que la Administración tuvo en cuenta para obtener el valor de las regalías que deberán ser ajustadas, se encuentra fuera de la realidad de la operación y los cálculos efectuados por la Administración son errados. Explicó el concepto de violación, en los siguientes términos:

A. Violación de las disposiciones señaladas del Acuerdo de Valor del GATT y de la Resolución núm. 846 de la Comunidad Andina: Se violan las normas del GATT por interpretación errónea, porque las regalías giradas por MANISOL S.A. al exterior, no se relacionan con las mercancías importadas, sino con cuestiones diferentes a la mera importación, tal como lo demuestra el contrato de licencia de marca; que el hecho de que el valor de las regalías se calcule en el 2% de las ventas netas de los productos tanto nacionales

como importados que MANISOL S.A. vende, no es un indicador de que existe relación entre ese canon y las mercancías importadas, pues se trata simplemente de una forma de estimar la remuneración de la licencia que se otorga. Que el acto acusado no tiene motivación, violando así los artículos 35 y 59 del C.C.A., ya que la Administración Aduanera no analizó si las regalías que gira MANISOL S.A. cumplen con el requisito de pago directo o indirecto de los bienes importados, requisito establecido en el literal c), numeral 1, del artículo 8° del Acuerdo de Valor GATT; que no se presenta ni pago directo ni indirecto, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la forma en la que se negocia la adquisición del producto terminado, y la manera en que se pagan las regalías originadas en el contrato de licenciatura de marca; que no paga regalías a ninguna de las compañías que le venden mercancías ni existe contrato con ellas del cual se pueda inferir que si no paga la regalía no le venden mercancía; y no existe pago de las regalías por parte de la licenciataria a las vendedoras extranjeras, porque éstas no se encuentran en cadena de dividendos de aquella. Insistió la actora en que la “condición de venta” de que trata el Acuerdo de Valor del GATT, debe ser probada y no se puede presumir como consecuencia de la vinculación, como lo hacen los actos demandados, pues BATA BRANDS S.á.r.l. exige el pago de la regalía pero no le está exigiendo o condicionando ni expresa ni tácitamente, que si no le paga, las compañías proveedoras no le venderán las

mercancías, ni tampoco lo podría hacer, pues dicha sociedad es la licenciante de las marcas, no el vendedor de los productos. Resaltó que los vendedores del exterior de las mercancías, vinculados o no, son personas jurídicas diferentes al licenciante; no se encuentran supeditados a éste y le pueden vender la mercancía sin que se pague el valor de las regalías a BATA BRANDS S.á.r.l.; que el contrato que suscribe con los vendedores que se materializa en órdenes de compra, es un negocio jurídico diferente al Contrato de Licencia; que las condiciones de venta de las mercancías las establece el vendedor y no la sociedad BATA BRANDS S.á.r.l.; que la unidad de propósito que argumenta la Administración no se encuentra probada, y no es cierto que con base en el estudio de precios de MANISOL S.A. se acredite la vinculación de todos los proveedores con el licenciante, pues en su mayoría las compras provienen de proveedores no vinculados. Aseveró que la regalía no está incluida en el precio realmente pagado o por pagar o valor en aduana, y que ésta ha estado sometida en todo momento a la retención en la fuente aplicable a título de impuesto sobre la renta, pues dicho pago por la licencia de uso no cumple con ninguno de los requisitos exigidos en el literal c), numeral 1, artículo 8 del Acuerdo de Valor del GATT, para que proceda su ajuste; que, en consecuencia, el valor de las regalías corresponde a la explotación de intangibles sometidos a retención en la fuente del 33%, tarifa vigente para la época de los hechos. Estimó que las autoridades aduaneras confunden el objeto del Contrato de

Licencia con la forma de remuneración; que así no importara productos, y en cambio manufacturara el 100% en Colombia, igual tendría la obligación de pagar regalías al licenciante. Respecto a la violación del artículo 26 de la Resolución núm. 846 de 2004 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, señaló que esta norma se aplicó indebidamente, toda vez que las regalías giradas por MANISOL S.A. no cumplen con la definición de “cánones y derechos de licencia”, contenida en la norma; que el Contrato de Licencia suscrito con BATA BRANDS S.á.r.l., no establece que el licenciante esté concediendo unos derechos de propiedad intelectual ni para producir ni para vender un producto por parte de MANISOL S.A., y mucho menos para la “distribución y reventa” como lo manifiesta la DIAN. Anotó que los actos acusados son nulos por falta de aplicación del numeral 3° del artículo 8 del Acuerdo de Valor y del artículo 60 de la Resolución núm. 846 de la CAN, porque de llegar a existir relación entre las regalías y la mercancía importada, no hay datos objetivos y cuantificables para que proceda el ajuste, pues el 2% establecido por concepto de regalías, retribuye conceptos que nada tienen que ver con la importación de mercancías, como lo es la fabricación o mercadeo de productos elaborados con materia prima local; que en gracia de discusión, ese 2% no podría sumarse al valor en aduana en su totalidad, pues de la suma resultante debería excluirse aquella parte del valor que no corresponde al uso de la marca de las mercancías importadas, atendiendo a que por regalías no

solo se paga por la autorización del uso de la marca, sino además por otros conceptos, como asesoramiento, publicidad y marca de embalajes.

B. Nulidad del acto acusado por falta de motivación, toda vez que la Administración de Aduanas no desvirtuó los errores del cálculo aritmético advertidos durante el proceso, por lo cual se violaron los artículos 29 de la Constitución Política, 84 del C.C.A. y 177 del C. de P.C.

Estimó que no existe relación de causalidad entre el valor girado por concepto de regalías y las importaciones efectuadas por MANISOL S.A.; y el cálculo realizado por la Administración para obtener el valor asignado a cada declaración de importación objeto del ajuste, es improcedente, lo que evidencia la inexistencia de una metodología de cálculo acertada.

C. Ausencia de relación de causalidad entre el valor girado por concepto de regalías y las importaciones realizadas por MANISOL S.A.

La Administración asignó, de ese 2% sobre las ventas netas que debe pagar al licenciatario, un valor proporcional a cada una de las 67 declaraciones de importación del periodo fiscalizado, aplicando una regla de tres, y el resultado es supuestamente asignado de manera proporcional a cada una de ellas, sin tener en cuenta si la totalidad de los bienes importados en dicho lapso se vendieron efectivamente en el trimestre, razón por la cual la DIAN no puede tomar como base las regalías trimestrales giradas durante el tercer trimestre del año 2008 para ajustar importaciones de julio, agosto y septiembre de ese año, cuando es claro que la venta de los productos importados en dichos meses se hizo de octubre a

noviembre de dicho año, y sólo hasta ese momento surgió la obligación de pagar las regalías.

D. Improcedencia del cálculo efectuado por la DIAN para obtener el valor asignado a cada declaración de importación objeto de ajuste.

El cálculo realizado se encuentra errado, por cuanto se tomó un valor equivocado de las ventas netas del producto importado para el tercer trimestre de 2008, toda vez que, como consta en el Certificado del Contador General de la sociedad, dicho valor asciende a la suma de COP$11.010’205.849 y no a la de COP$15.024’215.967, y por ello tomó un valor estimado por concepto de regalías supuestamente por el tercer trimestre de 2008, el cual no es el mismo efectivamente pagado según declaración de cambio núm. 60001 de 4 de agosto de 2008 por valor de EUR233.564.81, USD364.828.23. Que con este cálculo, la DIAN decide que tomará como base sólo el valor FOB de las declaraciones de importación, -67 en total-, efectuadas dentro del tercer trimestre de 2008, que no corresponden en su totalidad a dicho período, e incluyen declaraciones anteriores al 21 de julio de 2008, que ya se encuentran en firme; que además incluyó dentro del pretendido ajuste declaraciones de importación cuyo proveedor no hacía parte de lo que denominó “GRUPO BATA”, por lo cual no deben involucrarse dentro de las declaraciones de importación objeto de ajuste por concepto de regalías giradas por MANISOL al licenciatario.

E. Violación al debido proceso por inaplicación de los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba; violación de los artículos 29 de la

Constitución Política, 187 del Código de Procedimiento Civil y 35 del Código Contencioso Administrativo. Señaló que ha demostrado que las regalías pagadas corresponden a una entidad diferente e independiente del importe de los productos, por lo cual no hay condición de venta, y por lo tanto, no hay lugar a ajustar las declaraciones de importación cuestionadas; que la Administración no ha puesto en duda la veracidad de los libros y existen pruebas que demuestran que los registros contables están llevados en debida forma y corresponden a la realidad de las operaciones contabilizadas.

F. Los actos acusados violan la presunción de buena fe consagrada en los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, porque no demostraron la existencia de la supuesta infracción.

I.4CONTESTACION DE LA DEMANDA.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda2, porque los pagos por concepto de canon y derecho de licencia realizados por MANISOL S.A. deben ser adicionados al precio pagado o por pagar de las mercancías importadas, toda vez que reúnen los cuatro requisitos señalados en la Resolución núm. 846 de 2004, que adoptó el Reglamento Comunitario -Decisión 571-, en el artículo 26 inciso 2. 2 Folios 398 a 420 del cuaderno principal 1A. Señaló que la marca comercial licenciada “BATA” es de propiedad de BATA BRANDS S.á.r.l., la cual contiene las marcas, ANTHRO, ATHLETES WORLD,

BATA CITY COMFORT, BATA CITY WALKING, BATA COMFORT, BATA

EXPLORER, BATA FLEXIBLE, BATA INDUSTRIALS SUPERMAX, FORTALEZA,

BATA INDUSTRIALS SUPERMAX B G., BRITISH KNITH, B.K., BATA PARA

TODO EL MUNDO, BUBBLEGUMMERS, DESIGNER’S COLLECTION, BATA,

DESERT BOOT, ESTRELLA DEL NORTE, GB, MARIE CLAIRE, MARBOT,

NORTH STAR, NORTH STAR LADY, POWER, SANDAK, SPARX, SPARX

LIGHT, KING STREET, UNA FECHA, V, VERLON, W, WEINBRENNER.

Que el uso de la marca, según la cláusula 1 del Contrato de Licencia de Marca, incluye que BATA BRANDS S.á.r.l. le permite a MANISOL S.A., el derecho a utilizar el nombre y la denominación “BATA” incorporado al nombre comercial de MANISOL S.A.; el derecho a utilizar el nombre y la denominación “BATA” con relación a todas sus actividades; el derecho a utilizar la marca registrada “BATA” en los productos y/o servicios comprendidos dentro de su respectiva clasificación o registro; el derecho de aplicar las marcas registradas en embalaje, publicidad y material de exposición, en tiendas de venta al detalle y otros lugares de distribución, vehículos y otros equipamientos, material de escritorios y otros que tengan relación con la distribución y promoción de los productos. Que como compensación al derecho de utilizar la marca “BATA” en el territorio colombiano, MANISOL S.A. le paga a BATA BRANDS S.á.r.l. el 2% de las ventas anuales netas que hace; que en cumplimiento de lo anterior, dentro de los diez primeros días de cada trimestre, MANISOL S.A. remite un pago trimestral a la

cuenta bancaria de BATA BRANDS S.á.r.l., que equivale a la cuarta parte del valor de los derechos de pago aplicable a las ventas anuales estimadas de MANISOL S.A.; que dentro de los diez primeros días después de la terminación de cada trimestre MANISOL S.A. le envía a BATA BRANDS S.á.r.l., un reporte de ventas, que contiene las ventas realizadas por las marcas registradas en el territorio y exportadas autorizadas por ésta; lo cual se encuentra acreditado en las cláusulas 4 y 5 del contrato de licencia de marca. De lo anterior concluyó, que MANISOL S.A. tiene el derecho y uso de explotación de la marca “BATA” licenciada por la propietaria de dicha marca en el exterior, por lo cual le paga en forma trimestral y anticipada sobre la base de una estimación que MANISOL S.A. debe hacer de las ventas anuales; que ello se encuentra bajo la vigilancia, auditoría y control de BATA BRANDS S.á.r.l. Consideró que los pagos efectuados por concepto de canon o licencia de marcas deben hacer parte del valor de aduanas declarado, porque se trata de un gasto u obligación que se deriva para una sociedad que ha sido licenciada para utilizar, entre otros, una marca o patente, derechos de autor, dibujos, modelos, conocimientos técnicos y demás actividades mencionadas, registrados, que son propiedad de una persona en el exterior. Que como lo señala el artículo 26 del Reglamento Comunitario adoptado mediante la Resolución núm. 846 de 2004, en el numeral 1°, en particular el literal a), es evidente que si alguien en el extranjero cede la utilización de su marca o patente a

una empresa, ésta al vender o producir los artículos bajo licencia, tendrá que abonar al dueño de la marca o patente un pago de un canon o derecho de agencia, razón por la cual los pagos realizados por MANISOL S.A. en virtud del contrato de licencia de la marca “BATA” deben ser adicionados al precio pagado o por pagar por las mercancías importadas, toda vez que reúnen los cuatro requisitos señalados en el artículo 8.1.c) del Acuerdo relati