CE - 19_110010324000201100016001SENTENCIA20221013110019-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00

Referencia: Nulidad Relativa

Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y

Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado Sociedad Cementos Argos S.A.

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL - Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Reglas de Cotejo marcas mixtas con nominativas – Reglas de Cotejo de marcar mixtas con marcas nominativas compuestas – marca derivada.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A., -en adelante Cales y Derivados-, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 61608 de 30 de noviembre de 2009, 5225 de 29 de enero de 2010 y 21755 de 27 de abril de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SICconcedió el registro de la marca «RIOCLARO» (mixta) en favor de la sociedad Cementos Argos S.A. – en adelante Cementos Argos-, para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Cales y Derivados presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se interpretó como de nulidad relativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20002, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1 El 15 de diciembre de 2010, Folio 83 cuaderno principal 2 En el auto admisorio de 27 de mayo de 2011, se interpretó como de nulidad relativa.

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Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «1. Que se declare que son nulos los actos administrativos contenidos en las siguientes decisiones administrativas: 1.1. Resolución No. 61608 del 30 de noviembre de 2009, emanada de la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró INFUNDADA la oposición formulada por CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CAARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. y en consecuencia, CONCEDIÓ a favor de la sociedad ARGOS S.A. de Barranquilla, Atlántico, la marca mixta RIOCLARO, en la clase 19 de la Clasificación

Internacional de Niza.

1.2. Resolución 5225 del 29 de enero de 2010, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial CONFIRMÓ la decisión contenida en la resolución No. 61608 de 30 de noviembre de 2009. 1.3. Resolución No. 21755 de fecha 27 de abril de 2010 proferida por el señor Superintendente de la Superintendencia Delegada para la Propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual CONFIRMÓ la decisión contenida en la Resolución 61608 de 30 de noviembre de 2009. 1.4. Que como consecuencia de dichas declaraciones de nulidad demandadas se restablezca el derecho de la sociedad que en este proceso represento, declarando FUNDADA la oposición presentada por la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A, domiciliada en Medellín, Antioquia, República de Colombia, a la solicitud de registro de la marca RIOCLARO (MIXTA) […].

2. Que por consiguiente, se cancela y deja sin efectos el certificado de registro No. 401153 asignado a la marca RIOCLARO (MIXTA), en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, Versión 9, a favor de la sociedad ARGOS S.A. de Barranquilla, Atlántico, República de Colombia, para una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2019, para distinguir: MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS, TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS PARA

LA CONSTRUCCIÓN; TODA CLASE DE CEMENTO, CAL, MORTERO, YESO,

ASFALTO, PEZ Y BETÚN; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES NO

METÁLICAS; MONUMENTOS NO METÁLICOS.

3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que ponga fin al proceso objeto de la presente demanda».

I.2. Los hechos

2. El 11 de marzo de 1986, Cementos Rioclaro S.A. (hoy Cementos Argos3) solicitó el registro de la marca «RIOCLARO» (Mixta) para identificar productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, concedido el 4 de octubre de 1990 bajo el registro 129.9454. 3 En su orden: Registro 169.477: Resolución 48536 del 29/11/1994; Registro 169.478: Resolución 48537 del 29/11/1994; Registro 169.479: Resolución 48508 del 29/11/1994; Registro 175.822: Resolución 9988 del 16/06/1995; y, Registro 175.823: Resolución 9989 del 16/06/1995. 4 El 5 de enero de 2006, el anterior registro fue transferido a Cementos Argos S.A., dentro del proceso de fusión que se adelantó mediante escritura pública 3264 del 28 de diciembre de 2005 otorgada en la Notaría 3ª de Barranquilla.

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Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

3. El 10 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante la Resolución 32965 concedió a la sociedad Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada (hoy Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.) el Depósito del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada» bajo el número 8581, para distinguir sus establecimientos de comercio.

4. Posteriormente, la sociedad solicitó el registro de las siguientes marcas, de las cuales es titular: (i) «RIO CLARO 70-15» (nominativa) para distinguir productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional, (ii) «Cales Rio Claro Derivados Calcáreos» (mixta), siendo Cales y Derivados Calcáreos una leyenda explicativa, para distinguir productos de la clase 19 ibidem, (iii) «Rio Claro Limitada» (nominativa), para distinguir productos de la clase 19 ibidem, (iv) «Cales Rio Claro Derivados Calcáreos» (mixta), siendo Cales y Derivados Calcáreos una leyenda explicativa, para distinguir productos de la clase 1ª ibidem y, (v) «Rio Claro» (nominativa) para distinguir productos de la clase 1ª ibidem.

5. El 10 de septiembre de 2008, Cementos Argos, solicitó el registro del signo mixto

«RIOCLARO»:

6. En la solicitud de registro se refirió que el signo mixto pretendía distinguir

«Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; toda clase de cemento, concreto piedras naturales y artificiales, cal, mortero, yeso, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas», productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. presentó oposición contra la solicitud referida.

7. El 30 de noviembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 61608 declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado por Cementos Argos. Frente a dicha decisión, Cales y Derivados presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

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Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

8. El 29 de enero de 20105, la Directora de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 5225 confirmó la decisión de instancia y concedió el recurso de apelación.

9. El 27 de abril de 20106, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 2175 confirmó la decisión impugnada.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación I.3.1. Normas violadas

10. La sociedad demandante manifestó que la SIC al expedir los actos acusados

vulneró las siguientes normas: - Artículo 297 y 588 de la Constitución Política. - Artículo 6709 y 67110 del Código Civil. 5 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución 61608 del 30 de noviembre de 2009. 6 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación», dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución 61608 del 30 de noviembre de 2009. 7 «ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.»

8 «ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.» 9 «ARTICULO 670. <DERECHO SOBRE LAS COSAS INCORPORALES>. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.» 10 «ARTICULO 671. <PROPIEDAD INTELECTUAL>. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.» 5

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Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

• Artículo 13611, 15412 y 19113 de la Decisión 486 de Comunidad Andina. - Artículo 60514 del Código de Comercio.

I.3.2. El concepto de violación

11. La Sociedad demandante sostuvo que no resultaba procedente el otorgamiento del registro de la marca mixta «RIOCLARO»15 a favor de Cementos Argos, pues previamente Cales y Derivados tenía registradas, además del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada», las siguientes marcas:

MARCA TIPO CLASE NÚMERO DE REGISTRO RIO CLARO 70-15 Nominativa 19 169.477

Mixta 19 169.478 Nominativa 169.479

RIO CLARO LIMITADA 19

RIO CLARO Nominativa 1ª 175.822 Mixta 1ª 175.823

12. Mencionó que, al momento de realizar el cotejo de los signos, la SIC agrupó las marcas opositoras como si se tratara de una sola. Indicó que lo correcto era proferir 11 «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.» 12 «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.» 13 «Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.» 14 «ARTÍCULO 604. EXISTENCIA DE NOMBRE COMERCIAL YA DEPOSITADO. Si el nombre estuviere ya depositado para las mismas actividades, la Oficina de Propiedad Industrial lo hará saber al solicitante y si este insistiere, se hará constar en el certificado la existencia del primer depósito.» 15 Mediante Resolución 61608 del 30 de noviembre de 2009. 6

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00

Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio un pronunciamiento respecto de cada una de ellas, explicando en cada caso, si la marca objeto de análisis era o no, confundible con el signo en controversia.

13. Señaló que con el registro de la marca mixta «RIOCLARO» de titularidad de la

sociedad Cementos Argos, se desconoció el derecho adquirido que la sociedad demandante ostentaba sobre el nombre comercial16 y sus marcas previamente registradas.

14. Comentó que el componente gráfico de la marca en controversia se encuentra desplazado por el elemento denominativo «RIOCLARO», por tratarse de un dibujo abstracto que no evoca concepto alguno y que no ofrece mayor relevancia desde el punto de vista distintivo. De ahí que, en el caso del nombre comercial y las marcas opositoras nominativas o mixtas, el elemento preponderante es el denominativo RIO CLARO por ser éste en el que descansa toda la fuerza expresiva, independientemente de que se pronuncie RIOCLARO o RIO CLARO, pues presenta el mismo golpe de voz.

15. Aseguró que la descripción del signo en controversia que hiciera la SIC en la Resolución 61608 del 30 de noviembre de 200917 resultaba «fantástica para el consumidor que es desprevenido y por ende, en la mayoría de los casos no cuenta con dicha imaginación creativa al detenerse a observar la figura bajo la misma óptica del examinador de marras18»

16. Señaló que a la hora de realizarse el examen de confundibilidad, debió excluirse el elemento gráfico de la marca solicitada, así como las leyendas explicativas de las marcas opositoras, para centrar el análisis en el elemento nominativo RIO CLARO, independientemente de que se escriba en letra imprenta o cursiva, grande o pequeña, en un tono blanquinegro o multicolor, con palabras unidas o separadas, con la expresión ubicada en la parte superior o inferior en la figura en conjunto.

17. Destacó que, los productos amparados por las marcas en conflicto son ofertados al público en idénticos puntos o sectores de venta, como son las ferreterías o almacenes de cadena tales como Homecenter y establecimientos similares. Este hecho, crea en el consumidor un riesgo de confusión por asociación, independientemente de que las marcas se encuentren registradas en diferentes clases del nomenclátor oficial.

18. Respecto de la coexistencia pacífica, expuso que en atención a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en la Interpretaciones Prejudiciales 18-IP-98N (US TOP) y 16 Mediante Resolución 32965 del 10 de agosto de 1994, la SIC concedió el Depósito 8581 del nombre comercial Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada para distinguir una empresa comercial, para desarrollar actividades relacionadas con los productos de las clases 1ª, 4ª, 6ª, 19, 37 y 40. Folio 322 17 Expedida por la Directora de Signos Distintivos, por la cual se decide una solicitud de registro marcario. 18 Folio 69 cuaderno principal

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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00

Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 12-IP-97 (BUSCAP)19, en el presente asunto ésta no se puede predicar porque no se dan los presupuestos20 que se exigen.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

19. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda21 en forma extemporánea22, por lo que se tiene por no presentada la contestación de la misma.

II.2. Intervención del tercero interesado - sociedad Cementos Argos

20. Cementos Argos, a través de apoderado judicial23 contestó la demanda en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, señalando que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a las normas vigentes al momento de su expedición, resaltando que la marca mixta «RIOCLARO» había sido otorgada con anterioridad al registro de las marcas opositoras e, incluso, al nombre comercial

«Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada».

21. Apuntó que, para el momento de expedición de los actos acusados, la sociedad demandante no acreditó la titularidad del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada» que alega vulnerado y, mucho menos, que el uso de tal nombre fuera anterior y continuo al 10 de septiembre de 2008, fecha en la cual se presentó la solitud de registro de la marca concedida mediante los actos acusados.

22. Precisó que si bien el Depósito 8581 del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada»24 hace presumir su uso desde la fecha de su depósito y que los terceros conocen su uso desde la fecha de publicación, lo cierto es que ni el depósito ni la presunción que conlleva, generan un derecho al nombre comercial, tal como lo prevé el artículo 605 del Código de Comercio25. De ahí que, el depósito

19 Interpretación Prejudicial 18-IP-98N (US TOP) y 12-IP-97 (BUSCAP), reiterada por el Consejo de Estado en el proceso 2001-00312(496) del 3 de marzo de 2005: «Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones de parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear solo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización –expresa o tácita, con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los signos» 20Los presupuestos para la coexistencia pacífica: i) la existencia de dos o más marcas confundiblemente semejantes de dos competidores en forma de producir riesgo o posibilidad de confusión, ii) la coexistencia pacífica entre el primer titular y el segundo, iii) coexistencia por más de dos años y, iv) que no haya reclamación del primer titula 21 Folios 213 a 222 cuaderno principal 22 Auto del 1° de noviembre de 2013. Folio 229 cuaderno principal 23 Folios 158 a 181 cuaderno principal 24 Para identificar productos de las clases 1, 6, 19 y 31. 25 ARTÍCULO 605. MENCIÓN SOBRE DEPÓSITO ANTERIOR NO DA DERECHO SOBRE EL NOMBRE. El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación. 8

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Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada» a favor de la sociedad demandante, por sí solo no le otorga a su titular el derecho exclusivo de la sola expresión «RIOCLARO» como nombre comercial ni mucho menos del

nombre «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada.»

23. Resaltó que la actora, desde el 23 de diciembre de 2008, cambió su nombre comercial por el de Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. que es sustancialmente diferente al nombre comercial con el que la sociedad actora fundamentó su oposición – «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada»-. Arguyó que, por tal razón, debe entenderse que desde la mencionada fecha cesó el uso del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada» y con ello, cualquier pretendido derecho sobre el mismo nombre.

24. Puso de presente que, con anterioridad al registro de las marcas opositoras, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 7494 del 4 de octubre de 1990 concedió el registro de la marca «RIOCLARO» (Mixta) con certificado

129.945 a favor de la sociedad Cementos Rioclaro S.A.26 (hoy Cementos Argos) para identificar: «Materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava; tuberías de gres o de cemento; productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez», comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que demuestra que Cementos Argos ostenta la calidad de primera titular de la marca «RIOCLARO» (Mixta), incluso con anterioridad a la solicitud de registro de las marcas opositoras.

25. Afirmó que el registro del signo otorgado con los actos acusados y certificado 401.153, es prácticamente idéntico al de la marca «RIOCLARO» (Mixta) con registro 129.945, las diferencias entre uno y otro son secundarias.

26. Frente a la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, puso de presente que el examen de confundibilidad debía realizarse, tal y como lo hizo la SIC, sin fraccionar las marcas objeto de cotejo, por lo que la simple coincidencia de las palabras «RIO» y «CLARO» en los signos comparados se ve desplazada por la impresión de conjunto que cada marca despierta.

27. Manifestó que, en efecto, al tomarse cada uno de los signos opositores comparados por su impresión en conjunto, es posible establecer diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales sustanciales entre la marca en discusión CR + RIOCLARO + diseño y las marcas de la sociedad actora27, que evidencian la ausencia de riesgo de confusión, entre ellos, tal y como se detalla a continuación:

26 La sociedad Cementos RIOCLARO S.A. fue absorbida por la sociedad Cementos Argos S.A. mediante escritura pública 3264 del 28 de diciembre de 2005 otorgada en la Notaría 3ª de Barranquilla, lo que permite inferir que ésta última sociedad ostenta la calidad de primera titular de la marca RIOCLARO (Mixta). 27 CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS (Mixta); y CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO

CLARO LIMITADA.

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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00

Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Marca Otorgada Marcas Opositoras

RIO CLARO 70-15

(Nominativa) Clase 19, Registro 169.477 (Mixta) Clase 19, registro 169.478

RIO CLARO LIMITADA

(Nominativa) (Mixta) Clase 19, Registro 169.479 Clase 19, Registro 401.153 RIO CLARO (Nominativa) Clase 1ª, Registro 175.822 (Mixta) Clase 1ª, Registro 175.823

28. En atención a lo anterior, reiteró que debido a que la marca «RIOCLARO» (Mixta) otorgada mediante los actos acusados, no presenta riesgo de confusión respecto de ninguna de las marcas opositoras, al consumidor medio le resulta fácil diferenciarlas entre sí sin incurrir en riesgo de confusión por asociación.

29. Adicionalmente, resaltó que, prueba de la contundencia de las diferencias entre

los signos en controversia, radica en que las marcas opositoras lograron el registro de sus marcas con posterioridad al registro del signo «RIOCLARO» (Mixto) clase 19 con registro 129.945 del 4 de octubre de 1990 a favor de Cementos Rioclaro S.A. (Hoy Cementos Argos), la cual guarda idénticas características que la que obtuvo el registro a través de los actos acusados.

30. Destacó que los productos de las marcas de la clase 1ª en discusión no guardan una verdadera similitud con aquellos de la clase 19 que ampara la marca objeto de controversia. Precisó que éstos no son sustituibles, en tanto que el cementoproducto de la marca (mixta) «RIOCLARO» clase 19no suple la función del adhesivo industrial –producto de las marcas mixta y nominativa «RIO CLARO» opositoras de la clase 1ª- ni viceversa. Por tal efecto, los mencionados productos no son intercambiables. Tampoco son accesorios o complementarios, pues el uso del cemento no supone el uso conjunto ni complementario de un adhesivo industrial, ni viceversa.

31. Expresó que, si bien los mencionados productos pueden venderse en ferreterías y almacenes de cadena, tal circunstancia carece de suficiente relevancia como para determinar la conexidad competitiva, pues en ese tipo de almacenes se venden diversos tipos de bienes que hace que la alegada similitud de los productos pase desapercibida.

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Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

32. En lo que tiene que ver con la coexistencia pacífica de la marca «RIOCLARO» con los signos opositores28, sostuvo que la marca «RIOCLARO» (Mixta) clase 19 registro 129.945 concedida mediante Resolución 7494 del 4 de octubre de 1990, no solo es anterior al registro de las marcas opositoras, sino que ha coexistido con los signos opositores desde el registro de los mismos, lo cual elimina cualquier posible riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, -en adelante el Tribunal de Justicia-, emitió la Interpretación Prejudicial 246-IP-2015 del 20 de octubre de 201629, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

34. En la mencionada interpretación judicial señaló que se interpretarían los artículos 136 literal a) y b) y 191, solicitados por la Corporación consultante y, de oficio los artículos 150, 190, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000. Consideró que el artículo 154 Ibidem no sería interpretado, por no ser aplicable al caso objeto de estudio.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, llegó a las siguientes conclusiones: «1. Protección del nombre comercial. Modificación del nombre comercial

manteniendo los elementos esenciales. 1.8. De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina, y por lo tanto puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el artículo 191 arriba citado. 1.8.3. Aspectos a tener en cuenta en relación con la prueba del uso sustancial en el mercado. […] Un nombre comercial registrado de una manera y usado de una manera sustancialmente distinta, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real, sustancial y constantemente usa