CE - 19_110010324000201200154001SENTENCIA20220810101938_TCListadoTitulados133113771859179791-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Demandante: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: UNOMEDICAL A/S Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio - REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad UNION MEDICAL S.A., mediante apoderado judicial, en contra de las resoluciones 71325 del 22 de diciembre de 20101, 13144 del 15 de marzo de 20112 y 40597 del 28 de julio de 20113, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «UNOMEDICAL» para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad UNOMEDICAL A/S.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Por medio de escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado4, el apoderado judicial de la sociedad UNION MEDICAL S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual se interpreta como de nulidad relativa de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 71325 de fecha 22 de diciembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, 1 Folios 2 a 4 del cuaderno principal 2 Folios 5 a 7 cuaderno principal 3 Folios 8 a 10 cuaderno principal 4 El 18 de abril de 2012. Folios , 0019 a 53 cuaderno principal

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Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC en el expediente administrativo No. 10-050241.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 13144 de fecha 15 de marzo de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos, la cual confirmó la resolución No. 71325 de 2011.

TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 40597 de fecha 28 de julio de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirma la

resolución No. 71325 de 2011.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 431095, correspondiente a la marca UNOMEDICAL, vigente hasta el 22/12/2020.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

QUINTA (sic): Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial». I.2. Los hechos

2. El apoderado de la parte actora manifestó que la sociedad UNION MEDICAL S.A., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SICel registro del signo «UNION MEDICAL» para amparar productos incluidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Frente a la solicitud referida, el demandante presentó escrito de oposición basado en sus registros marcarios con fundamento en la similitud existente con las marcas y nombre comercial UM UNION MEDICAL para identificar productos de la clase 10 y 25, marcas con certificados de registro 208768 y 208769, respectivamente.

4. Mediante la Resolución 71325 del 22 de diciembre de 20105, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro 4310956 de la marca «UNOMEDICAL», decisión frente a la cual se presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Los citados recursos fueron desatados, respectivamente, mediante las resoluciones 13144 del 15 de

marzo de 20117 – reposición-, y 40597 del 28 de julio de 20118 – apelación, confirmando la Resolución 71325 del 22 de diciembre de 2010. 5 Resolución 71325 el 22 de diciembre de 2010 «por la cual se decide una solicitud de registro marcario» expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. Folios 2 a 4 Cuaderno 1. 6 Caducada. Vigente hasta el 22 de diciembre de 2020. Fecha límite para solicitar renovación con recargo: 22 de junio de 2021 7 Resolución 13144 de 15 de marzo de 2011 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición» expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. Folios 5 a 7 Cuaderno 1. 8 Resolución 40597 del 28 de julio de 2011«Por la cual se resuelve un recurso de apelación» emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. Folios 8 a 10 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 3

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

5. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la SIC vulneró los artículos 134 y 136 literal a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina –en adelante Decisión 486-.

6. Indicó que al realizar el cotejo entre el signo «UNOMEDICAL» el nombre comercial «UM UNION MEDICAL» y la marca «UM UNION MEDICAL» con registros previos 2087689 y 20876910 encontró una gran similitud entre ellos; confusión capaz de causar confusión en el público consumidor por cuanto el primer signo no era suficientemente distintivo del segundo para identificar productos de la clase 10 Internacional.

7. Señaló que, luego de realizar una comparación fonética de los signos enfrentados, era dable concluir que existe coincidencia: i) en la sílaba tónica; ii) en la ubicación de las vocales, y iii) en la terminación de las palabras.

8. Expresó que las marcas en conflicto evocan exactamente el mismo concepto, razón por la cual la SIC estaba en la obligación de negar el registro de la marca

«UNOMEDICAL».

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL

PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-.

9. El apoderado judicial de la SIC contestó la demanda11 y en el escrito contentivo de la misma indicó que los actos administrativos expedidos se ajustaban plenamente a derecho, así como a lo establecido en las normas legales en materia marcaria, por lo que las pretensiones de la demanda carecían de fundamento fáctico y jurídico.

10. Afirmó que el signo «UNOMEDICAL» era una marca nominativa de fantasía en tanto que no tiene significado conceptual propio en el idioma castellano, recordando que las expresiones de fantasía tienen mayor fuerza distintiva por lo que ofrecen

mayor grado de protección.

11. Destacó que la marca registrada «UNOMEDICAL» no generaba riesgo de confusión frente al el nombre comercial «UM UNION MEDICAL», por cuanto entre ellos existen diferencias en el campo ortográfico, fonético y visual, que le permiten al consumidor individualizarlos en el mercado. El nombre comercial y marcas en conflicto, son los siguientes: 9 Caducada. Vigente hasta el 29 de mayo de 2018. Fecha límite para solicitar renovación con recargo: noviembre 29 de 2018. 10 Caducada. Vigente hasta el 29 de mayo de 2018. Fecha límite para solicitar renovación con recargo: noviembre 29 de 2018. 11 Folios 102 a 115 cuaderno principal

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Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC

MARCA REGISTRADA NOMBRE COMERCIAL Y MARCAS

PREVIAMENTE REGISTRADAS

12. Comentó respecto de la imágenes anteriores, que «las diferencias gráficas y visuales de la marca (sic) señalada son evidentes y a la vista del consumidor es fácil determinar que es una marca única, que debido, que debido a su relacionamiento exclusivo con el producto que se comercializa no se pueda generar confusión12»

13. Precisó que si bien los signos comparten la misma expresión «MEDICAL», «la confundibilidad de os mismos no podría recaer sobre este ya que la misma es de uso necesario frente a los productos o servicios relacionados con el sector de la salud, no siendo susceptible de apropiación alguna en exclusiva por parte del empresario. Por tal razón se debe de prescindirse del mismo al momento del

estudio ya que no puede ser la razón fundamental para negar la marca»13.

14. Respecto de los elementos que forman parte de los signos, tales como: UNO y UNION, indicó que no generan riesgo de confusión en el campo fonético, ortográfico y conceptual, por cuanto cada uno de ellos emiten ideas diferentes. En el caso de «UNO MEDICAL» (Mixto), UNO indica que algo no está dividido en sí mismo. Por el contrario, en el nombre comercial «UNION MEDICAL» y las marcas registradas UNION hace referencia a la acción o efecto de unirse.

15. Manifestó que los signos cotejados, al contener una expresión de uso común, resultan débiles frente a los demás que la incluyan, por lo que sus titulares pueden acompañarlos de otros componentes que sirvan para diferenciarlo claramente de sus marcas.

16. Resaltó que los signos difieren en el campo visual, ya que la marca solicitada utiliza una figura que evoca a un hombre con los brazos abierto, mientras que en el caso de las marcas previamente registradas predominan dentro del conjunto marcario, las letras «UM» en gran tamaño, lo cual permite diferenciar cada signo en el mercado sin caer en riesgo de confusión. 12 Folio 110 cuaderno principal 13 Folio 110 cuaderno principal

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Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC

17. Afirmó que la mera similitud entre los productos que una determinada marca tenga, no es suficiente para determinar la confundibilidad de la misma con sus similares, por cuanto el nombre comercial y la marca opositora cuenta con otros rasgos como la caligrafía, colores y formas específicas que le permiten diferenciarse

de otros productos en el mercado.

18. Finalmente mencionó que, «si bien era cierto que las marcas en controversia tenían una extensión ortográfica parecida, también es cierto que los demás elementos generan suficiente fuerza distintiva para que en el mercado se puedan diferenciar los unos de otros y escoger, sin mayor problema la que sea de su preferencia»14.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD UNOMEDICAL A/S

19. La sociedad UNOMEDICAL A/S, tercera interesada en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal15.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – en adelante el Tribunal de Justiciarindió la Interpretación Prejudicial 569-IP-2015 de fecha 25 de julio de 201616 en el presente proceso, en la que, luego de hacer un recuento de las situaciones fácticas y a lo actuado por las partes dentro de los expedientes acumulados, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen.

21. Refirió que para el caso concreto la interpretación se haría sobre la norma solicitada por esta Corporación: artículo 136 literales a) y b). Señaló que no procedía la interpretación del artículo 134 de la citada normativa, por considerar que no era pertinente para la resolución del caso concreto. De oficio, interpretó los artículos 190 y 191 de la citada Decisión, al encontrar que el demandante manifestó haber usado la denominación UM UNION MEDICAL como nombre comercial.

22. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones y los aspectos reseñados en la solicitud, formuló las siguientes conclusiones: «1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica o figurativa e ideológica o conceptual. Reglas del cotejo de signos. […] 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos 14 Folio 111 cuaderno principal 15 Folios 164 y 165. 16 Folios 143 a 169 del Cuaderno 1

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Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión

(directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir17. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición, pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables18

[…]

2. El nombre comercial […] Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 2.3. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso […] b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante […] c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. […] Protección en relación con signos idénticos y similares 2.10. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.11. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o

similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. […] 17 En ese sentido, la Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 18 Así, la Interpretación prejudicial pronunciada dentro del proceso 512-IP-2015, ya citado. 7

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC 2.16. En el presente caso, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos el nombre cuyo uso previo se alega, se debe verificar si el nombre comercial opositor UNIÓN MEDICAL, de titularidad de Unión Medical S.A., ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro, para así verificar la existencia de un derecho anterior a la solicitud de registro de la marca UNOMEDICAL (mixta), a efectos de tomarlo en cuenta en el posterior cotejo entre los signos involucrados.

[…]

4. Comparación entre signos mixtos 4.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión19; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 4.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en

conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, […] 4.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas […]

5. Palabras descriptivas y de uso común en la clase 10 (MEDICAL) […] 5.4. Como se desprende de las citadas disposiciones, no son registrables los signos conformados por locuciones descriptivas ni de uso común. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos de uso común, tienen la posibilidad de ser registrados, siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con tales características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo o de uso común por parte de terceros y, por lo tanto, su marca será considerada débil20 […] En el caso concreto, corresponde determinar si la denominación MEDICAL de los signos en conflicto comporta propiamente un elemento descriptivo o de uso común para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clase Internacional de Niza, para de esta manera verificar su carácter distintivo, teniendo en cuenta que ciertos prefijos tienen un nexo directo y concreto con los productos de uso médico y con los servicios provistos en el sector médico o relacionados con este sector, dado que hacen referencia al campo de la medicina o la salud, por cuanto constituye la raíz esencial de numerosos términos ligados al dominio médico.21

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

23. Mediante auto de 19 de diciembre de 201622, se corrió traslado a las partes,

19 Véase, a título referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015. 20 Véase, a modo referencial, la Interpretación prejudicial expedida dentro del proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015. 21 Véase, a título referencia e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Sexta) de 12 de julio de 2012, medi GmbH &Co. KG c/ OAMI, asunto T-470/09, en relación a la descriptividad del prefijo MEDI, apartados 23-26 y 34 22 Folio 171 del Cuaderno 1. 8

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC intervinientes para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto de conformidad con lo dispuesto en al artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. La parte demandante y la parte demandada, en esencia, reiteraron sus respectivos argumentos. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201923, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia V.2. El problema jurídico

25. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad UNION MEDICAL S.A., a efectos de que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones 71325 del 22 de diciembre de 2010, 13144 del 15 de marzo de 2011 y 40597 del 28 de julio de 2011, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «UNOMEDICAL» para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad UNOMEDICAL A/S.

V.3. Violación de los artículos 134 de la Decisión 486.

26. En primer lugar, la Sala encuentra que el cargo de violación se circunscribe a establecer si el signo «UNOMEDICAL» para identificar productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible y genera riesgo de asociación con el nombre comercial y las marcas «UNION MEDICAL» previamente registrada en la clase 10 y 25 del nomenclátor internacional, con registros 208.769 y 208.769, respectivamente, por carecer de distintividad.

27. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del artículo 134 por cuanto el libelo de demanda se refiere a la presunta confundibilidad de los signos en controversia, causal contemplada en el artículo 136 literal a) y b) ejusdem, tal y como bien lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

V.4. Violación del artículo 136 literal a) y b) de la Decisión 486.

28. Si bien corresponde a la Sala proceder a efectuar el análisis de la presunta

23 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC violación del artículo 136, literales a) y b), esto es, en lo concerniente a la confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que las marcas mixtas «UNOMEDICAL» otorgadas a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y «UM UNION MEDICAL» de la sociedad demandante, identificadas con los registros que se relacionan a continuación, caducaron por falta de renovación, según la información que se consigna en los siguientes cuadros:

MARCA REGISTRADA MARCA DEMANDANTE

(Mixta) (Mixta) Para distinguir productos de la Clase 10 y Para distinguir productos de la Clase 10 25 de la Clasificación Internacional de Niza. de la Clasificación Internacional de Niza. Registros 208768 y 208769. Vigencia de Registro 431095

Vigencia: 22 de diciembre de 2010 a 22 ambas del 29 de mayo de 2008 al 29 de de diciembre de 2020 mayo de 2018.

29. De la información precedente se puede establecer que los diferentes registros fueron otorgados para una vigencia de 10 años, términos que culminaron así: para «UNOMEDICAL» el 22 de diciembre de 202024, y, para «UNION MEDICAL» el 29 de mayo 201825.

30. Dada dicha circunstancia, resulta pertinente recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 17426 de la Decisión 486, los registros caducan cuando no

se renuevan dentro del término legal, lo que los deja sin efectos jurídicos y, por ende, pierden vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. 24 Registro 431095 25 Registros 208768 y 208769 26 «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 10

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC […]». (Resaltado fuera de texto)

31. Ahora bien, la caducidad del registro marcario, además del efecto necesario de

extinción del derecho al uso exclusivo de la marca, también repercute frente a los procesos judiciales en los que se discutía el registro marcario. Ello se deriva de la necesaria aplicación del inciso 4º del artículo 17227 de la Decisión 486, norma que dispone: «Artículo 172.- […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]».

32. En efecto, la caducidad de un registro impide al juez pronunciarse sobre la nulidad de las marcas cuestionadas y constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina conforme con las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. En ese sentido se pronunció la Sala en providencia de 21 de febrero de 201928, criterio que se prohíja en esta oportunidad.

33. En este orden de ideas, la Sala reitera que de la aplicación de la citada norma comunitaria se deriva que, en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria de nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. Respecto del alcance del inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido29 lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabilidad que hayan dejado de existir al momento de

realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 27 «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]». 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 21 de febrero de 2019, Expediente 11001-03-25-000-2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. En esa providencia la Sala determinó: “[…] Esta norma [art. 172 D.486/2000] impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado

de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición […]” (negrillas fuera del texto) 29 Ver también - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. 11

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00154-00

Actor: UNION MEDICAL S.A.

Demandado: SIC examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso». (Resaltado de la Sala)

34. En atención a lo citado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, resulta mandatorio para el juez nacional verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Ello encuentra sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane.

35. La Sala ha de resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden su razón de ser los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional.

36. Adicionalmente, es pertinente precisar que para atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado no se requiere de una interpretación prejudicial o de algún pronunciamiento adicional por parte del Tribunal de Justicia de la Comu