CE - 214_110010324000201100419001SENTENCIA20220718155419_TCListadoTitulados133113761143452871-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00419-00 Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

TESIS: LA PARTÍCULA “MAC”, QUE HACE PARTE DE LA MARCA

CUESTIONADA, “POLLO COMÚM MAC POLLO”, ES DE USO COMÚN

PARA PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 29 DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. POR LO TANTO, LA

MISMA NO PUEDE SER UTILIZADA O APROPIADA ÚNICAMENTE POR

UN TITULAR MARCARIO, ES DECIR, AL SER UN VOCABLO USUAL,

PUEDE SER USADO POR CUALQUIER PERSONA PARA CONFORMAR

SUS MARCAS. POR ELLO, LA ACTORA NO PUEDE ALEGAR LA

EXISTENCIA DE DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD, YA QUE SE LE

ESTARÍA OTORGANDO UN PRIVILEGIO SOBRE UN ELEMENTO DE USO

GENERAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. 1ª. Son nulas, parcialmente, las resoluciones núms. 15709 de 31 de marzo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, 26439 de 28 de mayo de 2009 y 39477 de 31 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 037088 de 14 de julio de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos conceder de forma plena el registro de la marca mixta “POLLO COMÚN MAC POLLO”, en el sentido de reconocer el derecho real de dominio respecto de las partículas “MAC/MC”, sin que sea posible excluirlas de los derechos de exclusividad otorgados por el registro de la marca. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en

síntesis, los siguientes: 1º: Que el 19 de mayo de 2006 presentó solicitud de registro de la marca “POLLO COMÚN MAC POLLO” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 291 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.2 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA., e INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A., presentaron oposición contra el registro solicitado. 3°: Que mediante Resolución núm. 15709 de 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, le otorgó el registro de la marca “POLLO COMÚN MAC POLLO” (MIXTA), para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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4º: Que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, al igual que las sociedades opositoras, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante las resoluciones núms. 26439 de 28 de mayo de 2009 y 39477 de 31 de julio de 2009, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 037088 de 14 de julio de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina3, debido a que la entidad demandada desconoció el derecho exclusivo que le pertenece sobre la expresión “MC/MAC”, desde hace más de treinta años. Señaló que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, altamente posicionada y notoria dentro del mercado, reconocida por el uso de las expresiones “MC/MAC”, para identificar productos alimenticios. 3 En adelante Decisión 486. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Aseguró que durante la actuación administrativa adelantada por la SIC,

suministró las suficientes pruebas que daban cuenta sobre el posicionamiento, notoriedad y uso ostensible, continuo e ininterrumpido de los signos distintivos “MAC POLLO”. Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486, habida cuenta que es errónea la afirmación de la entidad demandada al señalar que las expresiones “MC/MAC” son de común usanza, toda vez que tiene un derecho de exclusividad respecto de dichas denominaciones. Indicó que lo anterior generaría una inconciencia social en los comerciantes, quienes de forma indiscriminada tendrían vía libre para usar, registrar y abusar del prefijo referido, logrando así que el mismo pierda aptitud marcaria y logre confundir a los consumidores en el mercado, obligando injustamente a replantear la estrategia de mercadeo que en la actualidad y hace más de treinta años gravita sobre dicha expresión. Reiteró que posee un derecho de exclusividad sobre la expresión “POLLO COMÚN MAC POLLO” al igual que del prefijo “MC/MAC”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Manifestó que la actuación llevada a cabo por la SIC, lesiona irremediablemente los derechos de uso y titularidad otorgados respecto del signo “POLLO COMÚN MAC POLLO”, y del prefijo “MC/MAC”, teniendo en cuenta que el público consumidor no tendría claridad del

origen empresarial de las diferentes marcas que pretendan imitar las expresiones referidas. Arguyó que las marcas de las cuales es titular se han compuesto en forma especial y aleatoria por la expresión “MC/MAC”, consolidando un posicionamiento en el mercado colombiano ostensible e ininterrumpido por más de 30 años. Indicó que ha logrado demostrar la notoriedad de sus marcas en el mercado y ha buscado los mecanismos administrativos idóneos tendientes a sortear la creciente solicitud de registros marcarios, que de una u otra forma incluyen el prefijo en mención. Adujo que los actos administrativos acusados deben ser declarados nulos parcialmente, toda vez que el hecho de que existan reproducciones parciales del elemento “MC/MAC” en otras marcas no puede servir de excusa para que la entidad demandada desconozca la notoriedad y se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. abstenga de reconocer y otorgar el derecho de explotación y uso exclusivo sobre dicha expresión.

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 3º y 84 del CCA y 61 de la Constitución Política, toda vez que al abstenerse de reconocer la exclusiva titularidad que ostenta respecto de las expresiones “MC/MAC”, lesionó sus derechos de propiedad industrial de los cuales es titular. Mencionó que los actos acusados adolecen de falsa motivación, puesto

que, a su juicio, la SIC partió del desconocimiento de que el signo cuestionado no consistía en las palabras “POLLO + COMÚN + POLLO + GRÁFICO”, sino que también debía incluirse la partícula “MC/MAC”, la cual ha posicionado en el mercado de los alimentos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Mencionó que la partícula “MAC”, que hace parte del signo cuestionado, “POLLO COMÚN MAC POLLO”, no le otorga distintividad alguna, por cuanto es usada por diversos empresarios del sector alimenticio en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir sus productos en el mercado colombiano. Indicó que no erró al señalar que el uso de la palabra “MAC” no puede, de ninguna forma, ser apropiada por una sociedad y/o persona natural, habida cuenta que la misma es de uso común, por lo que es imposible conceder un monopolio respecto de dicha partícula, puesto que se estaría afectando a los empresarios que consolidaron y posicionaron su marca en el mercado. Sostuvo que la marca cuestionada se encuentra conformada por varios elementos nominativos que la hacen suficientemente distintiva,

pudiendo coexistir en el mercado con otros signos, sin que ello implique, como lo pretende hacer ver la actora, un monopolio injustificado respecto de la expresión “MAC”. Arguyó que comoquiera que la marca cuestionada, “POLLO COMÚN MAC POLLO”, era completamente disímil y diferente de las previamente registradas, no se advertía riesgo de confusión y/o asociación alguna o Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. aprovechamiento o pérdida del valor comercial o publicitario de dicho signo.

Agregó que la actora en el trámite administrativo no demostró que la marca solicitada fuese notoria, pues no aportó pruebas que evidenciaran un nivel de recordación y asociación en el público consumidor. II.2. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. no podía fundar un derecho adquirido sobre la expresión “MAC/MC”, sin ser titular de un registro marcario sobre la misma, por lo que, de no existir tal derecho, la SIC mal podría defraudar una seguridad que no estaba sustentada en un registro concedido. Adujo que, como bien lo afirmó la actora, la marca cuestionada está conformada por las expresiones “POLLO”, “COMÚN”, “MAC”, “POLLO” y un elemento gráfico, por lo que no era conducente

reconocer un derecho exclusivo sobre la expresión “MAC/MC”, aisladamente considerada, cuando el objeto de la solicitud de registro era una marca mixta y compleja. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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Sostuvo que ella también ostenta un derecho adquirido y de exclusividad respecto de las expresiones “MAC/MC”, dados los múltiples registros marcarios que contienen dichas partículas, los que le fueron otorgados, inclusive, con anterioridad a los obtenidos por la actora. Indicó que las palabras “MAC/MC” no cuentan con un significado común o conocido en Colombia; y que si bien es cierto que corresponden a una expresión usada en apellidos anglosajones, también lo es que dicha circunstancia no es suficiente para endilgarles un uso común para el consumidor promedio colombiano. Que no se puede ampliar la notoriedad del signo cuestionado “POLLO COMÚN MAC POLLO” para la expresión “MAC/MC”, pues ello significaría reconocer la notoriedad de una expresión completamente diferente a la que fue registrada. Adujo que la acción carece de objeto, por cuanto las pretensiones de la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. están dirigidas a obtener la nulidad parcial de la parte motiva de los actos acusados, mas no su parte resolutiva. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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II.2. Las sociedades MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA., e INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A., pese a haber sido notificadas en debida forma, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que sí goza de exclusividad respecto de la expresión “MAC/MC”, para amparar productos alimenticios, toda vez que el signo cuestionado es derivado de una familia de marcas que contienen dicha expresión y de la cual es titular. Que, en efecto, las razones que señaló la SIC para expedir las resoluciones que concedieron el registro marcario cuestionado son infundadas, ya que deberían haber mantenido la propiedad exclusiva sobre las partículas “MC/MAC”, pues existe un derecho previo a su favor, dado que fue la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. primera sociedad en solicitar en Colombia una marca que

contuviera las expresiones “MAC POLLO”, con reivindicación de cada uno de sus componentes. IV.-2. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, los actos acusados se refieren a la marca “POLLO COMÚN MAC POLLO & Diseño”, mas no a la marca “MAC” o “MC” que pretende reivindicar la actora. Que, además, los derechos exclusivos sobre la marca “MAC” o “MC”, para identificar los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, los ostenta ella, teniendo en cuenta que es titular de marcas que contienen dicha expresión desde 1994. Adujo que la SIC no podía reconocer un derecho exclusivo sobre la expresión “MAC” y mucho menos sobre el vocablo “MC”, pues el signo solicitado es una marca mixta y compleja que consiste en la expresión “POLLO COMÚN MAC POLLO” más el diseño de la silueta de un pollo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

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IV.3.- En esta etapa procesal, tanto la SIC como las sociedades MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA., INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A. y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…]

1. Signos conformados por denominaciones de uso común. 1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno el demandante alegó -a pesar del otorgamiento a su favor de la marca POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta)- que las denominaciones MAC y MC, presentes en las marcas de AVIDESA MAC POLLO S.A., no son de uso común, resulta pertinente desarrollar el alcance de este tema. 1.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. […] 1.4. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil 4 Proceso 174-IP-2020.

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que

las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 1.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional de dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 1.7. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase, también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 1.8. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 2.1. Como en el proceso interno el demandante argumentó que las marcas de titularidad de AVIDESA MAC POLLO

S.A., incluida la marca POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta) otorgada por la SIC, son notoriamente conocidas, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre las marcas notoriamente conocidas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

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Definición 2.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 2.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 2.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de

especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 2.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 2.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el

que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 2.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 2.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto

administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. […] 2.23. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de una marca es un hecho de que debe ser probado pro quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o ante la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 15709 de 31 de marzo de 2009, concedió el registro de la marca mixta “POLLO COMÚN MAC POLLO” a la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., para amparar los Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […]”.

Al respecto, la demandante alegó que la entidad demandada desconoció

el derecho exclusivo que le pertenece sobre la expresión “MC/MAC”, desde hace más de treinta años, al señalar que la misma era de común usanza. Señaló que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, altamente posicionada y notoria dentro del mercado, reconocida por el uso de las expresiones “MC/MAC”, para identificar productos alimenticios. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine no era viable la interpretación de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por cuanto no es materia de controversia el concepto de marca, ni sus requisitos; así como tampoco, la irregistrabilidad de un signo por confusión con una marca previamente registrada; en virtud de que el signo objeto de controversia fue solicitado por el demandante en el proceso interno y otorgado su registro por la SIC […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19

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Asimismo, señaló que de oficio se llevaría a cabo la interpretación de los artículos 224, 228, 229, literal a) y 230, ibídem, “[…] con la finalidad de tratar el tema de la marca notoria […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País

Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20

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1. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. Ahora, comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora goza o no de un derecho exclusivo respecto de las expresiones “MC” y “MAC”, esta última contenida en la marca cuestionada, “POLLO COMÚN MAC POLLO”, es del caso analizar previamente si dicha partícula es o no de uso común para los productos de la Clase 29 de la

Clasificación Internacional de Niza. Sea lo primero advertir que la mencionada marca, sobre la cual se realizará el estudio, es como se muestra a continuación: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00419-00

Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

MARCA MIXTA CUESTIONADA5

Al respecto, se precisa que comoquiera que la marca cuestionada, “POLLO COMÚN MAC POLLO”, únicamente contiene la expresión “MAC” y que fue frente a la misma que la SIC estimó que era de uso común y, por lo tanto, inapropiable, la Sala considera que el examen debe realizarse sobre dicha partícula, pues el vocablo “MC” no hace parte del signo solicitado. Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto, respecto de las marcas conformadas por expresiones de uso común, precisó lo siguiente: “[…]

1. Signos conformados por denominaciones de uso común. 1.1. Teniendo en cuenta q