CE - 22_110010324000200900041001SENTENCIA20221013105505-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicado: 11001-03-24-000-2009-00041-00

Demandante: Conopco, Inc Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cia S.A. -Casa

Interés: Lucker S.A.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Registro

Marcario/ Examen de Registrabilidad/ Causales de Irregistrabilidad/ Confundibilidad/ Reglas de Cotejo. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia la demanda que presentó, por medio de apoderado judicial, la sociedad Conopco, Inc en contra de las Resoluciones 35861 del 30 de octubre de 2007, 43514 del 21 de diciembre de 2007 y, 24988 del 21 de julio de 2008 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SICotorgó el registro de la marca «FRUTIKO» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cia S.A. – Casa Lucker S.A.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo

de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Conopco, Inc presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual se interpreta como de nulidad relativa de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20002, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1 Presentada el 28 de noviembre de 2008. 2 La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y admitida de igual forma mediante auto del 27 de noviembre de 2009. Sin embargo, se interpreta como de nulidad 2

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Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «(1) Que se declare nula la Resolución número 35861 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de octubre de 2007, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca FRUTIKO

(Nominativa), en la Clase 29 solicitada por SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A. (2) Que se declare nula la Resolución número 43514 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 21 de Diciembre de 2007, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 35861 del 30 de octubre de 2007.

(3) Que se declare nula la Resolución número 24988 dictada por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y comercio el 21 de julio de 2008, por medio de la cual se confirmó la Resolución 35861 del 30 de Octubre de 2007 y se declaró agotada la vía gubernativa. (4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad CONOPCO INC., se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 15 de diciembre de 2005 por la sociedad CONOPCO, INC. b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca FRUTIKO en la Clase 29 Internacional a nombre de (sic) SUCESORES DE JOSE JESÚS RESTREPO Y CIA, por no cumplir con el requisito de distintividad, por ser similarmente confundible con la marca notoria FRUCO previamente registrada y de propiedad de CONOPCO INC, para los mismos productos. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el Registro de la Propiedad Industrial de la inscripción de marca FRUTIKO No 359679 en la Clase 29 Internacional a favor de (sic) SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A.» (Resaltado y subrayado de texto original) I.2. Los hechos

2. El 16 de septiembre de 2005, la sociedad Sucesores de José de Jesús Restrepo & CIA S.A., solicitó el registro de la marca «FRUTIKO» (nominativa) para

amparar «carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles», productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada por la Sic, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 557 de 31 de octubre de 2005.

3. Estando dentro del término legal, la sociedad Conopco Inc -en adelante Conopcopresentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca «FRUTIKO» relativa, conforme a lo estipulado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina. 3

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Demandante: CONOPCO INC

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

(Nominativa) con registro 359679 fundamentándose en la existencia previa de las marcas «FRUCO» registradas con anterioridad 365803, 365824, 636795, 36580A6 y 63679A7. También sustentó la oposición en la notoriedad de la marca «FRUCO» en Colombia para identificar salsas, aderezos y, en general, productos alimenticios.

4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 35861 del 30 de octubre de 2007, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Conopco, y otorgó el registro8 de la marca «FRUTIKO» para amparar

productos en la clase 299 a la sociedad Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía S.A. La SIC consideró10 que la marca objeto de la solicitud no presentaba semejanzas con las marcas registradas de la sociedad opositora.

5. Contra la referida decisión, la sociedad Conopco interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.

6. El 21 de diciembre de 2007, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 43514 resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 35861 del 30 de octubre de 2007, confirmando la decisión de otorgar el registro de la marca «FRUTIKO» para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, concedió el recurso de apelación.

7. El 21 de julio de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 24988 resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 35861 del 30 de octubre de 2007, confirmando la decisión de otorgar el registro de la marca «FRUTIKO» para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía. S.A. 3 Marca FRUCO Nominativa, clase 29 y Expediente 92 048527 29. Vigencia: enero 11 de 2031 4 Marca FRUCO Nominativa, clase 31 y Expediente 92 155853 H. Vigencia: enero 11 de 2021 5 Marca FRUCO Mixta, clase 29 y Expediente 92 208706. Vigencia: febrero 13 de 2022

6 Marca FRUCO Nominativa, clase 30 y Expediente 92 155853. Vigencia: enero 11 de 2031 7 Marca FRUCO Mixta, clase 30 y Expediente 92 20870630. Vigencia: febrero 13 de 2022 8 359679 9 Para identificar: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio. 10 En la decisión la SIC señaló: «En el plano conceptual no se encuentran semejanzas, ya que el signo solicitado FRUTIKO, hace referencia a un fruto pequeño, es un diminutivo y fue escrito con una K, como aspecto ortográfico característico. De otra parte, la marca opositora, es de fantasía por constituir una elaboración ingeniosa del solicitante careciendo de significado y de asociación directa del producto. En el campo ortográfico o visual, hay que tener en cuenta las letras, las raíces o terminaciones, la extensión, la forma de las etiquetas, los gráficos, etc. Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, si bien es cierto ambos comparten algunas letras, la marca solicitada cuenta con una mayor extensión, es decir está compuesta por tres sílabas en tanto que la marca opositora está compuesta solamente por dos sílabas. De lo expuesto, resulta que la marca FRUTIKO y FRUCO no presentan semejanzas que puedan inducir al consumidor a error,

como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca.» 4

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Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

8. La parte demandante manifestó que la SIC al expedir la Resolución 35861 de 30 de octubre de 2007 vulneró las normas superiores en las cuáles debía fundarse, al desconocer los artículos 134, 135 literales b), y 136 literales a), h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.3.1. Vulneración del literal b) del artículo 135 en concordancia con el artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

9. Destacó, que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca FRUTIKO (Nominativa), no se tuvieron en cuenta los presupuestos previstos en la normativa andina, en tanto que el signo solicitado carece de distintividad, es idéntico o asemeja a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.

10. Expresó que las marcas en conflicto al pronunciarse de manera similar se hacen confundibles, por cuanto comparten la raíz FRU y la misma terminación fonética CO

(KO). La marca solicitada «FRUTIKO» da la idea de ser el diminuto de «FRUCO»,

por lo que el consumidor se vería expuesto a un inminente riesgo de confusión por asociación respecto de las expresiones «FRUCO» y «FRUTIKO», que daría lugar a entender que «FRUTIKO» es una marca derivada de «FRUCO». I.3.2. Vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

11. Sostuvo que la SIC al haber otorgado el registro a la marca «FRUTIKO», desconoció el carácter de notoriedad de la marca «FRUCO» en el mercado colombiano para distinguir productos de la Clase 29. En ese sentido, alegó que al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre las marcas en conflicto, debió haber considerado los presupuestos que exige la norma, pues de haberlo hecho habría negado el registro del signo «FRUTIKO».

12. Explicó que de la lectura del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se puede fácilmente determinar que los requisitos que exige para ser aplicada, son los siguientes: 12.1. Cuando la marca constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial; 12.2. de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero; 12.3. Cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo; 12.4. Cuando su uso fuere susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un

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aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

13. Respecto de la notoriedad de la marca FRUCO aseveró que en el presente asunto se cumplen todos los presupuestos normativos que permiten haber negado el registro del signo distintivo «FRUTIKO», por cuanto constituye una reproducción parcial de la marca notoriamente conocida «FRUCO» de titularidad de la parte actora. Indicó que los signos comparten las expresiones FRU y el sufijo CO, porque a pesar de que el signo FRUTIKO reemplaza la C por K, tal circunstancia fonéticamente resulta idéntica.

14. Aseguró que la marca «FRUCO» es notoriamente conocida en el mercado nacional de los productos alimenticios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22811 de la Decisión 486 de 2000. Indicó que la cita, a norma exige que se consideren, entre otros factores, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, el valor de la inversión efectuada para promover los productos a los que aplica, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular del signo, el grado de distintividad inherente o adquirida del signo, etc.

15. En lo que tiene que ver con el signo distintivo notoriamente conocido como la marca «FRUCO», indicó que cumple con cada uno de los requisitos establecidos en la norma. Aseguró que la notoriedad de la marca «FRUCO» en Colombia se adquirió «gracias a la gran inversión que ha realizado […] en la promoción y publicidad de sus productos que ampara con esta marca desde hace muchos años».

16. Refirió que debido a la alta difusión de la marca «FRUCO» en diferentes medios publicitarios en Colombia, le ha permitido posicionarse como una marca renombrada, pues todo el público consumidor de productos alimenticios conoce las salsas de «FRUCO». 11 «Artículo 228Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» 6

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17. Señaló que con el propósito de demostrar la notoriedad de la marca, era necesario indicar que Conopco elabora y comercializa los productos «FRUCO» en Colombia a través de su subsidiaria en Colombia, a la sociedad Unilever Andina Colombia Ltda, la cual ha comercializado, de manera constante e ininterrumpida, las salsas12 «FRUCO» en casi todo el territorio nacional. Tal circunstancia, ha permitido en su criterio, que la marca «FRUCO» se encuentre muy bien posicionada en el mercado de alimentos, en general.

18. Refirió que la comercialización se efectuó a través de tiendas, cadenas de supermercados e hipermercados13. Las ventas totales de los productos con la marca «FRUCO», en los años 2003, 2004 y 2005 fueron de $89.627.514.000. $86.007.294.000 y $65.928.311.000 de pesos colombianos, respectivamente.

19. Mencionó que los gastos de publicidad y promoción de los productos de la marca «FRUCO», en ese mismo período, en total fue de $4.323.009.00014 de pesos colombianos. Dichos recursos de publicidad se han canalizado a través de diferentes medios de comunicación tales como: comerciales de televisión, avisos publicitarios en diferentes períodos y revistas de circulación nacional y regional y

folletos15 – Anexo C de la demanda-.

20. En lo atinente a los productos o servicios a los que aplique el signo en controversia, apuntó que la marca «FRUKITO» pretende amparar los mismos productos que se protegen con la marca notoriamente conocida «FRUCO» en la clase 29, y por tanto comercializados en el mismo mercado. Tal situación, genera confusión directa e indirecta por asociación, toda vez que los consumidores podrían pensar que los productos que distingue la marca «FRUKITO» forman parte de una nueva línea de productos de la marca «FRUCO».

21. En cuanto a la eventualidad de causar un riesgo de confusión o asociación, afirmó que entre los signos distintivos en controversia existe conexión competitiva, en tanto que ambas marcas distinguen productos alimenticios de la misma naturaleza, dirigidos al mismo consumidor y comercializados en el mismo mercado de productos alimenticios, lo cual causaría confusión en el consumidor.

22. Entre tanto, en lo que tiene que ver con un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, resaltó que el hecho de que los productos amparados en la clase 29 de nomenclátor internacional sean de consumo masivo, se presta para que el consumidor desprevenido a la hora de seleccionar un producto crea estar 12 Salsa de Tomate, mayonesa, salsa rosada, mostaza, salsa soya, salsa barbecue, entre otras. Folio 239 cuaderno principal. 13 Almacenes CAFAM; COLSUBSIDIO; ÉXITO; CARREFOUR; MAKRO; OLÍMPICA; CORATIENDAS; CARULLA; SUPERTIENDAS EL BODEGÓN; SUPERMERCADOS ROMI; Casinos de empresas del estado,

particulares y mixtas; Comercio en general, tiendas de barrio, restaurantes, cafeterías, hoteles y hospitales. 14 Folio 242 cuaderno principal 15 Anexo C de la demanda obran 25 muestras de material utilizado para promocionar la marca FRUCO y tres DVDs con varios comerciales a través de los cuales se han publicitando las diferentes salsas y, en general, los diversos productos de la marca FRUCO. 7

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Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio adquiriendo un producto o servicio cuando lo cierto es que está adquiriendo otro, lo cual demuestra el riesgo de confusión que se presenta en esta clase de productos.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

23. El apoderado judicial de la SIC contestó la demanda16 en forma extemporánea, por lo que se tendrá por no presentada17.

II.2. INTERVENCIÓN DEL INTERESADO

24. De acuerdo a lo dispuesto por el Despacho en auto del 28 de junio de 2011, el tercero interesado en las resultas del proceso Sucesores de José De Jesús Restrepo y Cia S.A. -Casa Lucker S.A., no presentó escrito de contestación de la demanda.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunal de Justiciaemitió la interpretación prejudicial 438-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016,

en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso, en particular el artículo 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Advirtió que los artículos 134 y 135 literal b) no son aplicables al caso particular. De oficio, interpretó los artículos 224, 225, 226, 228 literales a), b), c), d), e), f) y k) y 229 ibídem, concluyendo: «1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo FRITIKO es confundible con las marcas denominativas y mixtas FRUCO, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina18, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 16 Folios 308 a 313 cuaderno principal 17 Auto del 28 de junio de 2011. Folio 325 cuaderno principal 18 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013 de 8 de mayo de 2013 y 114-IP-2013 de 29 de agosto de 2013. 8

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Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” 1.6. Por lo tanto, para resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Figurativa o gráfica Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan

una idea y/o valor idéntico y/o semejante 1.7. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Sala Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos19: 1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; […]. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; […] 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, […] 1.7.4. Al efectuarla comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, […] 1.8. [A]l analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanzas que pueden presentarse […]. 1.9. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo […]. 19 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se descartan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del proceso 148-IP-2005; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP2009. 9

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Demandante: CONOPCO INC

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2. Comparación entre signos denominativos

2.1. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre los signos denominativos FRUTIKO y FRUCO, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas20: 2.1.1. SE debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética […] 2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar […] 2.1.3. SE debe observar el orden de las vocales […] 2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor […]

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.1. Como la controversia también radica sobre la supuesta confusión del signo denominativo FRUTIKO con el mixto FRUCO, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico […] 3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante `… puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico […]

4. La marca notoriamente conocida y la prueba de la notoriedad 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca FRUCO es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia21. […] 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. […] 4.1.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros […]

4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio […] Prueba 4.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.8. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: 20 Ibidem 21 Estas han sido adoptadas por el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina entre las cuales se descartan las siguiente providencias: interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 10

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Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del

País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

5. La conexión competitiva (Clases 2/1, 3, 5, 6, 30, 31, 32 y 34) […] 5.6. Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros, los siguientes: 5.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza […] 5.6.2. Canales de comercialización […] 5.6.3. Similares medios de publicidad […] 5.6.4. Relación o vínculos entre productos […] 5.6.5. Mismo género de los productos […]»

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Demandante: CONOPCO INC

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

26. Mediante auto de 29 de agosto de 201722 se corrió traslado por un término de diez (10) días a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente rindiera

concepto.

27. La parte demandante reiteró en esencia sus argumentos, mientras que el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

28. Por su parte, la SIC mediante apoderado23 presentó alegatos de conclusión, indicando que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho, y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

29. Expuso que la marca «FRUTIKO» (Nominativa) clase 29 presenta suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones son suficientemente distintivas entre sí, lo que impide llevar al público consumidor a confusión, respecto del producto mismo o el origen empresarial de los mismos.

30. Frente a la naturaleza de los signos en controversia, anotó que la marca «FRUCO» es de naturaleza nominativa registrada previamente en las clases 29, 30 y 31, de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el signo distintivo «FRUTIKO» es de naturaleza nominativa, conformado por la expresión «FRUCO» con adición de la sílaba (TI) en el medio, donde se intercambia la letra «C» por la

«K».

31. Afirmó que la expresión «FRUTIKO» corresponde a una modificación de una palabra evocativa existente como lo es FRUTO. De ahí que, su pronunciación esté conformada por tres sílabas: FRU/TI/KO, de donde la sílaba «KO» corresponde al diminutivo de una palabra existente, como lo es FRUTO.

32. Señaló que la marca en discusión era un signo débil, y en tal sentido, no podría

oponerse a registros que utilicen la palabra FRUTIKO, su forma usual o aumentada, o cualquier uso que se le dé a la misma, salvo que el signo sea idéntico.

V-. CONSIDE