CE - 23_110010324000200800203001SENTENCIA20220330131522_TCListadoTitulados133113698275286524-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Referencia. Acción de nulidad relativa

Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA.

TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AMPARA LA MARCA

CUESTIONADA, “DISTRIBUIDORA RAYCO”, Y LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LAS MARCAS PREVIAMENTE

REGISTRADAS DE LA ACTORA, “RAYCO”, NO EXISTE RELACIÓN O

CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDA GENERAR RIESGO DE

CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 08836 de 29 de marzo de 2007, “Por la cual se decide solicitud de registro de marca”; 22993 de 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00

Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. 30 de julio de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 45094 de 28 de diciembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 5 de octubre de 2004, la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “DISTRIBUIDORA RAYCO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 204 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en sus marcas, nombre y enseña comercial “RAYCO”, 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] muebles en general y sus partes, espejos, marcos […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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previamente solicitadas y registradas en las clases 1ª, 7ª, 9ª, 11, 35, 37, 38, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante la Resolución núm. 08836 de 29 de marzo de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “DISTRIBUIDORA” para distinguir productos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 22993 de 30 de julio de 2007 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 45094 de 28 de diciembre de 2007, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135,

literal a), en concordancia con el párrafo primero del artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Ello, por cuanto, a su juicio, debió denegarse el registro de la marca “DISTRIBUIDORA RAYCO”, toda vez que sí se probó el riesgo de confusión y asociación con sus marcas previamente registradas “RAYCO”, por lo que carece de aptitud distintiva. Señaló que la entidad demandada no tuvo en cuenta la tendencia en el mercado a la diversificación de actividades ni su capacidad financiera y tecnológica, así como tampoco el reconocimiento y prestigio de los productos y servicios distinguidos con su marca “RAYCO”. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que la marca cuestionada, “DISTRIBUIDORA RAYCO”, es idéntica a sus signos “RAYCO”, desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual. Sostuvo que existe riesgo de asociación entre los productos y servicios que distinguen los signos enfrentados, en virtud de su capacidad Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. financiera y tecnológica para la diversificación de sus actividades económicas.

Agregó que existe riesgo de confusión indirecta, esto es, respecto de la procedencia de los productos o servicios, dado que es titular de las

marcas “RAYCO”, en las clases 1ª, 7ª, 9ª, 35, 37, 38, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que es titular del nombre y enseña comercial “RAYCO”; y que tiene un mejor derecho respecto de la expresión “RAYCO”, en virtud de su uso previo desde el año 1981, teniendo en cuenta que el signo cuestionado fue solicitado en el 2004. Mencionó que sus marcas previamente registradas “RAYCO” son notoriamente conocidas, en razón a que los productos y servicios que distingue gozan de una alta difusión y han logrado el reconocimiento y prestigio de los círculos interesados en los sectores específicos, esto es, en aquellos relacionados con la electrónica, telecomunicaciones y obras civiles. Adujo que ha invertido en los últimos cinco años previos a la presentación de la demanda, la suma de $ 45.498.049.670, de conformidad con la certificación expedida por su contadora; y que ha recibido por concepto Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. de ventas e ingresos operacionales, para los años de 2005, 2006 y 2007, los valores correspondientes a $5.902.708.820, $ 10.990.539.757 y 15.471.095.451, respectivamente.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC, contestó la demanda de manera extemporánea. II.2. La sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la marca cuestionada, “DISTRIBUIDORA RAYCO”, aunque es similar a las previamente registradas, “RAYCO”, no presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen a éstas. Adujo que el signo solicitado pretende amparar muebles en general y sus partes, espejos y marcos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las previamente registradas amparan productos y servicios de las clases 1ª, 7ª, 9ª, 35, 37, 38, 40 y 42, por lo que era posible afirmar que éstos no guardan relación alguna. Que lo anterior se debe a que no pertenecen a una misma Clase, los canales de comercialización son totalmente diferentes, no tienen los Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. mismos medios de publicidad ni van dirigidos a consumidores semejantes; y que tampoco existe una relación o vinculación entre los productos y servicios que distinguen.

Indicó que la actora no logró demostrar en la instancia administrativa que sus marcas “RAYCO” fuesen notorias al momento de la

presentación de registro de la marca cuestionada “DISTRIBUIDORA RAYCO”, dado que no daban cuenta sobre el nivel de ventas, la inversión efectiva en publicidad ni el nivel de conocimiento de la marca entre los consumidores del sector pertinente en Colombia o en el mundo. Explicó que tiene un mejor derecho respecto del nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO”, por cuanto ha usado dicha expresión desde el año 1979, pues desde entonces se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Solicitó que, con las pruebas aportadas al proceso, se declare que su nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO”, tiene un primer uso y, por lo tanto, mejor derecho que el nombre y enseña comercial “RAYCO” de la actora.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, puesto que entre los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas no existe conexidad competitiva, por lo que no llevarían a error o confusión al público consumidor. Explicó que dichos productos y servicios no guardan ningún tipo de

relación, tienen distintas finalidades y van dirigidos a diferentes consumidores, de manera que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la normativa comunitaria. Adujo que la sociedad actora no allegó suficientes pruebas que demostraran que las marcas previamente registradas, “RAYCO”, fuesen notorias en el sector de telecomunicaciones, habida cuenta que no probaban el nivel de ventas ni la inversión efectiva en publicidad. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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IV.2. Mediante Concepto 057/11 de 13 de septiembre de 2011, el Agente del Ministerio Público solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que aunque las marcas enfrentadas “RAYCO” y “DISTRIBUIDORA RAYCO” pueden resultar idénticas o muy similares, entre los productos y servicios que identifican no existe conexidad competitiva. Señaló que la marca cuestionada fue solicitada para identificar productos diferentes a los de las previamente registradas, no solo porque se encuentren incluidas dentro de distintas clases del Nomenclátor, sino por que su comercialización se realiza por canales diversos, toda vez que el mercadeo de los productos de la Clase 20 se realiza a través de almacenes, tiendas, bazares, supermercados, establecimientos de comercio y puntos de fábrica, que no permitirían

generar riesgo de confusión respecto de su origen empresarial. Que resultaría poco probable que los canales de distribución y los medios de publicidad a emplear sean los mismos, por lo que tampoco existiría riesgo de confusión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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Indicó que tampoco existe riesgo de confusión y/o asociación entre la marca cuestionada “DISTRIBUIDORA RAYCO” y el nombre y enseña comercial de la actora, toda vez que sus actividades van encaminadas a la comercialización de sustancias químicas que se utilizan como abonos, extintores, fotografías, conservar alimentos, producir sustancias adhesivas, entre otros; maquinarias que tienen como finalidad principal la de ser utilizadas para incubar huevos y motores para poner en movimiento objetos; reproducir sonidos, imágenes, acumular electricidad, hacer cálculos, así como los ordenadores o computadores; servir para refrescar el ambiente como ocurre con los aparatos de aire acondicionado y para calentar sustancias; la explotación o la dirección de una empresa comercial; y la prestación de servicios relacionados con la comunicación entre personas por medios sensoriales. IV.3. En esta etapa procesal, tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en el mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que ha establecido la doctrina y han sido recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para

la protección de un nombre y enseña comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo fue solicitado para registro, determinar si el nombre y enseña comercial eran real, efectiva y constantemente usados en el mercado, para así determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: El signo notorio será protegido si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. La Corte Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no del signo RAYCO (denominativo). De no probarse la notoriedad alegada, la corte consultante deberá proceder a analizar la eventual conexión competitiva entre la Clase 20 y las Clases 1, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Proceso 86-IP-2015.

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QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre productos y servicios de diferentes Clases de la Clasificación Internacional de Niza. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Impedimento

Mediante escritos de 3 de mayo de 2016 y 7 de noviembre de 2019, los consejeros de estado, doctores ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS y OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, respectivamente, manifestaron impedimento para conocer del presente asunto, los cuales se declararon fundados mediante autos de 11 de noviembre de 2016 y de 19 de abril de 2021, por lo que, en consecuencia, se ordenó separarlos del conocimiento del mismo. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 08836 de 2007, concedió el registro de la marca mixta “DISTRIBUIDORA RAYCO” a la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA, para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] muebles en general y sus partes, espejos, marcos […]”. Al respecto, la demandante alegó que la marca cuestionada “DISTRIBUIDORA RAYCO” es idéntica a sus signos “RAYCO”, desde Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. los puntos de vista ortográfico, fonético y visual; y que existe riesgo de asociación entre los productos y servicios que distinguen, en virtud de su capacidad financiera y tecnológica para la diversificación de sus actividades económicas.

Indicó que es titular del nombre y enseña comercial “RAYCO”; y que

tiene un mejor derecho respecto de la expresión “RAYCO”, en virtud de su uso previo desde el año 1981, teniendo en cuenta que el signo cuestionado fue solicitado en el 2004. Mencionó que sus marcas previamente registradas, “RAYCO”, son notoriamente conocidos, en razón a que los productos y servicios que distinguen gozan de una alta difusión y han logrado el reconocimiento y prestigio de los círculos interesados en los sectores específicos, esto es, en aquellos relacionados con la electrónica, telecomunicaciones y obras civiles. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a), b) y h), 1908, 191, 192, 200, 224, y 228, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”; no 8 Este artículo junto con los 191, 192, 200, 224 y 228 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. así la de los artículos 134 y 135 literal b), de la Decisión 486, por “[…] no resultar pertinentes para la resolución del presente caso […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. […] Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo,

se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se

busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en el proceso 509-IP-2019, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el

riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

MARCA MIXTA CUESTIONADA9

RAYCO

MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “DISTRIBUIDORA RAYCO”, como lo es la concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otra marcas nominativas, “RAYCO”, así como el nombre comercial “RAYCO”, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta cuestionada, para lo cual 9 Folio 80 del cuaderno núm. 1. 10 Folio 80 del cuaderno núm. 2. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las grafías de las letras ni las figuras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del

consumidor las palabras que la distingue. De manera que no existe duda alguna que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo. Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial 509-IP-2019, enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19

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Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica,

se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto). Es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: la semejanza determinante de error en el público consumidor; y la identidad o similitud entre los productos y servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00

Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se genera por la coincidencia e