CE - 25000-23-37-000-2018-00135-01(25547)-2022

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547) Demandante: OFIXPRES SAS P.J. : ¿La sentencia de primera instancia vulneró el debido proceso y el derecho de defensa cuando basó su decisión en fundamentos de hecho y de derecho nuevos, no contenidos en la actuación administrativa acusada?

HECHOS NUEVOS NO CONTENIDOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACUSADOS – Efectos jurídicos / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA Y CONTRADICCIÓN – Configuración El a quo negó las pretensiones de la demanda al acoger, principalmente, los argumentos planteados en la contestación de la demanda referentes a la falta de (i) registro del contrato ante la SIC conforme al artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN lo que, a su juicio, derivó en su inoponibilidad, y de (ii) fecha cierta del contrato de licencia de uso y sus modificaciones en los términos del artículo 767 del ET, para referirse tangencialmente a los requisitos de necesidad y proporcionalidad, para lo cual retomó los considerandos de los actos acusados. Como lo ha precisado la Sala, dado que el acto es -en sí mismoel objeto y el límite del control de legalidad ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no podía el fallador de primera instancia abordar el análisis y tomar la decisión con base en los referidos planteamientos, no contenidos en los actos acusados pues, al hacerlo, vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa y contradicción de la parte actora, pues ella

promovió una demanda para enervar las argumentaciones contenidas en la liquidación oficial acusada y en la resolución que la confirmó, las cuales solo se refirieron al incumplimiento de los requisitos del artículo 107 del ET. En esa medida le asiste razón a la recurrente en que no se podía juzgar la legalidad de la actuación acusada con base en hechos nuevos, no contenidos en los actos administrativos.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 107 ¿Procede la deducción por concepto de regalías a la luz del artículo 107 del ET?

DEDUCCIÓN DE GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS – Requisitos /

REQUISITOS PARA LA DEDUCCIÓN DE EXPENSAS NECESARIAS – Reglas.

Sentencia de unificación jurisprudencial / PROCEDENCIA DE LA DEDUCCIÓN DE GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS – Configuración La Administración desconoció gastos operacionales de ventas por $1.270.489.000, correspondientes a las regalías pagadas por la licencia de uso de las marcas y el nombre comercial OFIXPRES, en cuanto consideró, en esencia, que la expensa no reunió los requisitos de necesidad, proporcionalidad y relación de causalidad con la actividad productora de renta, previstos en el artículo 107 del ET, en razón de la vinculación económica existente entre la propietaria y licenciante de la marca – OD Colombia SAS –, y la licenciataria de la misma – Ofixpres SAS. (…) El artículo 107 del ET establece que son deducibles las expensas realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que (i)

tengan relación de causalidad, (ii) sean necesarias y (iii) proporcionadas de acuerdo con cada actividad. Como se ha puesto de presente en diversos pronunciamientos en torno al contenido y alcance de dichos requisitos, la Sala fijó en la sentencia de unificación del 26 de noviembre de 2020, las reglas unificadas para su aplicación. «Al tenor de ellas, cumplen el requisito de necesidad las expensas que «realiza razonablemente un contribuyente en una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547) Demandante: OFIXPRES SAS renta», circunstancia que puede valorarse a partir de «criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente, entre otros» (regla 2.°); al tiempo que son proporcionales las erogaciones que, bajo un criterio comercial, sean razonables según «la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el que desarrolla su actividad productora de renta». Conforme a esos criterios, la causalidad, la necesidad y la proporcionalidad deben juzgarse atendiendo a las condiciones individuales de los contribuyentes, razón por la cual les corresponde a los obligados tributarios demostrar las circunstancias pertinentes, pues el artículo 167 del CGP dispone que las partes tienen la carga de probar el «supuesto

de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». En esa medida, la cuarta regla de decisión jurisprudencial de la providencia de unificación citada dispuso que los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta. Se colige entonces que cuanto más concreto sea el cuestionamiento de la autoridad tributaria respecto de la aplicación y alcance de los requisitos del artículo 107 del ET, mayor será la carga argumentativa y probatoria del administrado para desvirtuarla». (…) El anterior acervo probatorio -no cuestionado por la Administración-, permite concluir que el gasto en discusión atiende a las exigencias de causalidad y necesidad de que trata el artículo 107 del ET para ser reconocida como una expensa deducible. En efecto, sobre la necesidad, la Sala ha acudido a criterios como la obligatoriedad de la expensa por una disposición legal, el cumplimiento de obligaciones empresariales o de la costumbre mercantil, pues dada la particularidad de cada caso, los criterios generales que orientan al juez para dictaminar si la expensa es normalmente acostumbrada no resultan objetivos y fáciles de aplicar. De ahí que haya dicho que el contribuyente debe probar que la expensa es forzosa y que repercutió o tuvo injerencia en la actividad. Por eso, ha advertido que no

basta que la expensa esté probada, sino que es menester que la prueba permita inferir que la expensa sí se subsume en los criterios de necesidad, de proporcionalidad y de relación de causalidad con la actividad productora de renta. Es una práctica comercial, reconocida y habitual que las empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o respecto de las cuales exista vinculación económica, realicen, entre sí, operaciones de venta de bienes o de prestación de servicios en cuanto el objetivo de todas y cada una de ellas, como unidades de explotación económica, es el de desarrollar su objeto social a fin de mantener o incrementar su actividad productora de renta; en consecuencia, no es extraño que partes relacionadas o vinculados económicos, nacionales o del exterior, realicen diversas transacciones, claro está, a título oneroso. OD Colombia SAS, como propietaria de varios intangibles, entre ellos, las marcas licenciadas a la actora, podía explotarlos a través de un contrato de licenciamiento, como en efecto lo hizo, así fuera con uno de sus vinculados económicos, pues uno de los supuestos que dan lugar a la obtención de ingresos de fuente nacional en el impuesto sobre la renta es, precisamente, «la explotación de bienes inmateriales dentro del país», según los términos del artículo 24 del ET. Ofixpres SAS, por su parte, para desarrollar una de las actividades de su objeto social, como lo es la venta o suministro de productos para oficina, debía incurrir en la expensa cuestionada para poder comercializar los productos de las marcas Ofixpres, al no tener la titularidad de

las mismas, ventas que, como se demostró, le permitieron obtener ingresos en el periodo discutido. Por lo tanto, para la Sala, esta expensa era obligatoria para la actora, 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547) Demandante: OFIXPRES SAS porque sin ella, no hubiera podido vender los referidos productos, lo cual incidió positivamente en su actividad productora de renta en cuanto representó para la sociedad una fuente generadora de ingresos, con lo cual se satisfacen y acreditan los requisitos de necesidad y relación de causalidad, a la luz del artículo 107 del ET y lo precisado al efecto por la jurisprudencia. Ahora bien, en cuanto a la proporcionalidad del gasto, se advierte que la Administración no encontró acreditado este requisito en cuanto comparó el costo de adquisición de los intangibles pagado por OD Colombia SAS a Carvajal SA ($1.805.310.000), con el valor de las regalías pagadas en el año 2013 por la actora ($1.270.489.000). Sin embargo, dicha cuantificación no puede ser aceptada pues, se reitera, conforme a los parámetros establecidos en la sentencia de unificación, que la causalidad, la necesidad y la proporcionalidad deben juzgarse atendiendo a las condiciones individuales de los contribuyentes, y no comparándolas con las de otros contribuyentes, como ocurre en el caso en estudio que, para rechazar la expensa por concepto de regalías parte del valor que le pagó

OD Colombia SAS a Carvajal SA, para adquirir la propiedad de las marcas, terceros ajenos a esta discusión. Así, como también lo precisó la Sala, corresponde a los obligados tributarios demostrar las circunstancias pertinentes, pues el artículo 167 del CGP dispone que las partes tienen la carga de probar el «supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». En esa medida, conforme a la cuarta regla de decisión jurisprudencial de la providencia de unificación, los contribuyentes deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta. Para demostrar el cumplimiento de esta exigencia, la actora estableció dos parámetros que, a su juicio, indican la proporcionalidad de la expensa: (i) frente al total de los ingresos de la compañía, representó el 1.19% y (ii) respecto al total de costos y gastos de la sociedad significó el 1.23%; asimismo, explicó que se demostró que, aunque los intangibles fueron usados durante los 12 meses del año, las regalías pagadas correspondieron solo a los ingresos de los últimos tres meses del año. Y aportó como prueba tanto en sede administrativa como judicial -con la claridad de que el contrato de licencia de uso de las marcas y el nombre comercial suscrito con OD Colombia SAS, no se sujeta a las normas de precios de transferencia por tratarse

de una operación local-, la opinión de la firma Quorum Consulting Group, según la cual el 5% sobre los ingresos se encuentra dentro de los rangos del mercado y cumple el principio de plena competencia, es decir, se trata de un porcentaje dentro del promedio del mercado. (…) Las anteriores pruebas, así como la entregada por la actora durante la investigación, en la cual se detallaron los ingresos obtenidos por las ventas de los productos que llevan la marca OFIXPRES ($38.902.087.733), y su porcentaje de participación (36%) en el total de ingresos por ventas de la compañía ($106.818.835.529), permiten concluir que la expensa por regalías de $1.270.489.000 fue proporcional, no solo frente al total de ingresos por ventas de la compañía (1.19%), sino en relación con los ingresos por ventas de la marca OFIXPRES (3%), y contribuyó al desarrollo de la actividad productora de renta de la compañía, razón por la cual no se advierte la alegada falta de proporcionalidad. Se precisa que, aunque este parámetro fue puesto de presente en el acto liquidatorio, no fue analizado por la Administración, la cual se limitó a cuestionar el gasto por la vinculación económica existente entre la licenciante y la licenciataria, sin tener en cuenta que, para expensas generales como la aquí discutida, no se estableció la limitante que, en su momento, se consagró para la deducción especial del artículo 158-3 [inc. 3] del ET. 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 107 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 158-3 / LEY 1564 DE 2012 (CGP)– ARTÍCULO 167

CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA POR FALTA DE PRUEBA DE SU CAUSACIÓN Finalmente, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 [8] del CGP, no procede la condena en costas en esta instancia (agencias en derecho y gastos del proceso), porque en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CGP)– ARTÍCULO 365 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA)– ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-37-000-2018-00135-01(25547)

Actor: OFIXPRES SAS Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN Tema: Renta 2013. Deducción de regalías. Licencia uso de marca.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas1. ANTECEDENTES El 14 de abril de 2014, OFIXPRES SAS2, presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2013, en la cual liquidó un saldo a favor 1 Índice 2 en Samai 2 Entre las actividades de su objeto social está «La fabricación, administración, compra, distribución, venta, importación y exportación de formas comerciales impresas o electrónicas; etiquetas de seguridad, incluidas etiquetas para el proceso de recaudación de cualquier tipo de impuesto o rentísticas; suministros de papelería, aseo y cafetería, insumos y accesorios para equipos, impresoras y equipos, ferretería, muebles, artículos de droguería, outsourcing de archivo y servicios logísticos, así como 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547) Demandante: OFIXPRES SAS de $1.017.641.0003, devuelto por medio de la Resolución 62829000159733 del 11 de agosto de 20144. El 11 de septiembre de 2014, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, por medio del auto de apertura 3122382014001134, inició investigación por el programa “POSTDEVOLUCIONES” en relación con la referida declaración5.

Previos autos de verificación y requerimientos de información, el 9 de marzo de 2016, la misma División expidió el Requerimiento Especial 312382016000033, en el que propuso desconocer gastos operacionales de ventas (regalías) por $1.270.489.000, determinar un mayor impuesto a cargo de $317.623.000 e imponer sanción por inexactitud de $508.197.000, para fijar el saldo a favor en la suma de $191.821.0006. A este acto se le dio respuesta7. El 6 de diciembre de 2016, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, expidió la Liquidación Oficial de Revisión 312412016000085, en la que acogió las glosas propuestas en el requerimiento especial8. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración9. El 24 de noviembre de 2017, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica del nivel central de la DIAN profirió la Resolución 009339 en el sentido de modificar la liquidación oficial de revisión -para fijar la sanción por inexactitud en el 100% en aplicación del principio de favorabilidad-, y determinar en la suma de $382.395.000, el saldo a favor por el impuesto sobre la renta del año gravable 2013

de OFIXPRES SAS10.

DEMANDA OFIXPRES SAS, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes11:

«PRETENSIONES

1. PRIMERA: Que se declare la NULIDAD TOTAL de la Liquidación Oficial de

Revisión No. 312412016000085 de diciembre 6 de 2016, por la cual la entidad demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2013, presentada por OFIXPRES S.A.S.

2. SEGUNDA: Que se declare la NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 009339 de noviembre 24 de 2017, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por OFIXPRES S.A.S. reduciendo la sanción por inexactitud y confirmando en lo demás la Liquidación Oficial de Revisión. todas las actividades de servicio relacionadas con proveeduría integral para las oficinas, con venta directa, transaccional o a través de servicios de outsourcing, asesoría y transporte». Fl. 18 c.a. 1 3 Fl. 15 c.a. 1 4 Fls. 378-379 c.a. 2 5 Fl. 1 c.a. 1 6 Fls. 734 a 743 c.a. 4 7 Fls. 747 a 765 c.a. 4 8 Fls. 45 a 56 c.p. 1 9 Fls. 882 a 906 c.a. 5 10 Fls. 58 a 84 c.p. 1 11 Fl. 4 c.p. 1

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS

3. TERCERA: Como consecuencia de las nulidades anteriores se RESTABLEZCA

EL DERECHO de OFIXPRES S.A.S. en los siguientes términos: a) Se CONFIRME la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año 2013 presentada por OFIXPRES S.A.S. en abril 14 de 2014, en el formulario No. 1104601818174 y número interno No. 91000228893214, en la cual se liquidó un total de impuesto sobre la renta a cargo por $1.127.318.000 y se determinó un saldo a favor por $1.017.641.000. b) Se DECLARE que no hay lugar a la determinación de un mayor impuesto sobre la renta a cargo de OFIXPRES S.A.S. por el año gravable 2013, ni a sanción por inexactitud, y que por lo tanto mi poderdante no debe pagar suma alguna por estos conceptos, como tampoco por intereses moratorios». Invocó como normas violadas, las siguientes: • Artículos 6, 58, 83, 95 [9] y 363 de la Constitución Política • Artículos 162 [inc. 1] y 199 [inc. 2] de la Decisión 486 de 2000 de la CAN • Artículos 107, 647, 683, 712 [g], 742 y 771-2 del Estatuto Tributario • Artículos 3 [3], 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 • Artículos 11, 670 y 1602 del Código Civil Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente: Explicó que, en el año 2010, Carvajal SA y OD Colombia SAS (Office Depot), celebraron dos contratos de compraventa en virtud de los cuales la última compró los siguientes

bienes: por medio del contrato de 14 de septiembre de 2010, diez marcas con el respectivo nombre comercial, dentro de las cuales estaban OFIXPRES y FESA OFIXPRES; y a través del contrato suscrito el 22 de septiembre de 2010, el 100% de las acciones de Ofixpres SAS. Sobre los intangibles y las acciones, la propietaria tenía derecho a cobrar regalías por su uso o licencia -como surge del artículo 58 de la CP que reconoce la propiedad privaday a percibir dividendos. Y el 1 de enero de 2011, OD Colombia SAS y Ofixpres SAS, suscribieron un contrato de licencia de uso de marca por el cual la primera, en calidad de licenciante, le otorgó a la segunda, licenciataria, el derecho de usar y explotar la marca y el nombre comercial OFIXPRES, contrato modificado por medio de cuatro otrosíes de fechas 2 de enero, 1 de junio y 1 de diciembre de 2012, y 1 de octubre de 2013. Los actos administrativos demandados adolecen de nulidad por falta de motivación e infracción de las normas en las que debieron fundarse por falta de aplicación, interpretación errónea y aplicación indebida, por:

1. Vulneración por falta de aplicación de los artículos 162 [inc. 1] y 199 [inc. 2] de la Decisión 486 del 2000 de la CAN, así como de los artículos 83 de la CP y 670 del Código Civil. Al pretender exigirle a la sociedad usar marcas y el nombre comercial que no son de su propiedad, en forma gratuita e indefinida, la DIAN omitió aplicar las referidas normas

comunitarias las cuales autorizan a los propietarios de marcas y nombres comerciales conceder su uso o explotación a terceros a través de un contrato de licencia, normas que explican por qué la actora estaba en la obligación de pagar regalías por el uso de intangibles que no son de su propiedad. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547) Demandante: OFIXPRES SAS OD Colombia SAS, propietaria de las marcas y el nombre comercial OFIXPRES, tenía el derecho de cobrar por el uso de sus intangibles, para lo cual dio cumplimiento a los requisitos señalados en el concepto 10-124716 de 27 de octubre de 2010 de la SIC para conceder la licencia de uso de los mismos a la sociedad, así: (i) ser su titular, lo cual se demuestra con el registro ante la SIC, (ii) conceder el derecho a través de un contrato de licencia, el cual fue suscrito el 1 de enero de 2011, y (iii) el pago de regalías que, según la cláusula segunda del contrato, correspondió al 5% de los ingresos operacionales mensuales que obtuviera la licenciataria. Aunque en la tercera modificación al contrato se suspendió el cobro de regalías entre abril de 2012 y septiembre de 2013, en la cuarta modificación se reanudó el mismo, por lo que la sociedad estaba en la obligación de cumplir lo pactado pues, al no hacerlo, vulneraría los artículos 1602 del CC y 83 de la CP.

2. Interpretación errónea de los artículos 712 [g], 3 [3], 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011. La afirmación contenida en los actos acusados según la cual, “si la actora pudo desarrollar su actividad productora de renta sin pagar regalías de enero a septiembre de 2013, las pagadas por los meses de octubre a diciembre de 2013 no tienen relación de causalidad”, se basa en un criterio personal de los funcionarios por cuanto no tiene sustento jurídico que la respalde. La discrecionalidad de la Administración quien no motivó su actuación en normas vigentes aplicables al caso y concluyó que por la vinculación económica la sociedad tenía el derecho de uso gratuito de los bienes intangibles de OD Colombia SAS, la llevó a tomar una decisión arbitraria en contra de la sociedad.

La referida afirmación desconoció que, es común en los negocios y ante dificultades de mercado, que se pacten periodos de gracia transitorios, no solo frente a las regalías, sino también, por ejemplo, a intereses sobre préstamos o cánones de arrendamiento, sin que le asista razón a la DIAN en que el incremento de la renta líquida gravable por el año gravable 2013, haya obedecido al uso gratuito de los intangibles de enero a septiembre de 2013 pues, el hecho de que el periodo de gracia haya expirado a partir de octubre de 2013, no significa que la sociedad no hubiera usado los mismos. Lo afirmado en los actos acusados implicaría que, en los contratos de franquicia, no fueran deducibles las regalías pagadas por el uso de la marca y el nombre comercial

del propietario, por el hecho de que el franquiciado usé esos intangibles en el desarrollo de sus negocios.

3. Violación de los artículos 712 [g], 3 [3], 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 porque la motivación de los actos acusados para desconocer el requisito de necesidad se basa en apreciaciones subjetivas de los funcionarios que proyectaron la liquidación oficial de revisión. Las afirmaciones contenidas en las páginas 14 y 16 de la liquidación oficial de revisión según las cuales la sociedad “no requería acudir a OD Colombia S.A.S. para el arriendo de marca alguna por cuanto tiene la capacidad legal, poderes y facultades para conducir sus negocios”, y “no es normal que la propietaria (OD Colombia S.A.S.) de la marca le cobre a su vinculada un arriendo por vender su misma marca como es OFIXPRES, ya que el beneficio de OD Colombia SAS, lo recibe a través de los dividendos que obtiene de su vinculada”, carecen de motivación jurídica, pues el hecho de que la sociedad tenga capacidad para conducir sus negocios no constituye motivación para concluir que podía usar de manera gratuita y a perpetuidad los intangibles de OD Colombia SAS, en desconocimiento del contrato de licencia suscrito entre las partes, e implica el desconocimiento de cómo se desarrollan los negocios si se tiene en cuenta que, las regalías, son un gasto contable que disminuye las utilidades comerciales de la actora

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS y, por lo mismo, disminuye los dividendos distribuibles a los accionistas. En consecuencia, la actuación acusada adolece de nulidad por falsa motivación cuando afirma que los dividendos remuneran el uso de los intangibles ya que, en oposición a lo manifestado por la Administración, si la actora paga regalías, las utilidades comerciales distribuibles como dividendos son menores y, si no las paga, las mismas son mayores.

Contrario a lo afirmado por la DIAN, la jurisprudencia del Consejo de Estado no exige que un gasto sea permanente para que sea deducible, ya que lo que se requiere es que el mismo sea indispensable para la generación de la renta de tal manera que sin él, no sea posible obtenerla, exigencia que se da en este caso pues, sin el uso de las tres marcas y el nombre comercial OFIXPRES, la sociedad no podría desarrollar su actividad productora de renta, por lo que el pago de regalías constituye una expensa necesaria.

4. Violación de los artículos 712 [g], 3 [3], 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 al omitir señalar las normas que permitían rechazar las regalías pagadas, como consecuencia de la vinculación económica con el propietario de los intangibles de OFIXPRES. La DIAN decidió desconocer la referida deducción por la vinculación económica entre la actora y OD Colombia SAS, sin sustentar su decisión en un precepto normativo. Además, dicha vinculación no se enmarca en las prohibiciones señaladas en los artículos 85, 151 o 152 del ET porque la deducción solicitada (i) obedeció a una operación entre contribuyentes del impuesto

sobre la renta, (ii) no correspondió a la deducción de pérdidas por la enajenación de activos a vinculados económicos, y (iii) no se trató de la deducción de pérdidas por la enajenación de activos de sociedades a socios. Aunque en el recurso de reconsideración se invocaron estas normas por ser las únicas que eventualmente podrían ser aplicables al caso, la Administración se limitó a decir que con la prueba de la vinculación económica era procedente desconocer la deducción, sin señalar un fundamento de derecho que sustentara dicha conclusión, por lo que, ante la ausencia de motivación, se debe declarar la nulidad de los actos acusados.

5. Las regalías pagadas por el uso de las 3 marcas y el nombre comercial OFIXPRES cumplen los requisitos del artículo 107 del ET para su procedencia, los cuales se encuentran probados en cumplimiento del artículo 742 del ET. El cumplimiento de los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el artículo 107 del ET, se encuentran probados así: Se encuentra demostrada la relación de causalidad del gasto incurrido por la actora, toda vez que es normal que un contribuyente le pague a otro por el uso de intangibles que no son de su propiedad y, sin los cuales, la sociedad tendría que operar bajo otras marcas, lo que la llevaría a perder mercado, registros como proveedor ante clientes, y a realizar inversiones para promocionar, desarrollar y posicionar una nueva marca.

La necesidad del gasto, la cual se debe analizar con un criterio comercial y frente a la posibilidad de generar ingresos, conforme a lo señalado por el Consejo de Estado, se

encuentra demostrada pues, si la actora no hubiera usado las marcas y el nombre comercial OFIXPRES, sus ingresos por el año 2013 hubieran sido menores al tener que usar otros intangibles aún no posicionados en el mercado; es de público conocimiento que este tipo de intangibles contribuyen a la generación de ingresos, ya que los 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547) Demandante: OFIXPRES SAS productos que se venden bajo esas marcas y nombre comercial, gozan de fiabilidad y reconocimiento ante los consumidores, lo que lleva a que estos los prefieran sobre marcas nuevas y/o desconocidas. Como la ley no establece parámetros objetivos para determinar el requisito de proporcionalidad, también se debe establecer con criterio comercial y según las circunstancias de cada caso; el gasto incurrido por la actora en el año 2013 guarda proporcionalidad frente a los ingresos, ya que solo representó el 1.19% del total de los mismos; significó el 1.23% del total de costos y gastos de la sociedad, y se demostró que, aunque los intangibles fueron usados durante los 12 meses del año, las regalías pagadas correspondieron solo a los ingresos de los últimos tres meses del año. Pese a que el contrato de licencia de uso de las marcas y el nombre comercial suscrito entre OD Colombia SAS y la actora, no se sujeta a las normas de precios de transferencia por tratarse de una operación local, para demostrar que las regalías

pactadas corresponden a las normalmente acostumbradas en la actividad que desarrolla la sociedad, se allega como prueba la opinión de la firma Quorum Consulting Group, según la cual el 5% sobre los ingreso