CE - 250002337000201800135011SENTENCIA20220701143903

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-37-000-2018-00135-01(25547)

Demandante: OFIXPRES SAS

Demandado: DIAN

Tema: Renta 2013. Deducción de regalías. Licencia uso de marca.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de julio de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas1.

ANTECEDENTES

El 14 de abril de 2014, OFIXPRES SAS2, presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2013, en la cual liquidó un saldo a favor de $1.017.641.0003, devuelto por medio de la Resolución 62829000159733 del 11 de agosto de 20144.

la renta y complementarios por el año gravable 2013, en la cual liquidó un saldo a favor de $1.017.641.0003, devuelto por medio de la Resolución 62829000159733 del 11 de agosto de 20144.

El 11 de septiembre de 2014, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes , por medio del auto de apertura 3122382014001134, inició investigación por el programa “POSTDEVOLUCIONES” en relación con la referida declaración5.

Previos autos de verificación y requerimientos de información, el 9 de marzo de 2016, la misma División expidió el Requerimiento Especial 3 12382016000033, en el que propuso desconocer gastos operacionales de ventas (regalías) por $1.270.489.000, determinar un mayor impuesto a cargo de $317.623.000 e imponer sanción por

1 Índice 2 en Samai 2 Entre las actividades de su objeto social está «La fabricación, administración, compra, distribución, venta, importación y exportación de formas comerciales impresas o electrónicas; etiquetas de seguridad, incluidas etiquetas para el proceso de recaudación de cualquier tipo de impuesto o rentísticas; suministros de papelería, aseo y cafetería, insumos y accesorios para equipos, impresoras y equipos, ferretería, muebles, artículos de droguería, outsourcing de archivo y servicios logísticos, así como todas las actividades de servicio relacionadas con pro veeduría integral para las oficinas, con venta directa, transaccional o a través de servicios de outsourcing, asesoría y transporte». Fl. 18 c.a. 1 3 Fl. 15 c.a. 1 4 Fls. 378-379 c.a. 2

través de servicios de outsourcing, asesoría y transporte». Fl. 18 c.a. 1 3 Fl. 15 c.a. 1 4 Fls. 378-379 c.a. 2 5 Fl. 1 c.a. 1Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS

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2 inexactitud de $508.197.000, para fijar el saldo a favor en la suma de $191.821.0006. A este acto se le dio respuesta7.

El 6 de diciembre de 2016, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes , expidió la Liquidación Oficial de Revisión 3 12412016000085, en la que acogió las glosas propuestas en el requerimiento especial8. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración9.

El 24 de noviembre de 2017, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica del nivel central de la DIAN profirió la Resolución 009339 en el sentido de modificar la liquidación oficial de revisión -para fijar la sanción por inexactitud en el 100% en aplicación del principio de favorabilidad-, y determinar en la suma de $382.395.000, el saldo a favor por el impuesto sobre la renta del año gravable 2013

de OFIXPRES SAS10.

DEMANDA

OFIXPRES SAS, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del

de $382.395.000, el saldo a favor por el impuesto sobre la renta del año gravable 2013

de OFIXPRES SAS10.

DEMANDA

OFIXPRES SAS, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes11:

«PRETENSIONES

1. PRIMERA: Que se declare l a NULIDAD TOTAL de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412016000085 de diciembre 6 de 2016, por la cual la entidad demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2013, presentada por OFIXPRES S.A.S.

2. SEGUNDA: Que se declare la NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 009339 de noviembre 24 de 2017, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por OFIXPRES S.A.S. reduciendo la sanción por inexactitud y confirmando en lo demás la Liquidación Oficial de Revisión.

3. TERCERA: Como consecuencia de las nulidades anteriores se RESTABLEZCA EL DERECHO de OFIXPRES S.A.S. en los siguientes términos:

a) Se CONFIRME la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año 2013 presentada por OFIXPRES S.A.S. en abril 14 de 2014, en el formulario No. 1104601818174 y número interno No. 91000228893214, en la cual se liquidó un total de impuesto sobre la renta a cargo por $1.127.318.000 y se determinó un saldo a favor por $1.017.641.000.

b) Se DECLARE que no hay lugar a la determinación de un mayor impuesto

a cargo por $1.127.318.000 y se determinó un saldo a favor por $1.017.641.000.

b) Se DECLARE que no hay lugar a la determinación de un mayor impuesto sobre la renta a cargo de OFIXPRES S.A.S. por el año gravable 2013, ni a sanción por inexactitud, y que por lo tanto mi poderdante no debe pagar suma alguna por estos conceptos, como tampoco por intereses moratorios».

Invocó como normas violadas, las siguientes:

6 Fls. 734 a 743 c.a. 4 7 Fls. 747 a 765 c.a. 4 8 Fls. 45 a 56 c.p. 1 9 Fls. 882 a 906 c.a. 5 10 Fls. 58 a 84 c.p. 1 11 Fl. 4 c.p. 1Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 • Artículos 6, 58, 83, 95 [9] y 363 de la Constitución Política • Artículos 162 [inc. 1] y 199 [inc. 2] de la Decisión 486 de 2000 de la CAN • Artículos 107, 647, 683, 712 [g], 742 y 771-2 del Estatuto Tributario • Artículos 3 [3], 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 • Artículos 11, 670 y 1602 del Código Civil

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

• Artículos 3 [3], 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 • Artículos 11, 670 y 1602 del Código Civil

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Explicó que, en el año 2010, Carvajal SA y OD Colombia SAS (Office Depot), celebraron dos contratos de compraventa en virtud de los cuale s la última compró los siguientes bienes: por medio del contrato de 14 de septiembre de 2010, diez marcas con el respectivo nombre comercial, dentro de las cuales estaban OFIXPRES y FESA OFIXPRES; y a través del contrato suscrito el 22 de septiembre de 2010 , el 100% de las acciones de Ofixpres SAS. Sobre los intangibles y las acciones, la propietaria tenía derecho a cobrar regalías por su uso o licencia -como surge del artículo 58 de la CP que reconoce la propiedad privaday a percibir dividendos.

Y el 1 de enero de 2011, OD Colombia SAS y Ofixpres SAS, suscribieron un contrato de licencia de uso de marca por el cual la primera, en calidad de licenciante, le otorgó a la segunda, licenciataria, el derecho de usar y explotar la marca y el nombre comercial OFIXPRES, contrato modificado por medio de cuatro otrosíes de fechas 2 de enero, 1 de junio y 1 de diciembre de 2012, y 1 de octubre de 2013.

Los actos administrativos demandados adolecen de nulidad por falta de motivación e infracción de las normas en las que debieron fundarse por falta de aplicación, interpretación errónea y aplicación indebida, por:

1. Vulneración por falta de aplicación de los artículos 162 [inc. 1] y 199 [inc. 2] de la Decisión

infracción de las normas en las que debieron fundarse por falta de aplicación, interpretación errónea y aplicación indebida, por:

1. Vulneración por falta de aplicación de los artículos 162 [inc. 1] y 199 [inc. 2] de la Decisión 486 del 2000 de la CAN , así como de los artículos 83 de la CP y 670 del Código Civil . Al pretender exigirle a la sociedad usar marcas y el nombre comercial que no son de su propiedad, en forma gratuita e indefinida, la DIAN omitió aplicar las referidas normas comunitarias las cuales autorizan a los propietarios de marcas y nombres comerciales conceder su uso o explotación a terceros a través de un contrato de licencia, normas que explican por qué la actora estaba en la obligación de pagar regalías por el uso de intangibles que no son de su propiedad.

OD Colombia SAS, propietaria de las marcas y el nombre comercial OFIXPRES, tenía el derecho de cobrar por el uso de sus intangibles, para lo cual dio cumplimiento a los requisitos señalados en el concepto 10 -124716 de 27 de octubre de 2010 de la SIC para conceder la licencia de uso de los mismos a la sociedad, así: (i) ser su titular, lo cual se demuestra con el reg istro ante la SIC, (ii) conceder el derecho a través de un contrato de licencia, el cual fue suscrito el 1 de enero de 2011, y (iii) el pago de regalías que, según la cláusula segunda del contrato, correspondió al 5% de los ingresos operacionales mensuales que obtuviera la licenciataria . Aunque en la tercera modificación al contrato se suspendió el cobro de regalías entre abril de 2012 y

que, según la cláusula segunda del contrato, correspondió al 5% de los ingresos operacionales mensuales que obtuviera la licenciataria . Aunque en la tercera modificación al contrato se suspendió el cobro de regalías entre abril de 2012 y septiembre de 2013, en la cuarta modificación se reanudó el mismo, por lo que la sociedad estaba en la obligación de cumplir lo pactado pues, al no hacerlo, vulneraría los artículos 1602 del CC y 83 de la CP.

2. Interpretación errónea de los artículos 712 [g], 3 [3], 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 . La afirmación contenida en los actos acusados según la cual, “si la actora pudo desarrollarRadicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

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4 su actividad productora de renta sin pagar regalías de enero a septiembre de 2013, las pagadas por los meses de octubre a diciembre de 2013 no tienen relación de causalidad”, se basa en un criter io personal de los funcionarios por cuanto no tiene sustento jurídico que la respalde. La discrecionalidad de la Administración quien no motivó su actuación en normas vigentes aplicables al caso y concluyó que por la vinculación económica la sociedad tenía el derecho de uso gratuito de los bienes intangibles de OD Colombia SAS, la llevó a tomar una decisión arbitraria en contra de la sociedad.

La referida afirmación desconoci ó que, es común en l os negocios y ante dificultades

sociedad tenía el derecho de uso gratuito de los bienes intangibles de OD Colombia SAS, la llevó a tomar una decisión arbitraria en contra de la sociedad.

La referida afirmación desconoci ó que, es común en l os negocios y ante dificultades de mercado, que se pacten periodos de gracia transitorios, no solo frente a las regalías, sino también, por ejemplo, a intereses sobre préstamos o cánones de arrendamiento, sin que le asista razón a la DIAN en que el incremento de la renta líquida gravable por el año gravable 2013, haya obedecido al uso gratuito de los intangibles de enero a septiembre de 2013 pues, el hecho de que el periodo de gracia haya expirado a partir de octubre de 2013, no significa que la sociedad no hubiera usado los mismos. Lo afirmado en los actos acusados implicaría que, en los contratos de franquicia, no fueran deducibles las regalías pagadas por el uso de la marca y el nombre comercial del propietario, por el hecho de que el franquiciado usé esos intangibles en el desarrollo de sus negocios.

3. Violación de los artículos 712 [g], 3 [3], 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 porque la motivación de los actos acusados para desconocer el requisito de necesidad se basa en apreciaciones subjetivas de los funcionarios que proyectaron la liquidación oficial de revisión. Las afirmaciones contenidas en las páginas 14 y 16 de la liquidación oficial de revisión según las cuales la sociedad “no requería acudir a OD Colombia S.A.S. para el arriendo de marca alguna por cuanto tiene la capacidad legal, poderes y facultades para conducir sus

afirmaciones contenidas en las páginas 14 y 16 de la liquidación oficial de revisión según las cuales la sociedad “no requería acudir a OD Colombia S.A.S. para el arriendo de marca alguna por cuanto tiene la capacidad legal, poderes y facultades para conducir sus negocios”, y “no es normal que la propietaria (OD Colombia S.A.S.) de la marca le cobre a su vinculada un arriendo por vender su misma marca como es OFIXPRES, ya que el beneficio de OD Colombia SAS, lo recibe a través de los dividendos que obtiene de su vinculada”, carecen de motivación jurídica, pues el hecho de que la sociedad tenga capacidad para conducir sus negocios no constituye motivación para c oncluir que podía usar de manera gratuita y a perpetuidad los intangibles de OD Colombia SAS , en desconocimiento del contrato de licencia suscrito entre las partes, e implica el desconocimiento de cómo se desarrollan los negocios si se tiene en cuenta que , las regalías, son un gasto contable que disminuye las utilidades comerciales de la actora y, por lo mismo, disminuye los dividendos distribuibles a los accionistas . En consecuencia, la actuación acusada adolece de nulidad por falsa motivación cuando afirma que los dividendos remuneran el uso de los intangibles ya que, en oposición a lo manifestado por la Administración, si la actora paga regal ías, las utilidades comerciales distribuibles como dividendos son menores y, si no las paga, las mismas son mayores.

Contrario a lo afirmado por la DIAN, la jurisprudencia del Consejo de Estado no exige que un gasto sea permanente para que sea deducible, ya que lo que se requiere es que el mismo sea indispensable para la generación de la renta de tal manera que sin

Contrario a lo afirmado por la DIAN, la jurisprudencia del Consejo de Estado no exige que un gasto sea permanente para que sea deducible, ya que lo que se requiere es que el mismo sea indispensable para la generación de la renta de tal manera que sin él, no sea posible obtenerla, exigencia que se da en este caso pues, sin el uso de las tres marcas y el nombre comercial OFIXPRES, la sociedad no podría desarrollar su actividad productora de renta, por lo que el pago de regalías constituye una expensa necesaria.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

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4. Violación de los artículos 712 [g], 3 [3], 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 al omitir señalar las normas que permitían rechazar las regalías pagadas, como consecuencia de la vinculación económica con el propietario de los intangibles de OFIXPRES. La DIAN decidió desconocer la referida deducción por la vinculación económica entre la actora y OD Colombia SAS, sin sustentar su decisión en un precepto normativo. Además, dicha vinculación no se enmarca en las prohibiciones señaladas en los artículos 85, 151 o 152 del ET porque la deducción solicitada (i) obedeció a una operación entre contribuyentes del impuesto sobre la renta, (ii) no correspondió a la deducción de p érdidas por la enajenación de activos a vinculados económicos, y (iii) no se trató de la deducción de pérdidas por la

sobre la renta, (ii) no correspondió a la deducción de p érdidas por la enajenación de activos a vinculados económicos, y (iii) no se trató de la deducción de pérdidas por la enajenación de activos de sociedades a socios.

Aunque en el recurso de reconsideración se invocaron estas normas por ser las únicas que eventualmente podrían ser aplicables al caso, la Administración se limitó a decir que con la prueba de la vinculación económica era procedente desconocer la deducción, sin señalar un fun damento de derecho que s ustentara dicha conclusión, por lo que , ante la ausencia de motivación , se debe declarar la nulidad de los actos acusados.

5. Las regalías pagadas por el uso de las 3 marcas y el nombre comercial OFIXPRES cumplen los requisitos del artículo 107 del ET para su procedencia, los cuales se encuentran probados en cumplimiento del artículo 742 del ET. El cumplimiento de los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el artículo 107 del ET, se encuentran

probados así:

Se encuentra demostrada la relación de causalidad del gasto incurrido por la actora , toda vez que es normal que un contribuyente le pague a otro por el uso de intangibles que no son de su propiedad y, sin los cuales, la sociedad tendría que operar bajo otras marcas, lo que la llevaría a perder mercado, registros como proveedor ante clientes, y a realizar inversiones para promocionar, desarrollar y posicionar una nueva marca.

La necesidad del gasto, la cual se debe analizar con un criterio comercial y frente a la posibilidad de generar ingresos, conforme a lo señalado por el Consejo de Estado, se encuentra demostrada pues, si la actora no hubiera usado las marcas y el nombre

La necesidad del gasto, la cual se debe analizar con un criterio comercial y frente a la posibilidad de generar ingresos, conforme a lo señalado por el Consejo de Estado, se encuentra demostrada pues, si la actora no hubiera usado las marcas y el nombre comercial OFIXPRES, sus ingresos por el año 2013 hubieran sido menores al tener que usar otros intangibles aún no posicionados en el mercado; es de público conocimiento que este tipo de intangibles contribuyen a la generación de ingresos, ya que los productos que se venden bajo esas marcas y nombre comercial, gozan de fiabilidad y reconocimiento ante los consumidores , lo que lleva a que estos los prefieran sobre marcas nuevas y/o desconocidas.

Como la ley no establece parámetros objetivos para determinar el requisito de proporcionalidad, tamb ién se debe establecer con criterio comercial y según las circunstancias de cada caso; el gasto incurrido por la actora en el año 2013 guarda proporcionalidad frente a los ingresos, ya que solo representó el 1.19% del total de los mismos; significó el 1.23% del total de costos y gastos de la sociedad, y se demostró que, aunque los intangibles fueron usados durante los 12 meses del año, las regalías pagadas correspondieron solo a los ingresos de los últimos tres meses del año.

Pese a que el contrato de licencia de uso de las marcas y el nombre comercial suscrito entre OD Colombia SAS y la actora, no se sujeta a las normas de precios de transferencia por tratarse de una operación local, para demostrar que las regalíasRadicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS

transferencia por tratarse de una operación local, para demostrar que las regalíasRadicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS

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6 pactadas corresponden a las normalmente acostumbradas en la actividad que desarrolla la sociedad, se allega como prueba la opinión de la firma Quorum Consulting Group, según la cual el 5% sobre los ingresos se encuentra dentro de los rangos del mercado y cumple el principio de plena competencia, es decir, se trata de un porcentaje dentro del promedio del mercado.

Aunque los actos acusados basaron su juicio en la vinculación económica, desconocieron esta prueba por el hecho de que dicha vinculación no se dio con una empresa del exterior, con lo cual se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la sociedad, pues con la misma se demuestra que se trató de una operación pactada en condiciones de mercado entre partes independientes. Además, violó el principio de justicia cuando desconoció la expensa por el hecho de haberla pagado a un vinculado nacional, sin mencionar la norma que se lo permitiera y exigiéndole usar intangibles que no son de su propiedad de forma gratuita.

6. Indebida aplicación del artículo 647 [inc. 1] de l ET por inexistencia del hecho sancionable ya que en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013 no se incluyeron datos falsos o equivocados, y la deducción solicitada está debidamente soportada en un contrato y en facturas que cumplen con los requisitos para su procedencia, de acuerdo con el

ya que en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013 no se incluyeron datos falsos o equivocados, y la deducción solicitada está debidamente soportada en un contrato y en facturas que cumplen con los requisitos para su procedencia, de acuerdo con el artículo 771-2 del ET. En la liquidación oficial, la Administración se limitó a señalar la norma y a afirmar la procedencia de la sanción, sin individualizar el hecho sancionable, lo cual vulnera el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de la actora. Además, el rechazo de la expensa obedeció a una indebida aplicación del artículo 107 del ET, porque se demostró que cumple con los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad, con lo cual los datos declarados fueron completos y verdaderos.

La realidad del gasto por regalías por los meses de octubre a diciembre de 2013, se encuentra probada con (i) el contrato de licencia de uso los intangibles suscrito el 1 de enero de 2011, y las modificaciones al mismo por medio de las cuales se suspendió el cobro de las regalías de abril de 2012 a septiembre de 2013, (ii) la información de la SIC en la que consta que el titular de los intangibles es OD Colombia SAS , (iii) la s facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2013 emitidas por OD Colombia SAS en las cuales liquidó el IVA respectivo y (iv) el certificado de las retenciones en la fuente practicadas a la actora por los mismos meses.

7. Falta de aplicación del artículo 647 [inc. 6] del ET, ya que, al estar probada la existencia del gasto por regalías por el uso de intangibles, se estaría ante una diferencia de criterios entre la

7. Falta de aplicación del artículo 647 [inc. 6] del ET, ya que, al estar probada la existencia del gasto por regalías por el uso de intangibles, se estaría ante una diferencia de criterios entre la DIAN y la actora, sobre la deducibilidad del gasto de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 107 del ET. Aunque en la actuación acusada se mencionó el artículo 647 [inc. 6] del ET, se omitió hacer un análisis sobre las causales exceptivas de la sanción por inexactitud que, de haberse realizado, hubiera llevado a la DIAN a establecer que se está ante una diferencia de criterio s frente al derecho aplicable pues, pues mientras que para la sociedad se encuentran cumplidos todos los requisitos del artículo 107 del ET, la Administración cuestiona los de necesidad y proporcionalidad.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, así12:

12 Fls. 207 a 250 c.p. 2Radicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS

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7 Del contexto de la operación económica: Dos fueron los negocios jurídicos celebrados por Carvajal SA, propietaria de varias marcas, entre ellas, OFIXPRES, y del 100% de las acciones de CE 3 SA, sociedad que, a partir de mayo de 2010, cambió su razón social por la de Ofixpres SAS; Carvajal SA no cobraba ni podía cobrar por el uso del nombre

acciones de CE 3 SA, sociedad que, a partir de mayo de 2010, cambió su razón social por la de Ofixpres SAS; Carvajal SA no cobraba ni podía cobrar por el uso del nombre social de la actora, porque fue quien decidió, como única accionista de la misma, que adoptara el nombre Ofixpres SAS por lo que no era lógico que cobrara por el uso del mismo a una compañía que adquirió ese nombre por su propia decisión.

Con el cambio de la razón social, la actora podía desarrollar su objeto sin que mediara un contrato de licencia, pues, además de ser una marca registrada en principio a favor de Carvajal SA, y ahora, por virtud de la cesión de propiedad de OD Colombia, también es un nombre social de propiedad de la actora que hace parte de l atributo de la personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (interpretación prejudicial 3-IP-99).

No obstante, a través de un contrato llamad o licencia de uso de marca, que aparece suscrito con fecha 1 de enero de 2011, OD Colombia SAS, licenció u otorgó a la actora, el derecho de usar y explotar “la marca” y “nombre comercial” OFIXPRES, el cual fue solicitado en la visita del 30 de abril de 2015; verificada la cláusula segunda, se observó que el valor pactado por el licenciamiento de la marca, correspondió al 5% de los ingresos operacionales mensuales de Ofixpres SAS, lo cual resulta contrario a toda lógica comercial si se tiene en cuenta que los ingresos no se discriminaron respecto a la marca sino, en general, a todo lo percibido.

ingresos operacionales mensuales de Ofixpres SAS, lo cual resulta contrario a toda lógica comercial si se tiene en cuenta que los ingresos no se discriminaron respecto a la marca sino, en general, a todo lo percibido.

Los otrosíes 1 y 2 del 2 de enero y 1 de junio de 2012, modificaron la referida cláusula para señalar que, a partir del 1 de junio de 2012, la actora no pagaría porcentaje alguno a favor de OD Colombia SAS por concepto de regalías generadas por el uso de la marca y nombre comercial. Y en el otrosí 3, a pesar de estar fechado el 1 de diciembre de 2012, las partes adquieren una obligación y/o derecho a partir de una fecha anterior, pues en dicho documento se indica que los pagos de las regalías se suspenden a partir del 1 de abril de 2012 , es decir, que mediante un contrato de diciembre de 2012 se modificó una obligación que ya se había causado pues, en el o trosí 2, se había indicado que el pago de las regalías se suspendía a partir del 1 de junio de 2012, lo cual supone que los pagos de abril y mayo de 2012, ya se habían realizado.

Respecto al documento enunciado “contrato de licencia de uso de marca/20 13”, se evidenció que el mismo hace referencia a un nuevo acuerdo suscrito el 1 de octubre de 2013, es decir, no se trata de un otrosí sino de un nuevo contrato celebrado entre las partes, y contiene las mismas reglas fijadas en el documento suscrito con f echa 1 de enero de 2011; sin embargo, al responder el requerimiento especial, se indicó que lo que se suscribió fue el otrosí 4 al contrato de licenciamiento del 1 de enero de 2011,

de enero de 2011; sin embargo, al responder el requerimiento especial, se indicó que lo que se suscribió fue el otrosí 4 al contrato de licenciamiento del 1 de enero de 2011, por lo que existen dos documentos, uno denominado otrosí 4 y otro contrato de licencia de uso de marca/2013 que tenían el mismo propósito, esto es, determinar el pago de las regalías por el licenciamiento de la marca OFIXPRES.

El contrato de licencia de uso de la marca y de l nombre comercial OFIXPRES y sus modificaciones, le restan credibilidad a la operación p ues, además de las inconsistencias detectadas por la Administración , se intuye que fueron post constituidos para dar respuesta a los requerimientos de la DIAN, por lo que no es contrario a derecho que se exija la fecha cierta en los términos del artículo 767 del ET, aún más, si se tiene en cuenta que, para que los contratos de licenciamiento de marcaRadicado: 25000-23-37-000-2018-00135-01 (25547)

Demandante: OFIXPRES SAS

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8 sean oponibles a terceros, deben estar registrados de conformidad con el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, lo cual no se demostró.

El contrato de licencia causa sorpresa porque (i) aunque la marca OFIXPRES -según la legislación de propiedad industriales de OD Colombia por la cesión que le hi zo Carvajal, no aparece prueba que permita concluir que OD Colombia es la propietaria del nombre comercial, por lo que el contrato de licencia mal podría extenderse al uso de l nombre

legislación de propiedad industriales de OD Colombia por la cesión que le hi zo Carvajal, no aparece prueba que permita concluir que OD Colombia es la propietaria del nombre comercial, por lo que el contrato de licencia mal podría extenderse al uso de l nombre comercial, como erradamente se estableció en el mismo, por cuanto no son equiparables ya que, contrario a lo que entiende la demandante, marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, conforme al artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, (ii) no se puede afirmar que quien ha usa do el nombre comercial OFIXPRES es OD Colombia, para concluir que es la propietaria del mismo, pues la actora, al presentarse en el ámbito comercial bajo dicha denominación, ostenta la propiedad de su nombre social y comercial, por lo que no se entiende cómo pued e pagar algún valor por el uso de dicho nombre comercial , (iii) cuando Carvajal le vendió a OD Colombia la totalidad de las acciones que poseía en OFIXPRES, no se dijo que existiera limitación alguna para el uso del nombre social y comercial, y (iv) desde el punto de vista comercial, no se entiende porque OD Colombia en su calidad de controlante de Ofixpres, le exige el pago de regalías para el uso de la marca.

Falta de necesidad en el pago de la regalía cuestionada: El pago de las regalías no es necesario porque quien act uó como licenciatario no fue un terc ero sino el mismo licenciante, con lo cual se contraría la esencia