CE - 25_110010324000201100151001SENTENCIA20220707073210_TCListadoTitulados133113760409607775-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de julio de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00151-00 Referencia. Acción de nulidad relativa

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

TESIS: LA MARCA “SQUIGGLES” (NOMINATIVA), OTORGADA EN

FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL

PROCESO, MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO Y CUYA

NULIDAD PRETENDEN LAS ACTORAS A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE

LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE

CONFUNDIBLE EL NOMBRE “SQUIGGLES” QUE HACE PARTE DE LOS

PRODUCTOS QUE DISTINGUE SU SIGNO “TROLLI” (NOMINATIVO),

PREVIAMENTE REGISTRADO, SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL

RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172

DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1 de conformidad

con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad 1 Mediante auto de 13 de abril de 2011. (Folios 250 a 253 del cuaderno núm. 2.) 2 En adelante Decisión 486. 2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00151-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH de la Resolución núm. 58574 de 19 de noviembre de 2009, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 29 de agosto de 2003, la sociedad COLMED LTDA, presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “SQUIGGLES”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 304 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. Dicha petición fue cedida posteriormente a PROCAPS S.A. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentaron oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que la intención perseguida con dicho signo era cometer actos de mala fe y competencia desleal. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] dulces, gomas, bombones y todo

tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos. […]” 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH 3º: Que mediante la Resolución núm. 13830 de 25 de junio de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo “SQUIGGLES”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 15596 de 29 de junio de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. El segundo, a través de la Resolución núm.

58574 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada la oposición interpuesta y concedió el registro de la marca “SQUIGGLES”, para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PROCAPS S.A. I.2.- Fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 136, literales d) y f) y 137, de la Decisión 486, por interpretación errónea. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Arguyeron que la Decisión 486 es clara al señalar, de forma expresa y como causal de irregistrabilidad de un signo distintivo como marca, que el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Indicaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada “SQUIGGLES” fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal. Que al existir una relación comercial entre ellas y PROCAPS S.A., los

terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado los derechos adquiridos sobre las marcas cuya titularidad les corresponde a nivel internacional. Mencionaron que son titulares de la marca “TROLLI” en los países de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Francia, Grecia, Reino Unido, Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Panamá, Polonia, Suecia, Suiza, España, Uruguay, República Dominicana, entre otros. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Señalaron que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA. forman parte de un mismo conglomerado económico, toda vez que se traspasan derechos sobre registros marcarios que les han sido concedidos.

Anotaron que la comercialización de la expresión “TROLLI” incluye el uso de ciertas marcas o nombres comerciales, entre los cuales se encuentra la palabra que conforma a la marca cuestionada,

“SQUIGGLES”.

Concluyeron que las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA ejecutan actos de competencia desleal al traspasarse y licenciarse mutuamente expresiones que son de su propiedad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento

legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que la marca cuestionada “SQUIGGLES” no se encontraba registrada en Colombia; y que del análisis de confundibilidad realizado con la marca previamente registrada “TROLLI” no encontró que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH existieran semejanzas entre ellas que fueran susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación.

Adujo que las actoras no demostraron ni en la vía administrativa ni en el presente proceso que los terceros con interés directo en las resultas del proceso hayan sido sus distribuidores, de manera que no se cumple el elemento principal para estudiar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486. Explicó que no existen indicios razonables que permitan inferir que con la solicitud de registro de la marca cuestionada “SQUIGGLES” se estuviese perpetrando, facilitando o consolidando un acto de competencia desleal. II.-2. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con interés directo en las resultas del proceso, solicitaron denegar las pretensiones de la demanda. Aseguraron que la marca previamente registrada “TROLLI” difiere

completamente de la cuestionada “SQUIGGLES”; y que las actoras nunca han detentado en Colombia la titularidad del signo “TROLLI”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Sostuvieron que las actoras aportaron copia simple de los certificados de registro de las marcas “TROLLI” para demostrar la titularidad de las mismas en varios países del mundo, de manera que no cuentan con elementos materiales probatorios suficientes para demostrar siquiera la presunta perpetración de actos de competencia desleal.

Manifestaron que nunca han sido distribuidoras o representantes de las actoras; y que la relación comercial entre ellas se limitó única y exclusivamente a un contrato de suministro, el cual fue terminado de manera intempestiva por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y

MEDERER GMBH.

Mencionaron que dicho contrato versaba respecto de productos marcados con la expresión “TROLLI”, pero que en ningún momento se extendió al signo aquí cuestionado “SQUIGGLES”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH IV.-1. Las sociedades actoras insistieron en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujeron que existió mala fe por parte de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, al momento de solicitar el registro de la marca “SQUIGGLES”.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que no existían elementos suficientes para determinar que existían indicios de que el solicitante de la marca cuestionada “SQUIGGLES” estuviese perpetrando, facilitando o consumando actos de competencia desleal. IV.-3. En esta etapa procesal, tanto los terceros con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: 7 Proceso 687-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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GMBH

“[…] 1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal 1.1. Dado que en el presente caso las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A. señalaron en su demanda que el signo SQUIGGLES (denominativo) habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá a analizar este tema. 1.2. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. […] 1.17. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 1.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que la situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades o deseos. 1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado

para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

2. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. 2.1. Las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A. argumentaron que el registro de la marca SQUIGGLES

(denominativo) no debió ser otorgado por encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el literal d) del Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH artículo 136; de igual manera manifestaron que durante varios años las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda han actuado como distibuidores y comercializadores de sus productos “gomas de dulce” en diversas variedades y formas, distinguido por su marca TROLLI y fabricados por la sociedad alemana Mederer Gmbh, por lo que tenían conocimiento de su producto SQUIGGLES, lo que prueba la existencia de una relación comercial entre dichas empresas. […] 2.6. En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido,

entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o servicio a ciertos locales o personas a quien deba comercializarse. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 58574 de 19 de noviembre de 2009, concedió el registro de la marca nominativa “SQUIGGLES”, a la sociedad PROCAPS S.A. para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos. […]”.

Al respecto, las demandantes alegaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con

la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada “SQUIGGLES” fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal. Anotaron, además, que la comercialización de la expresión “TROLLI” incluye el uso de ciertas marcas o nombres comerciales, entre los cuales se encuentra la palabra que conforma a la marca cuestionada,

“SQUIGGLES”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales d) y f), 137, 258 y 2598, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas es la siguiente: 8 Este artículo y el 258 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

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GMBH Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada

por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER

GMBH […] Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada9, se advierte que la marca

nominativa “SQUIGGLES”, identificada con el certificado de registro núm. 392154, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad PROCAPS S.A.-, con base en la cual las actoras promovieron la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible el nombre “SQUIGGLES” 9 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 8 de junio de 2022 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH que hace parte de los productos que distingue su signo “TROLLI”

(nominativo), previamente registrado-, se encuentra caducada. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de noviembre de 2019, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de

gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de

su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia

dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa “SQUIGGLES”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 8 de junio de 2022, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el

presente proceso, se advierte que la marca “SQUIGGLES” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 392154, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad PROCAPS S.A., con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible el nombre “SQUIGGLES” que hace parte de los productos que distingue su signo “TROLLI” (nominativo), previamente registrado-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de noviembre de 2019, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde la entidad demandada. Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Comercio, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 392154, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito

entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. (Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200810, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”. Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la

norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 10 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00151-00

Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisió