CE - 26_110010324000201200006001SENTENCIACARENCIAA20220612141900_TCListadoTitulados133113749739116833-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001 03 24 000 201200006 00

Actor: PRECISION TRADING CORP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V.

Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó, a través de apoderado judicial, la sociedad PRECISION TRADING CORP. en contra las Resoluciones Nos.45940 de 30 de agosto de 2010, 66479 de 29 de noviembre de 2010 y 38891 de 26 de julio de 2011, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca PREMIUM CHEF (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de

la sociedad CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el apoderado judicial la sociedad PRECISION TRADING CORP., el 30 de noviembre de 2009, presentó ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “2.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

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Demandante: PRECISION TRADING CORP Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.1.1. Resolución número cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta (45940) del treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010), proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se decidió fundada (sic) la oposición presentada por PRECISION TRADING CORP y se otorga el registro de la marca PREMIUM CHEF (MIXTA), para distinguir servicios de la clase treinta y cinco (35) de la Clasificación

Internacional de Niza. . 2.1.2. Resolución número sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve (66479) del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010), mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad PRECISION TRADING CORP, contra la Resolución No 45940 del 30 de agosto

de 2010, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 2.1.3 Resolución número treinta y ocho mil ochocientos noventa y uno (38891) del (26) de julio de julio (sic) de dos mil once (2011), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto por PRECISION TRADING CORP, contra la Resolución No. 45490 del 30 de agosto de 2010, decidiendo confirmarla en todas sus partes y declarando agotada la via gubernativa. 2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro número 430527 de la marca PREMIUM CHEF (MIXTA), para identificar servicios de la clase treinta y cinco (35) internacional, en el Registro de Propiedad Industrial a su cargo. 2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.”. 1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que el 24 de diciembre de 2009 la sociedad CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo PREMIUM CHEF (mixto) para amparar servicios incluidos en la clase 35 del nomenclátor internacional.

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad

Industrial No.614 del 19 de marzo de 2010.

4. Refirió que, dentro del término legal la sociedad PRECISION TRADING CORP. presentó oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, con base en la marca PREMIUM previamente registrada en las Clases 9ª y 11 del Nomenclátor

Internacional.

5. Señaló que, mediante la Resolución No. 45940 de 30 de agosto de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, otorgó a la sociedad CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V. el registro de la marca PREMIUM CHEF (mixta), para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

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Demandante: PRECISION TRADING CORP

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

6. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad PRECISION TRADING CORP. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de las Resolución No. 66479 de 29 de noviembre de 2010 y en apelación mediante la Resolución No 38891 de 26 de julio de 2011. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, la SIC vulneró los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8. Sostuvo que la marca PREMIUM CHEF (mixta) reproduce íntegramente la marca

PREMIUM (nominativa) previamente registrada, pues considera que, en la comparación de signos nominativos y mixtos, se deberá hacer el cotejo teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la comparación de los signos nominativos,

9. Indicó que entre las marcas de titularidad de la sociedad Precisión Trading Corp. y la marca PREMIUM CHEF (mixta), existen semejanzas capaces de generar confusión y real riesgo en los consumidores que impiden coexistencia en el mercado.

10. Precisó que entre las marcas en conflicto existen similitudes visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinan una eventual confusión y asociación en el consumidor.

11. Refirió que entre las marcas existe conexión competitiva, pues el objeto de la sociedad Controladora Mabe, S.A. de C.V. propietaria de la posteriormente registrada, está estrechamente relacionado con productos electrodomésticos, pues se dedica a la promoción y comercialización de estos.

12. Adujo que, al hacer una apreciación en conjunto del signo Premium Chef, se encuentra que evoca y reproduce la marca previamente registrada, por lo que, al ser apreciados, el consumidor los relacionará inmediatamente.

13. Por último, manifestó que la entidad demandada se equivocó al considerar que el signo Premium Chef tenía elementos que le otorgaban aptitud para distinguir servicios de la clase 35 internacional, frente a los que distingue la marca Premium

(nominativa) registrada previamente para distinguir productos en las clases 9 y 11 del nomenclátor internacional. 4

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Demandante: PRECISION TRADING CORP

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

14. La entidad demandada en el presente proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma de la demanda y del auto admisorio de la misma, dentro de la oportunidad procesal, no realizó manifestación alguna sobre la controversia1 2.2. Intervención del tercero interesado.

15. A la sociedad Controladora Mabe S.A de C.V. tercera interesada en las resultas del proceso, le fue asignado un curador ad litem, quien al contestar la demanda se limitó a oponerse a las pretensiones de la demanda, pero no hizo referencia al concepto de violación presentado por la parte actora.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

16. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 32-IP-2020 de fecha 8 de mayo de 2020 en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, en particular interpretó el articulo 136 literal a) y de oficio el artículo 151 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. No realizó la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b), por cuanto no es objeto de la controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro.

17. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones,

concluyó lo siguiente:

«[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que el analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. (…) 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto, y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro PREMIUM CHEF (mixto) y las marcas PREMIUM (denominativas). (…) 1 Folios 136 a 139 5

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Demandante: PRECISION TRADING CORP Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación, o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […].»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

18. El 6 de julio de 20202, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo

concepto; la parte demandante, en dicha oportunidad, reiteró, en esencia, los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda. El tercero interviniente y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal3. 4.1 Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

19. La apoderada de la entidad demandada manifestó que, si bien la expresión PREMIUM se encuentra en el signo solicitado, tal palabra es utilizada en el mercado para determinar una calidad adicional de un determinado elemento, siendo por ello imposible impedir su utilización por cuenta de terceros empresarios, siempre que ellos hagan uso de su concepto como tal.

20. Expresó que la cobertura de los productos que identifican cada uno de los conjuntos marcarios en conflicto permite su coexistencia pacífica en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, dado que la finalidad y especialidad de estos determina la utilización de medios comerciales y publicitarios distintos.

21. Indicó que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de

2000.

22. Por último, concluyó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre la materia.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en 2 Folio 190 3 Folio 1859

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Demandante: PRECISION TRADING CORP Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad PRECISION TRADING CORP., encaminados a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos..45940 de 30 de agosto de 2010, 66479 de 29 de noviembre de 2010 y 38891 de 26 de julio de 2011, a través de las cuales se concedió el registro de la marca PREMIUM CHEF (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad

CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V.

25. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca PREMIUM CHEF (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «PREMIUM», cuya titularidad le fue concedida a sociedad PRECISION TRADING

CORP.

26. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literales a) y de oficio el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso

en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]»

27. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «PREMIUM CHEF» (mixta) identificada con el registro marcario número 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Demandante: PRECISION TRADING CORP Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 430527, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra caducada.

28. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 30 de agosto de 2020, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia, antes de que la

SIC determinara que estaba caducada.

29. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 5 de mayo de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «PREMIUM CHEF»5. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 16 de mayo de 2022, conforme al cual el signo se encuentra caducado, tal y como

se puede apreciar en la siguiente imagen:

30. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]».

31. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término

legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos 5 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 8

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Demandante: PRECISION TRADING CORP Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una

parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos

en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro». 32. . Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 5 de mayo de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: 9

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Demandante: PRECISION TRADING CORP Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 430527, correspondiente a la marca mixta «PREMIUM CHEF», cuyo titular es la sociedad CONTROLADORA MABE, S.A.

DE C.V, tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de

renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa.[…]»

33. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 34. 34. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese

concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 10

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Demandante: PRECISION TRADING CORP

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]»

(destaca la Sala).

35. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

36. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento

que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013.

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Demandante: PRECISION TRADING CORP

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL

MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo

entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”.

37. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

38. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

39. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.

40. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.

41. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 430527 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda

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Radicacion: 11001 03 24 000 201200006 00

Demandante: PRECISION TRADING CORP Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio interpuesta por la sociedad PRECISION TRADING CORP., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de

2000.

42. Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio