CE - 27_110010324000201000084001SENTENCIAPONEFINP20220612052354_TCListadoTitulados133113749615716891-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020100008400

Actor: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: ALIPA INC.

Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA por medio de apoderado judicial en contra de la Resolución No. 40911 de 19 de agosto de 2009, a través de las cuales se concedió el registro de la marca STEP GYM (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad ALIPA INC.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. El 12 de enero de 2010 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad de

restablecimiento del derecho, la cual se interpretó como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 20001, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “2.1. Que se declare la nulidad de la nulidad de la Resolución No. 40911 del 19 de agosto de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la 1 La demanda fue admitida como de nulidad conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina mediante auto 19 de mayo de 2010. Folios 53 A 55. 2

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la decisión contenida en la Resolución No 24940 del 20 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por lo tanto declaró infundada la demanda de oposición presentada por la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA, lo que tuvo como consecuencia que se concediera el registro de la marca “STEP GYM” (mixta) Clase 25 a la sociedad ALIPA INC, domiciliada en Miami (Florida), Estados Unidos de América , marca que se tramitó por expediente No 08.046.470. 2.2 Que como consecuencia de lo anterior a título de restablecimiento de derecho se confirme lo dispuesto en la Resolución 24940 del 20 de mayo de

2009, que declaró fundada la demanda de oposición de la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA y por lo tanto negó el registro de la marca “STEP GYM” (mixta) Clase 25 a la sociedad ALIPA INC y la Resolución No 38535 del 30 de julio de 2009, que confirmó lo dispuesto en la Resolución 24940 del 20 de mayo de 2009, todas ellas proferidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por lo tanto se cancele el certificado de registro No 386.799 que corresponde a la marca enunciada”. 1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la sociedad ALIPA INC., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo STEP GYM (mixto) para amparar productos incluidos en la clase 25 del nomenclátor internacional.

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No.599 de 31 de diciembre de 2008.

4. Refirió que, dentro del término legal la sociedad Capitalizaciones Mercantiles Limitada presentó oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, con base en las marcas XTEP (mixta), STEP (mixta) y STEP (mixta) previamente registradas en la Clase 25 del Nomenclátor Internacional.

5. Señaló que, mediante la Resolución 24940 de 20 de mayo de 2009, la Jefe de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca STEP GYM (mixta), para identificar productos de la clase 25 de la

Clasificación Internacional de Niza.

6. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad ALIPA INC. presentó impugnación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 38535 de 30 de julio de 2009.

7. Informó que mediante la Resolución No.40911 del 19 de agosto de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución 24940 de 20 de mayo de 2009, declarando infundada la oposición y concediendo el registro de la marca STEP GYM (mixta) para identificar productos de la clase 25 del nomenclátor internacional en favor de la sociedad ALIPA INC.

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

8. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC, vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y la violación del artículo 6 bis del Convenio de Paris.

9. Sostuvo que el signo “STEP GYM” no cumple con el requisito de distintividad extrínseca porque presenta suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético, auditivo y visual con las marcas STEP y XTEP de su propiedad.

10. Indicó que las marcas en conflicto tienen un elemento idéntico que se destacan en el conjunto marcario como lo es la expresión STEP.

11. Precisó que la expresión STEP ocupa un lugar destacado en ambas marcas, lo

que significa que las personas la relacionan como provenientes de un mismo titular.

12. Por último, mencionó que las marcas en conflicto amparan productos idénticos y similares, teniendo en cuenta a que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

13. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

14. Señaló que, desde los puntos de vista fonético, ortográfico y gráfico, se observan que los signos confrontados STEP GYM, STEP y XTEP no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión.

15. Mencionó que: “En efecto, aunque los signos coincidan en utilizar la palabra “step” pues pretenden evocar el mismo concepto inapropiable en exclusiva para identificar los productos de calzado de la Clase 25 Internacional, la estructura GYM del signo solicitado, así como la utilización de la letra “X” en uno de los signos opositores, permiten la diferenciación entre los signos”.

16. De otro lado, indicó que pese que los signos cotejados comparten y consonantes, los signos STEP y XTEP se encuentran compuestos de una única palabra mientras que el signo STEP GYM registrado se encuentra compuesto de dos, lo que ocasiona que desde un principio la composición ortográfica de los signos sea distinta y así mismo la forma en la que los consumidores lo perciben en el mercado.

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2. Intervención del tercero interesado.

17. Aunque se surtió la notificación a la sociedad ALIPA INC., este no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda2.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

18. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 229-IP-2015 de fecha 5 de noviembre de 2015, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, interpretando el articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina.

19. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó lo siguiente: «[…] 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá qué elemento - sea denominativo o grafico – penetra con mayor profundidad en le mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. (…) 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran

dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se les aplica el signo. (…) 4.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación STEP, y posteriormente realizar el respectivo análisis de registrabilidad. (…) 5.10. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos y de uso común en la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos y de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. (…) 2 Folios 125 y 126| 5

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 6.7, Por tal razón, para establecer la existencia de relación, o vinculación o conexión entre productos, la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […].»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

20. El 27 de enero de 20203, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante en dicha oportunidad reiteró en esencia los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda. La demandada y el tercero

interviniente no se pronunciaron en esta etapa procesal4. 4.1. Concepto del Ministerio Público.

21. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado consideró que en el presente asunto se configuran las causales contempladas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el signo mixto STEP GYM no cumple con la distintividad necesaria para ser registrado como marca para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en relación con las marcas previamente registradas STEP y XTEP.

22. Manifestó que STEP GYM se asemeja a las marcas STEP y XTEP, pues ofrece los mismos productos y causa riesgo de confusión y asociación.

23. Concluyó que debe accederse a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declarar la nulidad del acto administrativo demandado.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20195, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA en contra de la Resolución No. 40911 de 19 de agosto de 2009, a través de las cuales se concedió el registro de la 3 Folio 172 4 Folio 194 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio marca STEP GYM (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad ALIPA INC.

26. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca STEP GYM es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las previamente registradas STEP y XTEP, cuya titularidad le fue concedida a sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES

LIMITADA.

27. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]».

28. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «STEP GYM» (mixta) identificada con el registro marcario número 386799, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es

objeto del litigio, se encuentra caducada.

29. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de agosto de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia, antes de que la SIC determinara que estaba caducada.

30. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 5 de mayo de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «STEP GYM»6. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 16 de mayo de 2022, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 6 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

31. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]».

32. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su

vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso 8

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo

153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo

pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

33. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 5 de mayo de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 386799, correspondiente a la marca

nominativa «STEP GYM», cuyo titular es la sociedad ALIPA INC, tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. 9

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020.

Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]»

34. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

35. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a

solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

36. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

37. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013.

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y

deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013.

ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL

MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o

renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá 11

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”.

38. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

39. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

40. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.

41. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal

alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.

42. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 386799 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

43. Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «STEP GYM» (mixta).

44. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20197, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200.

Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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Demandante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA

Demandado: Superintendencia de Indu