CE - 27_110010324000201100023001SENTENCIAPONEFINP20220610142528_TCListadoTitulados133113749662667587-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020110002300

Actor: INTER-IKEA SYSTEMS B.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.

Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad INTERIKEA SYSTEMS B.V., a través de apoderado judicial, en contra de la Resoluciones 2673 de 28 de enero de 2009, 64354 de 14 de diciembre de 2009 y 28134 de 31 de mayo de 2010, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca IKEA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad BIOGEN

LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A, en adelante BIOGEN S.A.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo

172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, el 16 de diciembre de 2010 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V., presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “1. Que es nula la Resolución núm. 2673 de fecha 28 de enero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición 1 Folio 42. 2

Radicacion: 11001032400020110002300

Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio presentada por Inter-Ikea Systems B.V. y concedió el registro de la marca IKEA, para distinguir “productos farmacéuticos de uso humano, restringido a terapias cardiovasculares”, productos comprendidos en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de Biogen Laboratorios de

Colombia S.A.

2. Que es nula la Resolución núm. 64354 de fecha 14 de diciembre de 2009, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición interpuesto por Inter-Ikea Systems B.V., confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 2673 de 28 de enero de 2009,

3. Que es nula la Resolución núm. 28134 de fecha 31 de mayo de 2010, proferida por el Superintendente para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación presentado por Inter-Ikea Systems B.V., confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 2673 de 28 de enero de 2009, proferida por la Jefe de de (sic) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones núms 2673, 64354 y 28134 atrás indicadas, se hagan las siguientes declaraciones: 4.1. Que la marca IKEA, propiedad de Inter-Ikea Systems B.V., es notoriamente conocida en Colombia para distinguir muebles y artículos de decoración interior. 4.2. Que es fundada la oposición presentada por Inter-Ikea Systems B.V. contra la solicitud de registro núm. 06.001.226 de la marca IKEA, para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional. 4.3. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se niegue el registro de la marca mixta IKEA, para distinguir productos de la clase 5 internacional.

5. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones 2673, 64354 y 28134 atrás indicadas, se ordene la cancelación del registro núm. 402.708 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la marca mixta IKEA, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano,

restringidos a terapias cardiovasculares, productos comprendidos en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. (…)”. 1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la sociedad BIOGEN S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC-, el registro del signo IKEA (mixto) para amparar productos incluidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional.

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No.566 de 31 de julio de 2006.

4. Refirió que, dentro del término legal, la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. presentó oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, con base en las marcas IKEA, previamente registradas en las Clases 11,16, 20, 24, 25, 28, 35 y 42 del nomenclátor internacional.

5. Señaló que, mediante la Resolución No. 2673 de 28 de enero de 2009, la Jefe de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca IKEA (mixta), para identificar productos de la clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza.

6. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. presentó impugnación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 64354 de 14 de diciembre de 2009, y en apelación mediante la Resolución No. 28134 de 31 de mayo de 2010. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC, vulneró los artículos 136 literal h, 137, 172, 228, 229 y 230 de la Decisión 48S6 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8. Sostuvo que el literal h del artículo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, prohíbe que la administración registre una marca que se asemeje a una notoriamente conocida en cualquiera de las modalidades de reproducción, imitación, traducción, transliteración, o transcripción total o parcial.

9. Indicó que la marca IKEA de propiedad de la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. amerita la protección de una marca notoriamente conocida en Colombia, de conformidad con lo previsto en los artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

10. Precisó que la marca IKEA objeto de este proceso reproduce totalmente la marca notoriamente conocida IKEA de su propiedad. ss

11. Por último, indicó que el hecho consistente en que BIOGEN registre a su nombre y pretenda usar la marca IKEA constituye un acto de competencia desleal, pues de ello deriva en beneficio propio la ventaja de su reputación y del poder de venta que

ha adquirido la marca previamente registrada en el mercado mundial.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio 4

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

13. Señaló que resultaba imposible, con fundamento en las pruebas aportadas por el hoy accionante, determinar que la expresión IKEA fuese una marca notoriamente conocida, pues del acervo aportado, no se desprendía la configuración de ninguno de los postulados del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, haciendo inaplicable el literal h) del artículo 136 de la misma decisión.

14. Reiteró que, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encontró que estas no fueron suficientes para acreditar la notoriedad de la marca analizada en Colombia en el momento en que se solicitó su registro, permitiendo a esa entidad tener claridad sobre la registrabilidad del signo solicitado por BIOGEN.

15. De otro lado, indicó que existen diferencias sustanciales entre los mercados que concurren BIOGEN y la sociedad demandante, lo cual es palpable, pues los signos que se comparan evocan ideas diferentes, y en ningún caso llevarían al consumidor a asociar los signos en mención o materializar un riesgo de confusión entre los mismos.

16. Mencionó que, ni a la fecha de la solicitud del registro marcario por parte de la

sociedad BIOGEN, ni a la de presentación de la demanda, se tuvieron indicios razonables que permitieran inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

17. Por último, expresó que la SIC no tuvo conocimiento alguno sobre acciones jurisdiccionales o administrativas por actos desleales relacionados con la marca IKEA, toda vez que, por inexistentes, no han afectado el interés particular o general alguno. 2.2. Intervención del tercero interesado – Laboratorios Biogen de Colombia

S.A.

18. El apoderado del tercero interviniente se pronunció en esta etapa procesal afirmando que la SIC cumplió a cabalidad con el trámite de la ley para el otorgamiento de la marca IKEA en la clase 5ª, analizando debidamente la oposición presentada, verificando similitudes con las marcas registradas y haciendo un examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca.

19. Adujo que las resoluciones atacadas fueron emitidas con toda la legalidad, pues no ha habido declaración del carácter de notoria para la expresión IKEA.

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

20. Afirmó que las marcas en conflicto no coexisten en el mismo mercado, pues una está asociada a medicamentos y la otra a la prestación de servicios de decoración, lo que determina que los productos no tengan similitud o pueda considerarse que están de alguna manera relacionados.

21. Expresó, finalmente, que, frente a la distintividad, la marca de su propiedad

cumple con este requisito, pues tiene la entidad suficiente para diferenciar e individualizar sus productos de otros del mercado, lo que la dota de la aptitud distintiva suficiente que se requiere.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

22. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 290-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, interpretando los artículos 136 literal h), 137, 228, 229 y 230, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. De oficio interpretará los artículos 258 y 259 literal a) de la mencionada Decisión. No se interpretó el artículo 172 por no ser materia de controversia

23. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó lo siguiente: «[…]1.11. En concordancia con todo lo manifestado, con el fin de resolver el Recurso de Apelación se deberá determinar si las marcas IKEA (denominativas y mixtas eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina en el momento de la solicitud del registro del signo IKEA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para el registro se encuentra dentro de alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. (…) 2.4. Se deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer

el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto IKEA (mixto) y IKEA (mixto). (…) 4.14 Por lo tanto, en el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión entre signo que se pretende registrar con una marca anteriormente registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. (…) 6

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 4.15. En consecuencia, se debe determinar la existencia de indicios razonables sobre la manera deshonesta en la que se habría presentado la solicitud de registro como marca del signo IKEA (mixto) para proteger productos farmacéuticos de la Clase 5, por parte de BIOGEN y si tenía el propósito de generar confusión y aprovecharse de la reputación de la marca IKEA registrada en varias clases internacionales a favor de INTER-IKEA SYSTEMS B.V. (…) 5.6. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo la

naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

24. El 4 de agosto de 20172, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante, la parte demandada y el tercero interviniente en dicha oportunidad reiteraron en esencia los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda y su contestación. El Ministerio Publico no se pronunció en esta etapa procesal3.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. en contra de las Resoluciones 2673 de 28 de enero de 2009, 64354 de 14 de diciembre de 2009 y 28134 de 31 de mayo de 2010, a 2 Folio 193 3 Folio 215 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio través de las cuales se concedió el registro de la marca IKEA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.

27. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca IKEA es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las previamente registradas IKEA, cuya titularidad le fue concedida a sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. Igualmente indicó que el signo habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal

28. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literal h), 137, 228, 229, 230, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular

cuando: (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un

aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) Artículo 137Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) Artículo 228Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 8

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Artículo 229No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. Artículo 230Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. (…) Artículo 258Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial

realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. 9

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 259Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; […]».

29. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «IKEA» (mixta) identificada con el registro marcario número 402708, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada por no uso.

30. En efecto, el mencionado registro fue cancelado mediante acto administrativo el día 28 del febrero de 20185, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

31. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 5 de mayo de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «IKEA»6. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 16 de mayo de 2022, conforme al cual se canceló por no uso la marca en mención, tal y como se

puede apreciar en la siguiente imagen7:

32. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro

marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros: «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada 5 Resolución 14819 de 28 de febrero de 2018. 6 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 7 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 16 de mayo de 2022. 10

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos

en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].»

33. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, lo que se traduce en que el registro queda sin efectos jurídicos y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22. Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)8 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso,

constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca9.

23. Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los 8 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 9 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195.

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"10.

[…] Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

32. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro. En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]» (las negrillas son originales).

34. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 5 de mayo de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 402708, correspondiente a la marca mixta «IKEA», cuyo titular es la sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo 10Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 12

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Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de

Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de c