CE - 30_110010324000201000563001SENTENCIACONFIGURA20220707173622_TCListadoTitulados133113761124979781-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020100056300

Actor: FARBEN S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: LABORATORIOS EUFAR S.A.

Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó la sociedad FARBEN S.A. en contra de la Resolución No. 37812 de 27 de julio de 2010, por medio de la cual se concedió el registro de la marca «FARBEN» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad LABORATORIOS

EUFAR S.A.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. La sociedad FARBEN S.A., presentó demanda en contra de la Superintendencia

de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “1.- Que se declare la nulidad de la Resolución No 37812, expedida el veintisiete (27) de Julio del año dos mil diez (2010), proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia De (sic) Industria y Comercio, la cual resolvió un recurso de apelación y revocó la resolución número 446 del dieciocho (18) de Enero del año dos mil diez (2010), y concedió el registro de la marca “FARBEN” (Mixta) para distinguir los siguientes productos de la clase cinco (5) de la Clasificación Internacional De Niza. “LINEA

POPULAR DE MEDICAMENTOS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS,

DESINFECTANTES, PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA MEDICINA.

Productos pertenecientes a la clase 5ª de la novena edición de la clasificación 2

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Internacional de Niza” solicitado por LABORATORIOS EUFAR S.A. el día once (11) de Junio del año dos mil nueve (2009)”. 1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la sociedad Laboratorios EUFAR S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo «FARBEN» (mixto) para amparar productos incluidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional.

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad

Industrial No.606 de 31 de julio de 2009.

4. Refirió que, dentro del término legal la sociedad FARBEN S.A. presentó oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, con base en el uso ininterrumpido del nombre comercial «FARBEN», el cual es idéntico a su razón social FARBEN

S.A.

5. Señaló que, mediante la Resolución No. 446 de 18 de enero de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca «FARBEN» (mixta), para identificar productos de la clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza.

6. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad Laboratorios EUFAR S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 20275 de 20 de abril de 2010.

7. Informó que mediante la Resolución No.37812 de 27 de julio de 2010 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución 446 de 18 de enero de 2010, declarando infundada la oposición y concediendo el registro de la marca «FARBEN» (mixta) para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional en favor de la sociedad Laboratorios EUFAR S.A. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

8. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la SIC vulneró los artículos 135, 136 literal b), 154,

172, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; los artículos 603 y 607 del Código de Comercios, y los artículos 84, 128 y 137 del Código Contencioso Administrativo.

9. Sostuvo que, al realizar un simple cotejo, se deduce que la marca registrada reproduce de manera total el nombre protegido «FARBEN», sin que sea necesario efectuar el análisis comparativo planteado por la doctrina y jurisprudencia.

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

10. Precisó que el nombre comercial «FARBEN» es anterior al registro marcario y se reivindica un mejor derecho sobre esa expresión, tal como lo establecen las normas imperativas de la Decisión 486 de 2000 y del Código de Comercio.

11. Expresó que resulta claro que existe una conexión competitiva y, por lo tanto, que se presenta riesgo de confusión y/o asociación entre la marca «FARBEN» y el nombre comercial «FARBEN».

12. Mencionó que el acto administrativo demandado desconoce el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, puesto que el análisis de registrabilidad de un signo, no se puede soportar o argumentar con la existencia de una marca registrada con anterioridad.

13. Adujo que se desconoció el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 que protege los nombres comerciales, pues el nombre comercial «FARBEN» viene siendo utilizado desde el año 1999, y la solicitud de registro del signo «FARBEN» se radicó el 11 de junio de 2009.

14. Por último, indicó que se desconoció el artículo 607 del Código de Comercio, que prohíbe a terceros el empleo de una marca que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado en el mismo ramo de negocios.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

15. El apoderado de la entidad demandada expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

16. Señaló que, si bien se evidencia que en el signo solicitado está contenida la expresión «FARBEN» que aparece en el nombre comercial, lo cierto es que el primero incorpora otros elementos adicionales suficientemente distintivos que permiten la pacifica coexistencia en el mercado sin causar riesgo de confusión.

17. Mencionó que no se puede pretender que la SIC proteja un nombre comercial cuando preexiste una marca registrada, máxime cuando esta nació en virtud de un registro y no con ocasión del uso.

18. Por último, indicó que pese que: “por las razones expuestas el hecho de que el signo solicitado utilice la expresión FARBEN, similar al nombre comercial FARBEN, ello no puede ser fundamento para determinar la negación del registro solicitado, en la medida en que la sociedad solicitante ostenta la titularidad de la marca nominativa FARBEN para identificar productos de la Clase 5ª Internacional, registro que concedió esta Superintendencia mediante decisión debidamente ejecutoriada”.

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2. Intervención del tercero interesado – Laboratorios EUFAR S.A.

19. El tercero interviniente se pronunció en esta etapa procesal afirmando que a pesar el signo y el nombre comercial son similares, no existe conexión competitiva entre ellos, en tanto que la naturaleza de comercialización de los productos químicos difiere de la naturaleza de los productos farmacéuticos.

20. Afirmó que, el nombre comercial no distingue ningún producto o servicio con la expresión «FARBEN», por lo que las pretensiones del demandante son improcedentes.

21. Expresó que el demandante no demostró ante la SIC que existía tal nombre y que el mismo estaba siendo utilizado por su poseedor.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

22. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 213-IP-2014 de fecha 20 de marzo de 2015, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, interpretando los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Igualmente, analizó de oficio los literales a), b) y g) del artículo 134 de la misma Decisión, pero se abstuvo de interpretar los artículos 135, 154 y 172 de la mencionada norma.

23. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones,

concluyó lo siguiente:

«[…] PRIMERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o actividad comercial que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una

jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo. Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo FARBEN (mixto) fue solicitado para registro el nombre comercial FARBEN S.A. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: El juez consultante deberá determinar si el signo FARBEN (mixto) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SEXTO: La oficina nacional competente debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad en todos los casos sometidos a su conocimiento, a

fin de evitar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, máxime si se trata de productos farmacéuticos. El Juez Consultante deberá determinar en que medida los productos químicos difieren de los productos farmacéuticos, de conformidad con lo desarrollado en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre servicios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios. […].»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

24. El 24 de mayo de 20171, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante, la parte demandada y el tercero interviniente en dicha oportunidad reiteraron en esencia los mismos argumentos 1 Folio 253

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio esbozados en el libelo de demanda y su contestación. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como en lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en

el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20192, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad FARBEN S.A por medio de apoderado judicial en contra de la Resolución No.37812 de 27 de julio de 2010, a través de la cual se concedió el registro de la marca «FARBEN» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad LABORATORIOS

EUFAR S.A.

27. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca «FARBEN» es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con el nombre comercial «FARBEN» cuyo titular es la

sociedad FARBEN S.A.

28. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y analizó de oficio los literales a), b) y g) del artículo 134 de la misma Decisión, normas cuyo texto es el siguiente: «Artículo 134A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; 2 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular

cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 191El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157

y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo

191. […]».

29. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «FARBEN» (mixta) identificada con el registro marcario número 406504, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso -y la cual es objeto del litigio-, se encuentra caducada.

30. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 27 de julio de 2020, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, debiendo resaltarse que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que SIC determinó que estaba caducada.

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

31. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 5 de mayo de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «FARBEN»3. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 16 de mayo de 2022, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede

apreciar en la siguiente imagen:

32. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]».

33. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de

la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando 3 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 9

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. (…) La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.». 34. . Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 5 de mayo de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya

invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 406504, correspondiente a la marca mixta «FARBEN», cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]»

35. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

36. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión

486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: 10

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

37. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

38. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión

de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]»

39. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

40. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

41. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.

42. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.

43. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 386799 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad FARBEN S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

44. Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «FARBEN» (mixta).

45. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20194, en la que se indicó,

con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]». (Destacado y subrayado fuera de texto).

46. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200.

Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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Demandante: FARBEN S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio suya5.

47. En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicciónque la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demanda